有关先使用权的想定问答

Linda：近来，先使用权的确保似乎成为了一个热门的话题。我理解这是因为日本企业目前在重新审视和考虑在中国的知识产权战略，尤其对于非专利技术，正在寻找最有效安全的保护方法，你怎么看这个问题？

Sai：正如您所说，现在的日本企业非常重视对自己的非专利技术的保护。大多数日本企业出于对自身拥有的核心技术进行保密的意愿，而不愿意将其相关核心技术在中国申请专利。这是因为取得专利就意味着以公开其技术来换取垄断。因此，企业倾向于将自身核心技术作为商业秘密进行保护和使用。但与此同时又产生了一种担心：因中国的专利申请采取的是先申请制度，即两人就同一项技术申请专利时，先申请的人为专利权人。那么，如若今后有其他企业或个人就自己先行使用的核心技术在中国申请了专利，则企业自身将面临被控侵权的风险。尤其是目前中国的专利申请量大大增加，2010年1年的专利申请量发明、实用新型和外观设计均达到了40万件以上，而实用新型和外观设计又无需经过实质审查，在这种大环境下，防范被控侵权的风险尤为重要。

根据中国专利法相关规定，先使用权人的实施行为不视为侵犯专利权。换言之，先使用权是对专利权的一种限制。为了防范被控侵权的风险，事先对非专利技术的实施、使用等情况做先使用权的确保成为了一项防御之盾，因此为企业所考虑。

Linda：众所周知，日本也有先使用权制度，中国的先使用权制度与日本有什么区别？中国的先使用权成立要件是什么。

Sai：那我先说说中国专利法对先使用权的规定。先使用权主要规定于中国专利法第69条第2款中，即指：“在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的”这样一种情况。在专利权被授予之后，先用者在原有范围内制造、使用的行为将不视为侵犯专利权的行为。

先使用权的成立要件大体分为四方面，分别是时间要件、行为要件、主观要件及实施范围要件。

其中，时间要件指先使用行为发生于“专利的申请日前”。对于此申请日，如若有优先权的，指优先权日。

行为要件指能够产生先使用权的行为限于先使用权人对相同产品的制造或者对相同方法的使用，且这种行为必须发生在中国境内，或者是做好制造和使用的必要准备。这里请注意的是前述对相同产品的制造和对相同方法的使用行为必须发生在中国国内。发生在中国境外的制造和使用行为不能在中国主张先使用权，即对产品的进口，许诺销售、销售和使用行为均不能产生先使用权。而当先使用权受到认可后，先使用权人也仅仅限于在原有范围内继续进行制造和使用的行为。不包括对相关产品进行进口。至于是否可对相关产品进行销售、许诺销售和使用，法律上虽无明文规定，通说认为是可以的。

先使用权的第三个要件主观要件是指，先使用权人获得先用技术的主观状态。如若以非法获得的技术或者设计主张先使用权抗辩的，法院不予支持。

先使用权的实施范围要件包括实施主体和使用范围两方面。实施主体上大致说来仅仅限于先使用权人对相关技术的使用，其分、子、集团内关联公司均不含其内。同时不得将先使用权进行转移及许可，只能自行使用。该技术与设计与原有企业一并转让或者承继的情况除外。对于使用范围，包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。包括已有部分及可能达到的部分。

以上是中国的先使用权制度的概要。说到与日本先使用权制度的区别点，从上述成立要件来看，主要有两大区别点。

最主要的区别在于对实施范围的限制。日本法对先用者的继续实施范围限于“已经实施或者已准备实施的发明的范围和事业目的的范围”，即主要考虑已经实施的发明和事业目的。而中国在考虑实施范围上主要从产量上考虑，即严格限制在已有设备所能达到的产量之内。

还有一点区别在于，依据日本特许法79条，先使用权人从专利权人处获得相关技术的情况下，不得行使先使用权抗辩。而在中国，对于先使用权人从专利权人处获得相关技术的情况，是否可主张先使用权抗辩，没有明确规定，通常认为只要先使用权人能证明自己通过合法途径从专利权人处获得相关发明创造的，则其进行先使用权抗辩可被认可。

Linda：中国的司法实践中，先使用权抗辩利用的情况如何，你感觉主张先使用权抗辩的难点在哪里。

Sai：中国的专利诉讼实务中，作为被告，除了向专利复审委员会提出无效宣告请求，先使用权抗辩和公知技术抗辩是最常用的两类抗辩。因此，可以说，主张先使用权抗辩的案例很多。但大多数的案例中，被告以先使用权抗辩都未得到法院的支持。主要原因在于证明先使用权的证据不足，没有形成完整的证据链。因此，先使用权抗辩的难点在于证据的收集及确保其真实性。即，对刚才提到的先使用权的四要件要完整举证存在难度。

Linda：看来，进行先使用权的确保的确很重要。那么，有关确保的方法，有什么样的建议了。

Sai：目前来看，可以通过公证和电子署名的方式将相关资料进行保全。为了克服之前我们提到的证据的真实性的问题，可以通过公证证明有关文件和工厂设备的存在时间点和真实性，或者利用电子署名加强电子文件真实性的效力。

Linda：公证和电子署名这两种保全方式，哪个更好，对于企业来说，如何利用这两种手段最合适？

Sai：这两种方式各有优缺点。两者进行比较的话，电子署名方式在费用上更节约，方便，保管更加容易。但缺点在于，电子署名可以证明署名的真实性，但不足以证明工厂、生产线等设备存在的真实性。因为对于企业来说，为加强证据的证明力，最好将两种方法结合进行使用。比如在对某项技术的开发完成之后，可以通过电子署名方式及时进行保全，而在工厂设备及试运作完成后，可以对工厂全体和完整的技术资料进行一次公证。

Linda：通过公证和电子署名这两种方式保全有关资料，公证机关和电子署名机构是否就能接触到企业最核心的技术秘密，是否会有秘密泄漏的风险？

Sai：不会出现泄漏秘密的风险。因此利用这两种方式时，公证机关和电子署名机构都不会接触到企业最核心的技术秘密。公证时，企业只是在公证人的见证下，将技术资料封存，封存的资料也可以由企业自行保管，公证人不会看到详细的技术资料。电子署名机构也同样看不到进行署名的文件的具体内容，而只能看到对应该文件的唯一代码而已。因此，不会有秘密泄露的风险。

Linda：确保的方式确定了，但是需要对哪些资料进行保全应该是一个很重要的问题吧。如果有重要的资料没有保全，那整个公证都可能没有意义，将来发生纠纷的时候，并不能有效的主张先使用权抗辩。

Sai：对，正如您所强调的，如果在先使用权公证过程中有某个环节的缺失，导致重要的资料没有保全，那么防御之盾产生瑕疵，必然无法抵抗权利人的攻击之矛。为了作出完美的先使用权公证，需要对一系列文件和资料进行严谨的整理和保全。

这些资料大致上包括：技术方面、交易方面、原材料设备方面等的材料。具体说来，比如说技术方面的设计图、施工图、加工图、产品规格图、技术试验报告等；交易方面包括行政机关的营业许可、交易合同、发票、交易明细、宣传册、财务文件等。原材料设备方面包括：工厂的建筑、工作场所、生产线相关证据材料、设计及模型、原材料等购买的发票、与制造相关的证明等。

另外，为证明原有范围，还需要对工厂的宣传材料、人员名单、设备清单、设备照片、设备购买发票、设备购买合同，委托制造合同、销售合同、销售交易明细，每年生产能力的报告等进行公证。

当然，每个企业应该都有自己的特殊情况，因此，对哪些资料进行公证，最好事先与中国的专利代理人和律师进行商谈确认。

Linda：就公证的程序，有几个细节的问题想确认一下。（1）如果工厂在四川重庆，是否可以由北京或者上海的公证处来做先使用权保全的公证；（2）公证之后的证据资料应该在哪里保存，可以带回日本吗？（3）进行公证的资料是不是必须都是中文的，日文的文件可以吗？

Sai：（1）可以的。这个问题主要涉及公证管辖的问题。根据我国公证法对公证管辖的规定，申请人申请办理公证，可以向住所地、经常居住地、行为地或者事实发生地的公证机构提出。据此，如果在四川重庆的工厂要以自己的名义提出申请，则只能限于当地公证机构。如若通过委托位于北京或者上海的知识产权代理事务所，以事务所名义进行公证，比如在委托我所做公证的情况下，则我所作为公证申请人，可请求我所所在地的北京的公证处来做公证。但是公证法也规定，公证的申请人应该是与公证事项有利害关系的人。代理人是否能被认为有利害关系，容易发生纠纷。因此，如果选择北京或上海的公证处，在将来发生纠纷时，有可能就管辖的问题产生一些不必要的争议。而且，公证员出差的费用较高，如果委托北京或上海的公证处，将花费较多的费用。因此，我们还是建议，如果能委托当地的公证机关的话，还是选择当地的机关较好。

（2）对于公证之后的证据资料的保管地点，并没有硬性要求。既可以保存在公证处，也可以放在工厂保管或者由客户方带回日本。根据我们的经验，出于对证据保全安全的考虑，通常都由工厂或日方客户自己保管证据。如果封存的证据数量过多，可以考虑保管在实施先使用权公证的当地工厂。如若证据数量不多，也可以由客户方带回日本保存。保管时，要注意防火防潮防盗，防止封印脱落等。

（3）进行公证的资料主要分为目录及目录项下的详细文件。对于需要公证的文件目录，因文件目录将复印后附于公证书内，因此全部翻译成中文较好。而对于大量的记载技术内容的文件，可先不翻译成中文，直接将日文文件进行公证封存。如若今后发生纠纷，需要通过主张先使用权进行抗辩之时，届时可再行进行翻译。

Linda：今天我们就先使用权的确保进行了交流，相信读者也已经大概了解了中国的先使用权制度以及现阶段确保的实务方法。但我认为，先使用权的确保并不能取代专利申请，对于企业而言，先使用权的确保只能是企业知识产权战略中的一环。对此，你有什么想法。

Sai：正如您所说，先使用权的确保并不能取代专利申请。先使用权确保是一种防御手段，而不是一项独立存在的权利，如前所述，先使用权的成立要件严格，抗辩时也存在诸多限制，例如不能转让和许可，只能在原有的产量范围内实施等。因此，先使用权只能是企业知识产权战略中的一环，而不能取代专利申请。专利申请是一种积极主动的保护，相对于先使用权确保的防御功能，专利申请更具有主动进攻的意味。这一攻一守需要企业根据自身具体情况进行结合使用，方能为企业构筑成牢固可靠的知识产权防线，防范风险于未然。

（2011年）