关于修改不得超范围的问题的最新动向

在中国，关于修改超范围的问题，从近一年所处理的OA情况来看，专利局对修改是否超出原申请文件（说明书和权利要求书）记载的范围的要求明显变得越来越严格了。以下通过相关规定的修改，并结合实例对改变的部分进行说明。

一、法律法规及相关规定

首先，参见从法律法规和相关的规定：

《专利法》
第三十三条（现行）——申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

《审查指南》
2001版第二部分第八章5.2.2（已废止）——修改后的内容应在原说明书中有记载或者能从原说明书记载的内容直接导出。
2006版第二部分第八章5.2.1（现行）——原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。

虽然《专利法》中对发明和实用新型的修改不得超范围的规定并没有调整，但是，如上所述，在2006年7月1日开始实施的《审查指南》中，对“原说明书和权利要求书记载的范围”给出了明确的定义，并且，相较于原《审查指南》的相应部分，该定义还将除文字记载的内容外的修改依据从“直接导出”修改为了“直接地、毫无疑义地确定”。

从字面上来看，“直接地、毫无疑义地确定”已经明显比“直接导出”的标准更严格。根据《审查指南》实施以来两年左右的代理经验，这一点也得到了证实。

二、实践中的判断标准

从实践中所处理的OA情况来看，随着在《审查指南》中对修改是否超范围给出的明确的定义，专利局内部也确实对作业中的实际判断标准进行了调整。调整前、后的标准的比对详见如下表格：

	修改后的技术方案相对于修改前的技术方案具备了新颖性（情况1）	修改前的技术方案相对于修改后的技术方案具备了新颖性（情况2）
调整前的标准（已废止）	修改超范围	修改不超范围
调整后的标准（现行）	修改超范围	修改超范围

从以上表格可以看出，在调整前，只有当出现情况1时，被认为属于修改超范围，情况2的修改并不受该法条的限制。经过调整后，除了上述情况1外，情况2也造成了修改超范围。

其中，情况1主要涉及上位概念特征变为下位概念的特征、改变或增加了部分在原申请文件中没有记载的特征等情况，由于情况1与修改前的审查标准没有改变，因此不再累述。

情况2主要涉及下位概念的特征变为上位概念的特征、删除了部分特征中具有限定作用的描述等。其中，在情况2中，最为常见的是“下位概念的特征变为上位概念的特征”，以下就针对该情况结合实例进行说明：

所谓的“下位概念的特征变为上位概念的特征”的情况是指，如果修改后的技术方案相对于修改前的技术方案使用了较为上位的特征限定，往往会被认为上位概念包括了原申请文件中所记载的下位概念没有记载的具体实施方式，则很可能会被认为所属于修改超范围的情况，具体详见以下例1及例2。

例1：
修改后的特征：“判断装置，用于根据目标值与所述第一光检测装置的检测结果的比较，并根据比较所得的值来判断是否由所述控制装置执行控制”；
原申请文件记载的内容：“在所述第一光检测装置检测的结果与目标值的差不小于预定量的情况下，所述判断装置判断为由所述控制装置执行控制”。
从上述例1可以看出，修改后的特征除了包括修改前的特征外，还包括了“第一光检测装置检测的结果与目标值的差小于预定量”的情况，由于该情况在原申请文件中没有记载，因此，上述修改后的特征被认为属于修改超范围的情况。

例2：
修改后的特征：“显示装置”；
原申请文件记载的内容：“液晶显示器”。
从上述例2可以看出，修改后的特征除了包括修改前的特征外，还包括了“等离子显示器”及“显像管显示器”等情况，由于这些情况在原申请文件中没有记载，因此，将“液晶显示器”修改为“显示装置”被认为所属于修改超范围的情况。

这种情况在答复OA时是非常常见的。例如，为了克服创造性问题，将说明书中记载的技术特征适当上位后补入权利要求中。以前，这种修改是被允许的，但现在会被视为修改超范围。也就是说，根据目前的审查标准，只能将说明书中记载的技术特征按原样补入权利要求中，而不能进行上位。即使这种上位是适当的且能够得到说明书的支持，也是不被允许的。

因此，为了避免上述情况的发生，建议考虑在提出专利申请时，就预先将一些与发明要点有关的上位概念写入说明书中，以备需要修改时作为修改依据。

以上是针对目前了解到的修改超范围的最新动向的简要介绍，希望对读者在中国的专利申请业务有所帮助，也希望借此机会与诸位前辈就该问题进行更深入的讨论。

（2008年）