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一、提高授权标准

二、对平面印刷品的图案、色彩或者两者的结合作出的主要起标识作用的设计不授予外观设计专利权

三、增加“抵触申请”的规定

四、同一产品的两项以上相似的外观设计可以作为一件申请提出

五、增加“许诺销售”成为侵犯外观设计专利权的行为

六、简要说明作为必要申请文件，并且简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的产品的外观设计

七、专利权评价报告可以作为侵权纠纷的证据

八、引入“现有设计抗辩”的原则

九、明确有关外观设计权利冲突的内容
 

一、提高授权标准

修改后的专利法第23条将判断外观设计是否相同的标准由“相对新颖性”改为“绝对新颖性”，并增加判断外观设计是否明显不同的所谓“创造性”的标准：

（一）在 “绝对新颖性” 标准下，只要申请日以前在国内外为公众所知的技术均可以作为无效中国外观设计专利权的证据。该处修改在今后的外观设计实务中会产生哪些影响呢？

1. 申请人在申请日以前在中国以外的国家或地区所进行的制造、销售、进口、演示或者展出均会影响到在中国申请的外观设计专利的有效性。

对于可能出现的上述情况，笔者认为，即使申请人暂时还无法确定是否要在中国申请专利或者在中国销售，也可以将该产品的外观设计在本国或者其他国家或者地区首先提出专利申请之后再进行公开。如果自上述国家和地区确定的申请日起6个月内决定在中国申请，可以在中国提交外观设计专利申请，并且要求上述首次外国外观设计申请的优先权，而且自优先权日以后随时可以在中国进行销售等公开行为。这样，既能保证该外观设计申请在中国获得一个相对稳定的专利权，又不会影响在中国的销售时机。

2. 无效请求人可以以国外公开使用或者以其他方式为公众所知的设计内容作为证据证明某项外观设计专利无效；

3. 侵权诉讼或者纠纷中的被控侵权人也可以以国外公开使用或者以其他方式为公众所知的设计作为证据进行现有设计抗辩。

由于上述证据是在涉外形成的，为了保证其能被专利复审委员会或法院所接受，需要满足如下要求：

①证据种类、证据的形式要求与国内使用公开或以其他方式公开的证据相同；

②对于域外证据需要履行的手续则有特殊的要求。最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》规定了中国民事诉讼中的域外证据公证证明制度：当事人向人民法院提供的证据系在中华人民共和国领域外形成的，该证据应当经所在国公证机关予以证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆予以认证，或者履行中华人民共和国与该所在国订立的有关条约中规定的证明手续。此外，《审查指南》中对在无效宣告程序中的域外证据也有类似的规定。

（二）关于“创造性”的标准，即授予外观设计的外观设计与现有设计或者与现有设计的特征的组合相比，应具有明显区别，其应包含以下两层含义:一是授予专利权的外观设计与每一项现有设计单独对比，不仅不应当在整体视觉上实质相同，还应当具有明显区别，这一标准排除了简单的商业性转用类设计，例如，对自然物和著名建筑物的简单繤仿，采用众所周知的外观设计特征等，也排除与现有设计不相同但与现有设计的区别对产品的整体视觉效果不具有显著影响的外观设计；二是允许将两项或者两项以上现有设计的特征组合起来，判断申请获得专利权的外观设计与之相比是否具有显著区别，这一标准排除将惯常设计特征、知名产品的设计特征组合而出的设计，也排除对多项现有设计的特征进行简单组合而成的设计。

由此可见，外观设计的授权标准有了很大的提高。
 
二、对平面印刷品的图案、色彩或者两者的结合作出的主要起标识作用的设计不授予外观设计专利权。

在中国每年受理的外观设计专利申请中，有20%以上是包装类，而且有相当数量涉及的是瓶贴、平面包装袋等主要起标识作用的平面图案设计， 这些不仅不利于提高产品本身的外观的创新水平，而且增大了与商标专用权、著作权之间的交叉与冲突。此次修改，将对平面印刷品的图案、色彩或者两者的结合做出的主要起标识作用的设计排除在可授予外观设计专利权的客体之外。

应当注意的是，能够产生识别产品来源或者生产者作用的标识并不限于商标标识或者厂家名称，只要二维印刷品的图案、色彩或者其结合主要用于其标识作用，就属于被排除的对象。但是，对于床单、窗帘、布匹等纺织品，虽然也是二维产品，但不属于平面印刷品的外观设计，而不在被排除的范围之内。另外，也不排除立体包装盒等设计。

因此，对于包装类产品，笔者有如下建议：

（一）对于包装袋类的外观设计，最好是以立体形式进行申请。

考虑到不同人对不同的设计的理解可能存在一定的差异，如何判断某一个外观设计是否 “起到标识作用的设计”很有可能成为一个新的争议点。因此，为了避免审查员以该外观设计是“起到标识作用的设计”而将该外观设计申请驳回，因此，笔者认为：对于包装袋类产品，以立体形式进行申请，如此处理，至少在形式上不属于平面印刷品。例如，将包装袋中填充一定的填充物，再拍摄符合正投影关系的六面视图。

（二）对于可能起到标识作用的一些设计，也可以考虑以商标或者著作权的形式进行保护。

对于这类设计，如果考虑到该设计没有被授予外观设计专利权的前景，则可以考虑以商标或者著作权的形式进行保护，以达到保护该设计的作用。
 
三、增加 “抵触申请”的规定

在此次修改后的专利法中，将“抵触申请”引入到外观设计专利中，并且参照发明和实用新型专利，将“抵触申请”的主体范围规定为“任何单位或者个人”。

（一）修改后的专利法对同一申请人先后提出的相同或者实质相同的外观设计会产生哪些影响呢？请参见下表:

    
由上表可以看出，在修改前的专利法下，无论审查阶段还是无效阶段，均可以选择放弃任一件外观设计申请或者专利权。而在修改后的专利法下，只能选择放弃申请日在后的那一件外观设计申请或者专利权。

（二）在修改后的专利法下，无论是同一申请人还是不同申请人，适用的法律从A9 或者R13修改为A23.适用法律的不同会对外观设计相同或者实质相同的判断标准产生影响吗？

笔者认为，修改后的A23采用了与A22的关于发明和实用新型专利权的授权条件相对应的表述方式，即授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计，也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请并记载在申请日以后公告的专利文件中。按照“发明和实用新型”的判断 “ 抵触申请”的思路，这里所称的同样的发明创造是否包括在后申请已经清楚地表示在在先申请中，且两者要求保护外观设计产品的名称不同的情况呢？

例如，甲于2008年5月1日申请一件汽车的外观设计专利A，乙于2008年6月1日申请一件汽车用前保险杠的外观设计专利B，外观设计专利 A中的前保险杠与外观设计专利 B构成相同或者实质相同的外观设计。在修改前的专利法下，由于外观设计专利A（以下称为被比设计）是汽车，外观设计专利B（以下称为涉案专利）是前保险杆，当采用A9或者R13进行判断时，只能将被比设计A和涉案专利B进行整体比对，那么被比设计A和涉案专利B显然不相同，两者应可以分别获得授权，且被比设计A也不会影响涉案专利B的有效性。

在修改后的专利法下，由于适用R23的规定,即采用类似“新颖性”的标准，笔者认为：在判断被比设计A是否构成涉案专利B是否抵触申请时，应当以被比设计A所公告的全部内容为判断依据。与涉案专利B要求保护的设计内容进行比较时，应判断被比设计A中是否包含有与涉案专利B相同或者实质相同的外观设计。由于被比设计A所包含的前保险杠与涉案专利B相同或者实质相同，因此，被比设计A应构成涉案专利B的抵触申请，即A应会影响B的有效性。换言之，如果A不构成涉案专利B的抵触申请，即可以同时授权，那么,外观设计B的专利权人一旦出售该汽车，那么势必会导致侵犯外观设计B的专利权，这显然对于在先申请的外观设计专利A的专利权人是不公平的。当然，对于同一申请人也存在类似的问题。因此。对于专利法23条中“同样的发明创造”的理解变得尤为重要。

出计与现有设计或者与现有设计的特征的组合相比，应具有明显区别。笔者认为；对于具有一定组装关系的产品，如果各组成部件具有独立的使用价值，且满足授权的条件，申请人可以考虑在申请整个产品的外观设计的同时，也对具有一定创造性的部件单独进行申请，而且，为了避免其可能构成抵触申请，笔者建议在同一日提出申请。那么，不仅可以确保申请人更好地保护其产品的外观设计，而且能够最大程度上防止他人盗用专利权人的产品的外观设计的某一部分的设计。
 
四、同一产品的两项以上相似的外观设计可以作为一件申请提出

在实践中，同一设计人在对一个产品的外观提出新的设计方案时，往往会在形成一种基本设计方案的同时，围绕该基本设计方案对同一产品形成许多与该基本设计相似的设计方案。外观设计申请人通常希望对其基本设计方案以及相似的外观设计方案均获得专利保护，以免在侵权诉讼中因被控侵权产品的设计与获得专利权的外观设计相比略有不同而认定为不侵权。但是在现行专利法下，这一愿望确难以实现，其原因在于：如果在一件申请中要求保护同一产品的多个相似外观设计，由于不符合原专利法31条第二款规定的单一性要求而被驳回；但如果分别提出申请，则会因为不符合“同样的发明创造只能授予一项专利权”的规定而可能被驳回或者无效。

为了解决上述问题，本次修改后的专利法允许对同一产品的两项以上相近似的外观设计合案提出一件申请，以充分保护外观设计专利申请人的正当权益。此时，申请人应当在简要说明中指定基本设计，并且其他设计应该与该基本设计相似。但要注意的是，一件外观设计专利申请中的相近似的外观设计不得超过10项。

针对此规定，笔者认为，申请人不必担心由于相似外观设计的数量限制而对该专利权的行使产生不利影响。原因在于：只有同一产品的相似的外观设计才可作为一件申请合案提出，该外观设计专利权的保护范围实际上包括了所有与基本设计相同或实质相同的外观设计，而不论该外观设计是否出现在该申请文件中。即，在侵权诉讼中，即使被控产品未直接体现在该外观设计专利的图片或者照片中，只要其构成与专利权中的外观设计相同或者实质相同的外观设计，都会构成侵权。因此，如果一件外观设计专利申请中的相似外观设计超过10项，申请人应当尽可能进行删减，以使其总数不超过10项，而无需将其它更多的相似外观设计另行提出申请。因为即使将超出的相似外观设计另行提出申请，该申请也会因不符合A9的规定（同样的发明创造只能授予一项专利权）而与本专利申请发生冲突，申请人的权利并不会得到更多的保护。
 
五、增加 “许诺销售”成为侵犯外观设计专利权的行为

许诺销售（offering for sales）是2001年中国进行第二次专利法修改时从TRIPS协议引入到专利法中的条款，该条款的引入对专利权人给予放大化的保护，遗憾的是，当时并没有扩展到外观设计。

正是由于上述原因，近几年，也出现了很多问题。例如，展出者在展会上展出与享有外观设计专利权的产品相同的产品，只要不在展会期间实际销售其展品，就可以逍遥法外，而外观设计专利权人对其展出行为束手无策，毫无办法。特别是在汽车行业界，某些汽车企业将其他知名公司的汽车的外观设计直接应用到自己的汽车上，并且一些展会上进行展出，在社会上引起了非常不良的影响。

此次修改后的专利法对于外观设计也引入了该条款，那么，今后上述行为（许诺销售）将构成侵权，这无疑更好地维护外观设计专利权人的合法权益，加强了对外观设计专利权的保护。但是需要注意的是，能够起诉他人侵权的前提是本身具有一个稳定的专利权。

六、简要说明作为必要申请文件并且简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的外观设计产品。

实际上，对于外观设计工作人员来说，本次专利法修改的最重要的也是最需要了解的内容就是有关简要说明的修改，即简要说明作为必要申请文件并且简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的外观设计产品，而其中简要说明的写法在实践中有必要引起更多的注意。

外观设计的保护范围是以表示在图片或者照片中的产品的外观设计为准，但自2009年10月1日后则要求对图片或者照片添加文字性的描述，该项内容对该外观设计专利权会有什么影响呢？这是所有的申请人都很担忧的问题。特别是在很多国家或者地区的外观设计实务中并不包含这类简要说明，一旦在中国申请外观设计专利，就必须被迫添加这些内容。

为了对该条款有更全面的了解，我所于 2009年2月19日专门访问专利局条法司，条法司也明确表示：如何撰写合适的简要说明，这需要实践的活动，这条款的加入对未来权利行使是将专利权的保护范围限制得更窄、还是对专利权人更有利，目前仍不清楚，但这一点代理人在申请阶段就需要格外下功夫。

与其他部分相比，简要说明中的有关设计要点的写法是最为重要的。笔者认为对于简要说明中的设计要点可以以如下两种方式进行撰写：

（一）将简要说明写成：外观设计的设计要点如图片（或者照片）所示。

如果申请人对现有设计并不了解，而在申请前也并未作相关的检索。可以将简要说明笼统地将写成上述方式，则表示整个外观设计均是设计要点。而且在新的审查指南中，并没有规定不允许上述撰写方式。

当将简要说明的“设计要点”写成上述方式或者将非设计要点写成设计要点，在争辩“创造性”时比较有利，但是在解释外观设计的保护范围时有可能在一定程度上缩小该外观设计的保护范围。

（二）可以仅仅简单扼要地写出所改进的部位即可，如本外观设计要点在于a所指处。

如果申请人充分了解现有设计，而涉案专利也是在现有设计的基础上进行改进，可以仅简单扼要地说明。例如，收音机的外观设计申请，如果设计要点在于前面板的设计，可以如实写在简要说明中。

在侵权诉讼中，如果涉案专利和侵权品的前面板的设计构成相同或者实质相同时，并且该部分对整体视觉的效果也较为显著，而收音机的其他部分的设计属于现有设计，那么侵权产品构成侵权的可能性很大。因此，在一定程度上扩大该外观设计的保护范围。

如果在无效程序中，在与上述相同的情况下，从新颖性的角度看，该外观设计专利权存在无效的可能性很大，因此，在争辩“创造性”时可能会对专利权人不利。

实际上，不论在无效程序中还是在侵权诉讼中，判断该专利是否有效或者是否侵权，往往取决于无效请求人所提供的在先设计以及侵权产品与专利权的区别点对整体视觉的效果是否具有显著效果，而且往往有可能出现无效请求人或者侵权人所掌握的现有设计与专利权人所掌握的现有设计不同，因此，在一定程度上带来了一些不确定性，但对于设计人来讲，应将就该外观设计的改进之处告知给您的代理人，并与代理人进行讨论，以确定如何进行撰写更为合适的简要说明。而此时代理人的经验、对产品改进点的了解以及对系列产品的通盘了解将变得非常关键。
 
七、专利权评价报告可以作为侵权纠纷的证据

在2001年7月1日实施的第二次修改后的专利法，对于实用新型提出了专利检索报告制度。这对于不经过实审的专利权，在行使权利时，为了证明其权利稳定性的提供一个很好的佐证机会。但当时并不包括外观设计。第三次修改后的专利法将专利检索报告制度的对象范围从实用新型专利扩大到包括外观设计专利，而且由仅仅评价其是否具备新颖性、创造性扩大到实用新型和外观设计专利是否符合专利法规定的其它授权条件进行全面分析和评价。专利权评价报告为外观设计专利权人在提起诉讼时具有更强的证据来证明涉案专利的有效性和稳定性。专利权评价报告将会是未来侵权诉讼的一个主要证据。

在实践中，在行使权利之前，笔者认为专利权人应进行如下二个方面的工作:

（一）请求国家知识产权局作出一份专利权评价报告；
（二）专利权人自己也应对该外观设计专利权的有效性进行分析；

国家知识产权局出具的专利权评价报告并不是行政决定，也不是对专利权有效性的正式判定，只是国家知识产权局出具的关于实用新型和外观设计专利权稳定性的证据。因此，申请人不能完全依赖该专利权评价报告来判断专利权的有效性，而应该在该专利权评价报告基础上对现有设计进行进一步的检索和分析，以更加准确地确定该专利权的稳定性。
 
八、引入“现有设计抗辩”的原则

目前，在司法实践中，法院实际上认可现有设计抗辩，但是在现行专利法中并没有规定。仅在最高法院的司法解释《最高法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》中规定，就法院在审理实用新型和外观设计侵权纠纷案件时，可以中止审理的情形的第九条第二项规定：被告提供的证据足以证明其使用的技术已经公知的，可以不中止审理。本次专利法修改将现有技术抗辩在专利法中明确规定，使得法院有法可依。这也是首次在法律体系引入了“现有设计抗辩”原则。

 引入“现有设计抗辩”原则，对于那些明知为现有设计，仍将其申请专利，然后滥用诉权，将无辜者卷入专利侵权纠纷的单位或者个人，起到一定的警示作用。此外，法院针对这类案件，可以尽快结案，而无需等待专利复审委员会的审查结论。另外，如果被控侵权人有足够的证据证明其实施的是现有设计，为节约成本，也可以不向专利复审委员会提出针对该专利权的无效宣告请求。

但是，在这个原则的指导下，法官首先会对比被控侵权产品和在先设计，如果两者相同或者实质相同，将不再讨论侵权产品是否会落入到外观设计专利权的保护范围内，这在一定程度上忽略了国家知识产权局授予的专利权人的权利。这一原则一直是在国内外学术界和实务界引起广泛地讨论。此次将“现有设计抗辩”原则引入到专利法中，对专利权人会带来不利还是更有利于社会的公平竞争发展，这仍将是今后非常值得探讨的问题。
 
九、明确有关外观设计权利冲突的内容

由于知识产权保护客体的无形性，存在同样的客体受不同类型知识产权保护的可能。所以不同权利主体对同样的客体可能会拥有不同类型的知识产权。在这种情况下，当事人在行使某种知识产权时就会损害他人的合法权利权益。同时，这种知识产权相互冲突的现象也会被少数人利用，例如，在申请外观设计专利的包装袋设计中使用他人商标，从而干扰正常的市场经济秩序。

为了解决同一个保护的客体出现权力冲突的问题，在2001年第二次修改的专利法和商标法时首次被提出，并将 “授权专利权的外观设计不得与他人在先取得的合法权利相冲突”的规定添加到专利法和商标法中，但并没有明确规定“在先”含义，第三次修改的专利法明确了“在先”的定义，即申请日（有优先权日的指优先权日）之前取得的合法权利，并规定了判断原则。例如，在先商标与涉案专利中含有的相关设计相同或者相似的认定，原则上适用商标相同、相似的判断标准。

另外，正是由于权利冲突的存在，申请人可以考虑采用多种知识产权来保护自己的设计，例如，对于非常有创造思想，保护价值的设计，如果均满足申请外观设计、商标和著作权的条件，可以考虑同时以外观设计、商标、立体商标和著作权来加以保护。我所在2008年曾处理一件商标侵权的案子，最终通过著作权获得了胜诉。因此，笔者认为有必要考虑从多方面来保护自己的设计。这不仅可以防止他人将该设计采用其他的知识产权获得保护，也可以给自身一个完整的保护，而且商标和著作权的保护期限均长于外观设计专利。
 

（2009年）