如何应对中国的审查意见

近年来，进入中国的外国专利申请越来越多，相应地，外国申请人也收到越来越多的来自中国专利局的审查意见。然而，由于中国专利法及其实施细则、甚至中国的专利审查指南中的说明都比较简单，由中文造成的语言障碍，以及审查员的论述有时不甚清楚等诸多原因，外国申请人在应对中国的审查意见时经常出现不了解审查员的意图、虽然了解审查员的意图但仍不知如何应对等的障碍。对此，笔者如下将以其在电学领域答复审查意见的浅薄经验，针对在电学领域的审查意见中经常使用的几种法律条款逐一进行介绍。

按照第三次修改后的中国专利法实施细则第五十三条规定，中国的驳回条款包括专利法的第二条第二款（发明必须是技术方案）、第五条（不能违反法律等）、第九条（同样的发明创造只能授予一项专利权）、第二十条第一款（保密审查）、第二十二条（新颖性/创造性/实用性）、第二十五条（不授予专利权的主题）、第二十六条第三款（说明书应当公开充分）、第二十六条第四款（权利要求书应当以说明书为依据、清楚、简要）、第二十六条第五款（遗传资源）、第三十一条第一款（单一性）和第三十三条（修改不能超出原申请文件记载的范围），以及实施细则的第二十条第二款（独立权利要求应当记载必要技术特征）和第四十三条第一款（分案申请不能超出原申请记载的范围）。

其中，由于新颖性等的规定在各国有着几乎相同的判断标准，并且鉴于篇幅的限制，以下将主要讨论以上驳回条款中电学案件经常遇到的且中国有着特殊规定的专利法的第二十二条第三款、第二十六条第三款、第二十六条第四款、第三十一条第一款、第三十三条以及实施细则的第二十条第二款和第四十三条第一款。此外，鉴于其在中国专利局的特殊处理，还将对涉及计算机程序的发明申请的审查进行介绍。

另外，所谓知己知彼，百战不殆，为了让大家更容易理解中国审查员的想法，在以下开始介绍各个法条之前，笔者将先在第一部分对中国专利局的审查现状进行概略的介绍。

第一部分：中国专利局的审查现状

在中国，审查员按照其结案（驳回或者授权）的数量来计算工作量。因此，为了节约程序并加快审查，在符合驳回条件时（例如，在答复审查意见时仅进行争辩而未进行修改），中国审查员通常会发出驳回决定。这也就是假如我们在答复第一次审查意见时仅争辩、则接下来通常就会收到驳回决定的原因。

此外，为了提高审查质量，在中国专利局内设置了质量检查机构，该机构负责核查审查员的工作。如果该质量检查机构认为申请存在某种问题，而审查员却没有指出，则将会影响对审查员工作的评价。因此，中国审查员在实际审查时所持有的标准都趋于严格。

基于上述情况，由于近年来中国专利局的质量检查机构比较关注修改超范围的问题，因此，中国专利局的审查员对修改是否超范围持有较为严格的审查标准。

第二部分：法条介绍

（注：以下所引用的专利法和实施细则分别为2009年10月1日和2010年2月1日开始施行的新专利法和新实施细则，以下所引用的审查指南为2010年2月1日开始施行的2010版审查指南）

一、专利法第二十二条第三款（创造性）

关于创造性的规定，中国与其他各国也几乎相同。通常，中国审查员会指出，权利要求的技术方案相对于同一对比文件中的不同方案或者多篇对比文件的结合、或者对比文件与公知常识的结合不具备创造性。以下将对（一）结合同一对比文件中的不同方案或者多篇对比文件的情况以及（二）结合对比文件与公知常识的情况这两种情况分别进行介绍。

（一）结合同一对比文件中的不同方案或者多篇对比文件的情况

（1）相关规定

审查指南第二部分第四章第3.2.1.1节规定：下述情况，通常认为现有技术中存在上述技术启示：……（ii）所述区别特征为与最接近的现有技术相关的技术手段，例如，同一份对比文件其他部分披露的技术手段，该技术手段在该其他部分所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同；（iii）所述区别特征为另一份对比文件中披露的相关技术手段，该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同。

（2）典型的审查意见

对比文件1公开了XXXXX。权利要求X相对于对比文件1的区别技术特征为XXXXX。然而，参见对比文件2的第XX段，对比文件2公开了该区别技术特征。并且，该区别技术特征在对比文件2中的作用为XXX，与其在本发明中的作用相同。因此，权利要求X相对于对比文件1和2的结合不具备创造性。

（3）答辩思路

对于上述规定，简而言之，要使权利要求的技术方案相对于同一对比文件中的不同方案或者多篇对比文件的结合不具备创造性这一事实成立，不仅要求同一对比文件中的不同方案或者多篇对比文件共同公开了权利要求的所有技术方案，还要求权利要求相对于最接近的现有技术（即对比文件1）的区别技术特征在公开该特征的对比文件1的另一方案或者其他对比文件中的作用，与该特征在本发明中的作用相同。

由于结合同一对比文件1的不同方案与结合不同对比文件的答辩思路相同，因此，为了简化说明，以后将对以结合对比文件1和2的方式评价创造性的情况进行说明。

判断1：判断审查员的技术认定是否正确，即对比文件1和2是否的确共同公开了权利要求X的所有技术特征

判断2：判断权利要求X相对于对比文件1的区别技术特征在对比文件2中的作用是否与其在本发明中的作用相同

判断3：（i）判断将对比文件2所公开的区别技术特征应用于对比文件1时是否存在技术障碍；以及（ii）对比文件2中是否给出了与本发明相反的教导

（二）结合对比文件与公知常识的情况

（1）相关规定

审查指南第二部分第四章第3.2.1.1节规定：下述情况，通常认为现有技术中存在上述技术启示：（i）所述区别特征为公知常识，例如，本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段，或教科书或者工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段……。

（2）典型的审查意见

对比文件1公开了XXXXX。权利要求X相对于对比文件1的区别技术特征为XXXXX。然而，由于XXXX原因，该区别技术特征属于本领域的公知常识。因此，权利要求X相对于对比文件1和公知常识的结合不具备创造性。

（3）答辩思路

显然，对于对比文件与公知常识的结合，并不存在如情况（一）下的作用相同一样的特殊限制。换句话说，在审查员认为权利要求X相对于对比文件1和公知常识的结合不具备创造性的情况下，可能仅能从（i）对比文件1并未公开相应的权利要求的特征以及（ii）区别技术特征并不属于公知常识两个角度进行争辩。

因此，当收到如（2）所示的审查意见时，我们可以如下来考虑如何答辩：

判断1：判断对比文件1是否的确公开了权利要求X的除区别技术特征以外的所有技术特征

判断2：判断被审查员认为是公知常识的特征是否是本发明的发明点

其中，就对公知常识的认定进行争辩时，建议主要从被认为是公知常识的技术特征能够产生的技术效果的角度进行争辩。但是，需要特别说明的是，即使是在被审查员认为是公知常识的特征实际上是本发明的发明点的情况下，如果选择就公知常识的认定进行争辩而不进行修改，也需要做好申请被驳回的准备，因为这种情况完全符合驳回的条件。并且，从我们的实践来看，在这种情况下，被驳回的可能性非常高。

由于申请人通常不会选择尝试争辩等各种因素，笔者迄今为止仅处理了一个审查员认可了我们对公知常识的抗辩的案件，以下即为这一个案件的概略介绍，以供大家参考。

【案例1】

审查员的审查意见：

……

权利要求1请求保护的技术方案与对比文件1的区别特征是：UDP组播请求包中包含全局唯一的包标识符；在标识符高速缓存器中搜索包标识符；将发送的数据包的标识记录到高速缓存中。

为了与其他数据包进行区别，通常会在数据包中包含全局唯一的包标识符，同样，也可以通过在UDP组播请求包中包含全局唯一的包标识符来区分开所接收到的数据包；在判断数据包是否已被接收过时，通常会判断该标识符是否已被记录在标识符列表中，高速缓存器作为计算机中常见的高速存储设备，可以用来保存标识符列表；网络设备在传送数据包后，通常会记录该数据包的标识符，组播转发器在传送完数据包后，也可以对已发送的数据包进行记录。因此，在对比文件1的基础上结合公知常识，得出该权利要求所要保护的技术方案，对所属技术领域的技术人员来说是显而易见的。

我们的争辩：

与审查员的意见不同，申请人认为：(1)没有任何证据表明如上区别技术特征属于本领域技术人员公知的常识；(2)与对比文件1中利用“已传送”值的技术手段相比，本发明的利用记录、提取和搜索全局唯一的包标识符的上述区别技术特征存在明显区别；(3)除与对比文件1中相同的能够判断是否已经传送了数据包的技术效果以外，本发明的以上区别技术特征还具有对比文件1中所不具有的如下有益的技术效果：1)能够在接收到应答包时判断是否传送过对应于该应答包的请求包；以及2)能够识别发端主机的网络地址和与发端应用程序相关联的端口。因此，申请人认为，权利要求1具有创造性。

二、专利法第二十六条第三款（说明书应当公开充分）

（1）相关规定

专利法第二十六条第三款规定：说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。

审查指南第二部分第二章第2.1.3节规定：所属技术领域的技术人员能够实现，是指所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容，就能够实现该发明或者实用新型的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果。

（2）典型的审查意见

说明书公开了一种XXXXX的技术方案，其中包括技术特征A。然而，在说明书中并未公开技术特征A的具体实现方式。由此可见，所属技术领域的技术人员根据说明书中的记载，无法实施该发明。因此，本申请的说明书未对发明作出清楚、完整的说明，致使所属技术领域的技术人员不能实现该发明，不符合专利法第二十六条第三款的规定。

（3）答辩思路

对于上述规定，根据笔者的理解，如果本领域技术人员在阅读完说明书之后，能够获得一个完整的技术方案，并且该方案能够解决至少一个技术问题，从而产生了预期的技术效果，则可以认为该说明书满足公开充分的要求。

而对于说明书公开不充分的问题，我们不能通过对申请文件进行修改来克服该问题，因为这样的修改超出了原申请文件记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定。因此，当审查员指出申请的说明书公开不充分时，我们只能考虑向审查员进行解释说明，以及在必要时向审查员提交证据。例如，我们可以如下来考虑如何答辩：

判断1：判断审查员认为公开不充分的技术特征A是否在权利要求书中请求保护

判断2：本领域技术人员根据说明书的记载是否能够获知如何实现该技术特征A

其中，在判断2不成立的情况下，为了能够消除说明书公开不充分的问题，我们可能只能将说明书中未清楚描述的特征认定为现有技术，但是，这种行为的代价就是在以后的审查中该特征都只能作为现有技术，不能再依据该特征来争辩发明的新颖性和创造性。

在将特征认定为现有技术时，优先为以正规出版物（公开日应当早于本案的申请日）的证据形式证明该特征是现有技术。当难以获得这样的证据时，我们也可以考虑通过意见陈述的方式来证明该特征是现有技术。此时，我们在意见陈述时，应当至少提供一种、优选提供多种该特征的实现方式。但是，需要注意的是，在这种情况下，存在审查员不接受我们的意见陈述的可能性。

（4）其他

我们在撰写说明书时，有时为了简便会引用其他文件来说明发明的相关内容，而这些引证文件有时在说明书是否公开充分的问题上起到至关重要的作用。因此，在这里对引证文件进行特别说明。

首先，在如下三种情况下，说明书中对其他文件的引证将被视为无效：（i）没有对所引证的文件给出明确的指引，或者虽有引证文件，但其中实际记载的内容与发明不相关或者与引证的内容不相符；（ii）引证文件为非专利文件或外国专利文件，并且该文件的公开日在本案的申请日（含申请日）之后；以及（iii）引证文件是中国专利文件，并且该文件的公开日晚于该案的公开日或者没有公开。

当引证文件的引证有效时，审查员会将说明书和引证内容结合作为整体看待，但是，当引证内容难以与说明书记载的内容相结合时（例如，引证文件公开的“加总取平均”方法只适用于白色校正，而本案要进行的是彩色校正），依然不能克服说明书公开不充分的问题。

三、专利法第二十六条第四款（权利要求书应当以说明书为依据、清楚、简要）

第三次修改后的中国专利法第二十六条第四款是合并了原专利法第二十六条第四款（权利要求书应当以说明书为依据）和原实施细则第二十条第一款（权利要求书应当清楚、简要）而得到的。由于在第三次修改专利法之前，以原专利法第二十六条第四款为由和以原实施细则第二十条第一款为由发出的审查意见均占据较大比例，因此，在第三次修改专利法从而将这两条法条合并为一个法条之后，以专利法第二十六条第四款为由发出的审查意见看起来陡增，但是，实际上，法条的实质内容并未发生任何变化。

由于权利要求书应当以说明书为依据、权利要求书应当清楚、权利要求书应当简要这三个规定之间相对独立，因此，在以下介绍完相关规定之后，将针对这三个规定分别介绍典型的审查意见及相应的答辩思路。

（1）相关规定

专利法第二十六条第四款规定：权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。

审查指南第二部分第二章第3.2.1节规定：权利要求书应当以说明书为依据，是指权利要求应当得到说明书的支持。权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案，不得超出说明书公开的范围。

审查指南第二部分第二章第3.2.2节规定：权利要求书应当清楚，一是指每一项权利要求应当清楚，二是指构成权利要求书的所有权利要求作为一个整体也应当清楚。首先，每项权利要求的类型应当清楚。……其次，每项权利要求所确定的保护范围应当清楚。……最后，构成权利要求书的所有权利要求作为一个整体也应当清楚，这是指权利要求之间的引用关系应当清楚。

审查指南第二部分第二章第3.2.3节规定：权利要求书应当简要，一是指每一项权利要求应当简要，二是指构成权利要求书的所有权利要求作为一个整体也应当简要。

权利要求书应当以说明书为依据

什么样的权利要求会在中国被认为没有以说明书为依据（换言之，得不到说明书的支持）呢？从实践来看，主要分为两类：（i）权利要求中对某一特征的记载与说明书中对该特征的记载不一致；以及（ii）权利要求中对说明书中的记载进行了不合理的概括。

而什么样的权利要求会认为概括不合理呢？从实践来看，概括不合理通常包括权利要求包括如下几种技术方案的情况：（a）所属技术领域的技术人员在说明书充分公开的实施方式的基础上，结合说明书记载的所有内容，通过常规的实验或者分析方法不能实施的技术方案；（b）不能解决本发明所要解决的技术问题的技术方案；（c）产生不了预期技术效果或其效果难于确定的技术方案。由于在电学领域很少出现第（a）种情况，因此以下我们将主要讨论第（b）和（c）情况。

（2）典型的审查意见

第（i）种情况

权利要求X中记载了技术特征A，然而说明书中的相应技术特征为技术特征B，因此，权利要求X记载的特征与说明书的描述不一致，因此，权利要求X没有以说明书为依据，得不到说明书的支持。

第（b）种情况

权利要求X中的技术特征A概括了一个较宽的保护范围，而对于该技术特征A，说明书中仅记载了实施方式B。依照申请文件所记载的内容，本领域技术人员难以预见该技术特征A所概括的其它实施方式也能解决本发明所要解决的技术问题，因此，权利要求X得不到说明书的支持。

第（c）种情况

权利要求X中使用了上位概念A，其不仅包括说明书中记载的技术特征B，还包括说明书中未记载的技术特征C。由于说明书中仅公开了技术特征B，而权利要求X中的上位概念A包括技术特征B和C，显然包含了申请人推测的内容，其效果难以确定，因此，权利要求X概括过宽，得不到说明书的支持。

（3）答辩思路

第（i）种情况

当我们收到由于第（i）种情况而发出的审查意见时，显然，我们首先应当判断权利要求中的记载是否与说明书中的相应记载不一致。如果没有不一致而仅仅是审查员理解错误，则非常简单，我们向审查员进行解释即可。而如果的确存在不一致，则我们通常都应选择修改权利要求以使其与说明书一致。假使的确存在不一致、但申请人又不想修改权利要求的话，则我们可以考虑从权利要求中的特征是说明书中的记载的明显变型、因此本领域技术人员可以合理预测到的角度进行争辩。但是，审查员认可这种争辩的可能性并不高。

第（b）种情况和第（c）种情况

当我们收到由于第（ii）种情况的（b）和（c）情况而发出的审查意见时，同样，我们首先应当判断审查员所指出的技术方案是否的确不能解决本发明所要解决的技术问题或者产生不了预期技术效果或其效果难于确定。如果判断结果是审查员的意见是错误的，则我们可以仅向审查员解决该技术方案如何解决技术问题以及如何产生相应的效果即可。而如果判断结果是的确存在这样的问题时，则我们可能必须对权利要求进行修改，以使其消除（b）或（c）的问题。

（4）其它

在权利要求书应当以说明书为依据的规定中，还涉及到一种特殊的问题，即功能性限定。在此将对功能性限定进行特别说明。

简而言之，在中国，允许在权利要求中使用功能性限定，但不允许纯功能性的权利要求。不存在像美国的three-prong test这样的明确的是否为功能性限定的判断标准，因此，在很多案件中，存在申请人、专利局、法院之间就特征是否是功能性限定持有不同意见的情况。在实质审查阶段，假如特征的限定部分采用了功能性的描述语言，则审查员通常会将其认定为功能性限定。

其次，在中国专利局的审查过程中，与日本相同，审查员会将功能性限定解释为覆盖所有能够实现相应功能的实施方式。此时，关于功能性限定是否允许，主要在于该功能性限定是否能够得到说明书的支持。按照审查指南第二部分第二章第3.2.1节的规定，当功能性限定的功能是以说明书实施例中记载的特定方式完成的，并且所述技术领域的技术人员不能明了此功能还可以采用说明书中未提到的其他替代方式来完成（第（i）种情况），或者所属技术领域的技术人员有理由怀疑该功能性限定所包含的一种或几种方式不能解决发明所要解决的技术问题，并达到相同的技术效果（第（ii）种情况）时，该功能性限定将被认为得不到说明书的支持。

简而言之，如果要使功能性限定能够得到说明书的支持，则首先需要保证除了说明书给出的实施方式以外，本领域技术人员还了解能够通过其他方式来实现功能性限定中的功能，其次还需要保证只要使用功能性限定的特征具备该功能性限定的功能，权利要求的技术方案即可解决发明所要解决的技术问题。

第（i）种情况的答辩思路

当审查员指出权利要求的功能性限定属于第（i）种情况时，这时的重点在于找到能够实现功能性限定中的功能的、除说明书中记载的实施方式以外的实施方式。比较简便的方法是对说明书中的实施方式的各部分进行变形，从而得到新的技术方案。这时候，能够向审查员列出的实施方式越多，审查员接受的可能性就越高。

如果发现的确不存在其他实施方式时，我们可能需要从结构或步骤上对采用功能性限定的技术特征进行限定。并且，由于专利法第33条（以下将说明）的限制，这时候，我们很有可能必须将该技术特征限定到说明书中的实施方式，而不能再进行概括。从这点来看，在撰写权利要求时准备上位、中位、下位等的多层次的权利要求非常重要。

第（ii）种情况的答辩思路

当审查员指出权利要求的功能性限定属于第（ii）种情况时，首先应当判断是否只要使用功能性限定的特征具备该功能性限定的功能，权利要求的技术方案即可解决发明所要解决的技术问题。如果是，则我们只需向审查员解释其原因即可。

而如果不能的话，则我们需要判断该特征具有什么样的功能时权利要求的技术方案才能解决发明的技术问题，然后将功能性限定修改为判断出的功能即可。这时候，我们并不是从结构或步骤，而是从功能的角度，对采用功能性限定的特征进行限定。

权利要求书应当清楚

如上所述，权利要求书不清楚，主要包括（i）权利要求的类型不清楚，（ii）权利要求的保护范围不清楚，以及（iii）权利要求之间的引用关系不清楚。

由于以上第（i）和（iii）种情况并不常见，并且处理方式在各国大同小异，因此，以下将主要讨论在中国审查意见中经常遇到的第（ii）种情况。

为了使本领域技术人员仅根据权利要求即可确定请求保护的范围，在中国，通常仅根据权利要求的记载而不能结合说明书的记载来判断权利要求的保护范围是否清楚。因此，当收到审查员认为权利要求的保护范围不清楚的审查意见时，我们应当首先判断在不结合说明书的情况下权利要求本身是否足够清楚，即权利要求自身是否可以清楚地限定出要保护的范围。

如果权利要求自身不能清楚地限定出要保护的范围，则通常需要根据说明书的记载来对权利要求进行修改，从而使权利要求自身能够清楚地限定出要保护的范围。

在进行修改时，我们同时还需注意修改不能超范围的问题。这时候，需要在使权利要求自身清楚和修改不能超范围两者之间进行平衡。按照笔者的经验，由于修改超范围是绝对不允许的，而权利要求不清楚有时可以通过意见陈述来解决，因此，当使权利要求完全清楚的修改可能超范围时，笔者通常选择在不超范围的前提下尽量进行修改，并且进一步通过意见陈述来进行解释。并且，笔者通常会选择事先与审查员打电话进行沟通，讨论这样的应对是否能被接受。由于审查员期望尽早结案，并且由于禁反原则（doctrine of estoppel），意见陈述同样能够对权利要求进行限定，审查员通常会接受我们这种修改+陈述或者仅陈述的答复方式。

权利要求书应当简要

权利要求书不简要，主要包括（i）权利要求与其所引用的权利要求包括相同的特征，以及（ii）存在保护范围相同的多个权利要求。

当收到审查员的认为权利要求不简要的意见时，应对其实非常简单。即，首先判断审查员所指出的特征是否的确相同或者审查员所指出的权利要求的保护范围是否的确相同。如果并不相同，则向审查员解释该不同即可。而如果的确相同，则删除在后的权利要求中的相同特征，或者将保护范围相同的多个权利要求删除至仅剩余一个。

其中，需要特别说明的是，由于美国的means-plus-function的相关规定，有些申请人会准备这样的两个权利要求，即，除一个权利要求的部件名称均为“xxx unit/section”而另一个权利要求的部件名称均为“xxx means”以外，两个权利要求的其他限定均完全相同。但是，这样的两个权利要求在中国将被视为保护范围相同的权利要求，并在实质审查阶段审查员将要求删除其中之一。因此，为了避免这样的缺陷，申请人可以考虑在进入中国的申请文本中删除以上两个权利要求中的任意一个。

四、专利法第三十一条第一款（单一性）

（1）相关规定

专利法第三十一条第一款规定：一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申请提出。

专利法实施细则第三十四条规定：依照专利法第三十一条第一款规定，可以作为一件专利申请提出的属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，应当在技术上相互关联，包含一个或者多个相同或者相应的特定技术特征，其中特定技术特征是指每一项发明或者实用新型作为整体，对现有技术作出贡献的技术特征。

（2）典型的审查意见

权利要求1与权利要求X之间不具有相同或相应的技术特征/相同或相应的技术特征A、B为本领域惯用的技术手段/相同或相应的技术特征A、B已经被对比文件公开，因此，权利要求1与权利要求X之间没有相同或相应的特定技术特征，不属于一个总的发明构思，不符合专利法第三十一条第一款的规定。

（3）答辩思路

在中国，判断权利要求之间是否具备单一性的标准与日本相同，即判断权利要求之间是否具有相同或相应的特定技术特征。其中，如上所述，“特定技术特征”是指对现有技术作出贡献的技术特征，换言之，是指发明相对于现有技术的区别技术特征。

此外，“相应的特定技术特征”包括两种情况：一种情况是它们能够使不同的发明相互配合，解决相关联的技术问题，例如假定构成特定技术特征的“具有3个头的插头”和“具有3个孔的插座”；另一种是它们的性质类似，可以相互替代，解决相同的技术问题，对现有技术作出相同的贡献，例如假定构成特定技术特征、均具有弹性、在减震方面对现有技术的贡献相同、相互间可以替代的“橡胶垫片”和“弹簧”。

因此，当收到中国审查员发出的认为权利要求之间不具备单一性的审查意见时，我们可以如下来考虑如何答辩：

判断1：权利要求之间是否具备相同或相应的技术特征

判断2：相同或相应的技术特征是否是特定技术特征

其中，需要特别说明的是，假如审查员已对权利要求1及其从属权利要求进行了检索和审查，则我们不能在答复时删除已检索和评述过的权利要求1，而保留与权利要求1不具有单一性的未经检索的权利要求X及其从属权利要求。这种修改将被认为不符合专利法实施细则第五十一条第三款，审查员可以基于当前审查的申请文本，以本申请不符合专利法第31条第1款的规定为由做出驳回决定。

五、专利法第三十三条（修改不能超出原申请文件记载的范围）和实施细则第四十三条第一款（分案申请不能超出原申请记载的范围）

（1）相关规定

专利法第三十三条规定：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

实施细则第四十三条第一款规定：依照本细则第四十二条规定提出的分案申请，可以保留原申请日，享有优先权的，可以保留优先权日，但是不得超出原申请记载的范围。

审查指南第二部分第八章第5.2.1.1节规定：原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容以及根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。

（2）答辩思路

虽然专利法第三十三条和实施细则第四十三条第一款所针对的主体不同（分别为对申请文件的修改和分案申请），但其实质规定是相同的（不能超出原申请文件记载的范围）。因此，将这两个法条放在一起进行说明。

至此，大家可能发现，在以上讨论权利要求书应当以说明书为依据的时候，出现了“说明书公开的内容”，而这里又出现了“说明书记载的内容”。那么，这两者究竟有什么区别呢？根据审查指南的规定，“说明书公开的内容”=“说明书记载的内容”+“根据记载的内容能够概括得出的内容”，而“说明书记载的内容”=“说明书文字记载的内容”+“根据文字记载的内容和说明书附图能够直接地、毫无疑义地确定的内容”。换言之，从法律规定上来看，权利要求是否以说明书为依据的判断标准比修改后的权利要求是否记载在原说明书中更为宽松，即，即使修改后的权利要求能够得到原说明书的支持，它也可能超出原说明书记载的范围。

那么，“原申请文件记载的范围”究竟是怎样的范围呢？看似审查指南的上述内容对此给出了清楚的限定，但是，“直接地、毫无疑义地确定”是什么意思呢？就这一点，审查指南并未给出清楚的解释。从我们的实践经验来看，“直接地、毫无疑义地确定的内容”可能是指：虽然在申请文件中没有明确的文字记载，但所属技术领域的技术人员根据原权利要求书和说明书文字记载的内容以及说明书附图，可以唯一确定的内容。

从实践来看，的确存在部分中国审查员非常严格地理解上述“唯一确定”。按照笔者的理解，中国专利局的部分审查员将“唯一确定”理解为如下：假设原申请文件记载的是A，修改后的内容是B，则仅在A能够推断出B、且B也能够推断出A的情况下，才能够认为根据A能够直接地、毫无疑义地确定B。

例如，在修改后的权利要求的内容为“所述第二盖的形状提供了切口”，而说明书仅记载了第二盖包括上部和下部，上部和下部的形状提供了切口的情况下，这部分审查员可能会认为虽然从说明书的记载能够推断出修改后的内容（A能够推断出B），但是修改后的内容还包括了例如第二盖包括上部、中部和下部，上部、中部和下部的形状提供了切口的情况（B不能推断出A），因此，修改后的内容超出原始记载的范围。

由上可见，这部分审查员对“直接地、毫无疑义地确定”的要求非常严格，通常情况下都难以满足，这样使得我们几乎仅能基于原说明书和权利要求文字记载的内容来进行修改。

但是，同时，的确也存在专利局的部分审查员以及复审委的部分审查员并不对“直接地、毫无疑义地确定”持有上述标准，他们通常更加关注从原申请文件记载的内容能够推断出修改后的内容，即A能够推断出B，而并不严格要求B能够推断出A。例如，对于上述“所述第二盖的形状提供了切口”的案例，复审委就认为修改后的内容没有超出原申请文件记载的范围。

综上所述，笔者认为，当收到审查员认为修改超范围的审查意见时，应当客观地分析案件的状况。假如能够在不显著缩小保护范围的情况下通过修改来克服该缺陷，则我们优选进行修改。而假如克服缺陷的修改将显著缩小保护范围、而审查员的意见的确存在过于严格之处，则我们应当考虑据理力争、甚至请求专利复审委员会进行复审。

六、实施细则的第二十条第二款（独立权利要求应当记载必要技术特征）

（1）有关规定

实施细则第二十条第二款规定：独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。

审查指南第二部分第二章第3.1.2节规定：必要技术特征是指，发明或者实用新型为解决其技术问题所不可缺少的技术特征，其总和足以构成发明或者实用新型的技术方案，使之区别于背景技术中所述的其他技术方案。

（2）典型的审查意见

本发明所要解决的技术问题是……，根据说明书的记载，技术特征A是解决该技术问题不可缺少的技术特征，独立权利要求X没有记载技术特征A，因此不符合专利法实施细则第21条第2款的规定。

（3）答辩思路

当收到如上审查意见时，我们可以如下来考虑如何应对：

判断1：从技术上判断权利要求X的当前的技术方案是否能够解决至少一个（并非全部）发明所要解决的技术问题

判断2：判断技术特征A是否是权利要求X所缺少的必要技术特征

这里，如果发现权利要求X其实还缺少除技术特征A以外的其他技术特征、而审查员仅指出技术特征A，则可以考虑在答复审查意见时仅将技术特征A补入权利要求X，而将其他技术特征作为权利要求X的从属权利要求加入权利要求书。这样，应当可以以较大的保护范围授权，同时又能确保在授权后有人以权利要求X缺少必要技术特征为由提出无效时，能够通过将上述从属权利要求并入权利要求X来克服该缺陷。

七、涉及计算机程序的发明

在电学领域中，存在一类特殊的发明——涉及计算机程序的发明。在审查指南第二部分第九章中对这类特殊的发明的审查进行了详细的说明。其中，规定了针对全部以计算机程序依据的发明，产品权利要求必须与方法权利要求的各个步骤完全对应一致的方式撰写。这里的“完全对应一致”是指产品权利要求与方法权利要求的主题名称相对应，产品权利要求中的各组成部分与方法权利要求的各个步骤及其执行时序相对应。

当审查员判断为发明是全部以计算机程序为依据的发明、并且产品权利要求与方法权利要求不完全对应一致时，如果不是由于进行修改而导致，则审查员通常会以该产品权利要求不符合专利法第二十六条第四款为由提出审查意见，而如果是由于进行修改而导致，则审查员通常会以不符合专利法第三十三条为由提出审查意见，其各自典型的审查意见如下所示。

以不符合专利法第26条第4款为由提出的审查意见

权利要求X的撰写方式包含了实体部件与功能模块构架部件，而功能模块构架所保护的是以计算机程序实现的本发明控制方法，而非实现该控制方法的硬件实体装置，因此，权利要求X不能清楚地表明其保护的是产品还是方法，不符合专利法第二十六条第四款的规定。

以不符合专利法第33条为由提出的审查意见

修改后的权利要求X增加了“XX单元”，然而，根据原申请文件的记载，该单元的功能是由CPU/控制器执行的，原申请文件中并未记载XX单元，因此，权利要求X的修改超出原申请文件记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定。

虽然以上给出了各种情况的典型的审查意见，但是依赖于案件的具体情况，审查员的审查意见将以不同形式提出。因此，假如发明是全部以计算机流程为依据的发明，而审查意见针对的仅仅是产品权利要求，则我们最好在答复之前自己或者通过中国代理人与审查员进行沟通，以确认其发出审查意见的目的是否是想让申请人将产品权利要求修改为与方法权利要求完全对应一致。如果是，则由于此时无法通过争辩来消除缺陷，并且依然能够获得适当的保护范围，因此，我们通常建议按照审查员的要求对产品权利要求进行修改，并且这时候的修改通常都不会产生最令人困扰的超范围的问题。

第三部分：结后语

以上即为笔者对答复审查意见的经验的大致总结。由于笔者的经验有限以及篇幅的限制，本文未能对中国的审查意见进行非常完整和详细的分析，对此非常抱歉。如果各位读者能够从本文中获得一些新的信息或者帮助，则笔者倍感荣幸。并且，对于本文如有任何问题，请随时致函我所，笔者非常愿意与大家分享其学习到的知识。

（2010年）