现有技术抗辩研究——以一起实用新型专利权纠纷案为例

现有技术抗辩，也称公知技术抗辩，是指被控侵权人享有的用于对抗专利权人侵权指控的一种抗辩权利。之前只是在相关行政法规或司法解释中有所规定，此次《中华人民共和国专利法》（以下简称《专利法》）第三次修改第一次以独立的条文形式规定了现有技术抗辩制度，新《专利法》第六十二条规定：“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。”其中，现有技术抗辩适用于发明和实用新型专利侵权案件中，现有设计抗辩则适用于外观设计专利侵权案件中。为更好地理解现有技术抗辩制度在司法实践中的运用，本文以无锡市华戈电力电容器有限公司与江苏现代电力电容器有限公司侵犯实用新型专利权纠纷一案为例，并结合相关法律规定，对现有技术的含义与范畴、现有技术的举证及现有技术抗辩的比对等方面进行探讨。如若本文能为各位提供一些参考，将不胜荣幸。

一、案件概要

（一）案情简介

原审原告江苏现代电力电容器有限公司（以下简称原告）于2006年7月28日提出一项名称为“双‘△’型低压电力电容器”的实用新型专利申请（以下简称涉案专利），并于2007年8月22日获得授权。在涉案专利有效期间，原告发现原审被告无锡市华戈电力电容器有限公司（以下简称被告）大量生产、销售了与涉案专利技术特征相同的产品。原告认为被告的行为严重侵犯了其专利权，给其带来了严重的经济损失，遂向江苏省无锡市中级人民法院提起诉讼。法院经过审理，判决被告构成专利侵权，应承担法律责任。被告不服，遂提起了上诉。二审法院经过审理，作出了驳回上诉，维持原判的终审判决。

（二）本案的争议焦点

被告主张的现有技术抗辩是否成立。

1、原告的主张

被告大量生产、销售了与涉案专利技术特征相同的产品，严重侵犯了其专利权，给其造成了严重的经济损失，请求判令被告停止侵权行为，销毁侵权产品、产品说明书和专用生产模具，赔偿经济损失30万元并承担本案诉讼费用。

2、被告的主张

其电容器产品的生产技术为现有技术，故其生产、销售行为并未构成侵权，请求驳回原告的诉讼请求。

二、法院的裁判

1、一审判决

一审法院经过审理，认为法院在专利侵权诉讼中适用现有技术抗辩原则时，被控侵权技术应当是来源于现有技术的一套完整的技术方案，而不应是某一个或数个孤立的技术特征，但被告提交的相关证明并不能证明被控侵权产品体现的完整的技术方案为现有技术，故认定被告的现有技术抗辩不成立，遂判决被告立即停止侵权并赔偿经济损失6万元。

2、二审判决

二审中，被告向法院提交了10项新的证据，以证明其使用的技术为现有技术。法院经过审理，对被告所提交的新证据作出了以下认定：

证据1与证据3、证据6所公开的技术方案与被控侵权产品的技术方案不同；证据2的公开日在涉案专利申请日之后，不能作为现有技术抗辩的对比文件；证据4是国家标准和行业标准，未公开完整的技术方案；证据5是国家知识产权局专利复审委员会第12517号无效宣告审查决定，该证据仅能证明涉案专利部分无效，而不能证明被控侵权技术属于现有技术；证据7是一份产品索引文件，但证据8并不能证明证据7是在专利申请日前印制的，且该产品索引并不属于出版物，故这两个证据不属于公众可获知的出版物，不能作为现有技术对比文件；证据9与证据10的真实性无法确认，不能作为定案的依据。

综上，被告提交的相关证明并不能证明被控侵权产品体现的完整的技术方案为现有技术，被告现有技术抗辩主张不成立，遂作出了驳回上诉、维持原判的终审判决。

三、分析

通过本案，我们可以看出，现有技术抗辩成立与否的关键完全取决于被控侵权人的举证。然而，笔者查阅了其他诸多此类案件，被控侵权人通过主张现有技术抗辩而胜诉的案件并不多见，多数是因为被控侵权人对现有技术的理解出现偏差致使提交的相关证据证明力不强或有瑕疵，而不能被法院采纳。本案中，被告提供的证据之所以不被法院采纳，都是存在一定的缺陷，一些证据体现的并不是被控侵权技术完整的技术方案，或公开的时间晚于专利申请日，或不属于出版物等。因此，笔者认为，对现有技术抗辩制度进行比较全面的了解是很有必要的。

（一）现有技术的含义与范畴

《专利法》第二十二条第五款规定：“本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术”。应当说明的是，“现有技术”是在新专利法中明确引入并加以定义的概念，而在原专利法第22条中使用的是“已有的技术”。虽然新专利法中“现有技术”的概念相比原专利法中“已有的技术”所涵盖的范围要广（增加了国外公开使用或者以其他方式为公众所知的技术），但由于本案中所涉及证据均为出版物，因此虽然本案判决是依据原专利法等法律法规作出的，但专利法的上述修改并不会对本案判决结论产生实质影响。

依据新专利法的上述规定，现有技术应具备两个法律特征：

首先是“现有”，即它并非指目前、当前所存在的技术，而是“专利申请日之前就已存在的技术”，因此，“现有”是相对于专利申请行为而言，在技术诞生的时间节点上，显然有特殊的要求。如果当事人一方所称现有技术的诞生时间晚于专利申请日，那么，无论其技术内容如何，都不会被专利审查员或法官所考虑。

其次，该技术由于公开发表、公开使用等途径，处于公众所知状态。不过这里所称“公众所知”又包含两层含义：

第一，“公众”是指不负有保密义务的非特定的人，如果只有特定的负有保密义务的人知悉，则不属于为公众所知。

第二,“公众所知”仅仅要求具备“人们想知道就能够知道”的条件即可，而并不是指公众已经了解和掌握了这些技术。

回溯到上述案件中，被告在二审中提交的证据2因公开日是在涉案专利申请日之后，不符合现有技术的“现有”这一法律特征，从而不能作为现有技术抗辩的对比文件；而证据7与证据8因不属于公众可获知的出版物，而缺乏现有技术的“公众所知”这一法律特征，从而也不能作为现有技术对比文件。

（二）现有技术的举证

1、举证责任

现有技术是对专利权人指控的抗辩，因而应当由被控侵权人提出，法院没有义务主动进行调查，也不能依职权调查。根据谁主张谁举证的原则，现有技术的举证责任应由被控侵权人承担，举证不能的，应当承担不利后果。

2、证据类型

现有技术抗辩主张是否成立的关键在于被控侵权人的举证。因此，在实践中，能够作为证据证明现有技术的，包括出版物、使用公开的事实以及其他为公众所知的方式。

（1）出版物

专利法意义上的出版物是指记载有技术或设计内容的独立存在的传播载体，并且应当表明或者有其他证据证明其公开发表或出版的时间。符合上述含义的出版物包括三类：一是各种印刷的、打字的纸件，例如专利文献、科技杂志、科技书籍、学术论文、专业文献、教科书、技术手册、正式公布的会议记录或者技术报告、报纸、产品样本、产品目录、广告宣传册等；二是视听资料，例如微缩胶片、录像带、光盘等；三是以互联网或其他在线数据库形式存在的文件等。

（2）使用公开的事实

使用公开是指由于使用而导致技术方案的公开，或者导致技术方案处于公众可获知的状态。使用公开的方式包括能够使公众得知其技术内容的制造、使用、销售、进口、交换、馈赠、演示、展出等方式。但是，上述方式未给出任何有关技术内容的说明，以致所属技术领域的技术人员无法得知其结构和功能或材料成份的产品展示，不属于使用公开。

（3）其他为公众所知的方式

为公众所知的其他方式，主要是指通过广播、电视、电影等能够使公众得知技术内容的方式。

在上述案件中，被告所提交的证据1、证据3及证据6就属于出版物中的专利文献，作为证据本身，以上证据均没有任何瑕疵。只是由于以上三个证据所公开的技术方案与被诉侵权技术方案并不相同，才不被法院采纳。

（三）现有技术抗辩的比对

现有技术抗辩的重点在于考察被控侵权技术与现有技术间的关系。为此，最高人民法院在2009年12月28日颁布的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条第一款中规定：“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术”（以下简称《司法解释》）。

实际上，以上规定所体现的法律精神早在司法实践中就有所体现，上述案例就是一个很好的佐证。本案中，法院就是将被控侵权技术的全部技术特征与现有技术的相应技术特征进行对比，从而得出被控侵权技术不属于现有技术的认定。法院作出判决时，该《司法解释》尚未公布，但法院在进行现有技术抗辩的判断时，采用的比对方法却完全符合《司法解释》的规定。根据该条规定，在进行现有技术抗辩比对时，还应注意以下三个方面：

第一，该款所称的“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征”，是指权利人在起诉时指控的侵权技术方案的技术特征，至于该特征是否最终落入专利权的保护范围，并不影响对现有技术抗辩的认定。亦即，审查现有技术抗辩是否成立，不以判断被诉侵权技术方案是否落入专利权保护范围为前提，而只需将被控侵权的技术与现有技术进行比对，且现有技术抗辩的成立并不影响涉案专利的有效性。

第二，为规范自由裁量权的行使，统一司法尺度，《司法解释》将被控侵权人主张现有技术或现有设计抗辩所能援引的技术方案或设计限定为一个。亦即，对于不属于一个技术方案或者设计的其他特征的组合，不予支持。但是，这不妨碍当事人在无效宣告程序中根据该证据主张专利权无效。这类似于《专利审查指南》中专利新颖性审查的单独对比原则。亦即，在进行现有技术抗辩的比对时，应将被控侵权技术的全部技术特征与每一项现有技术单独地进行比较，而不得将其与几项现有技术或者与一份对比文件中的多项技术方案的组合进行对比。

第三，在发明实用新型专利侵权诉讼的现有技术抗辩认定中，与被诉落入专利权保护范围的技术特征进行对比的是现有技术中的相应技术特征，而非现有技术方案的所有技术特征。亦即，只要被控侵权技术的全部技术特征与现有技术方案中的相应技术特征构成相同或者无实质性差异的，就可以认定被控侵权技术方案属于现有技术。但是，现有技术方案与被诉侵权技术方案应当是相同的技术主题，否则，即使对比的技术特征相同或者无实质性差异，也不能仅据此认定现有技术抗辩成立。

四、结语

综上所述，现有技术抗辩本身与专利权保护范围并无直接关系，而在适用时只需将现有技术与被控侵权技术进行比对。同时，现有技术抗辩权是被控侵权人的重要权利，被控侵权人在举证时，应严格按照法律及司法解释的相关规定，提出有效的并能被法院采纳的证据。

（2010年）