从最高院的裁定看无效程序中的修改方式

根据《专利审查指南》第四部分第三章第4.6.1的规定，在无效宣告程序中“发明专利文件的修改仅限于权利要求书，其修改原则是：（1）不得改变原权利要求的主题名称。（2）与授权的权利要求相比，不得扩大原专利的保护范围。（3）不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。（4）一般不得增加未包含在授权的权利要求中的技术特征。在满足上述修改原则的前提下，修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除”。在之前的具体无效审查实践中，复审委严格要求权利要求的修改必须符合“权利要求的删除、合并和技术方案的删除”的三种修改方式，申请人无法根据其他的方式对权利要求作出修改。但是近期最高院的最高人民法院〔2011〕知行字第17号行政裁定书突破了以上严格的审查实践，以下将与该裁定相关的案情概要如下。

授权阶段

国家知识产权局于2006年8月23日公告授予的、名称为“氨氯地平、厄贝沙坦复方制剂”的第03150996.7号发明专利权（下称本专利），其申请日为2003年9月19日，专利权人为上海家化医药科技有限公司。

该专利授权公告的权利要求书如下:

1、一种复方制剂，其特征在于该制剂是以重量比组成为1∶10-30的氨氯地平或氨氯地平生理上可接受的盐和厄贝沙坦为活性成份组成的药物组合物。

2、根据权利要求1所述的复方制剂，其特征在于其中所述的药物组合物为各种医学上可接受的口服制剂。

3、根据权利要求1所述的复方制剂在制备治疗轻、中度高血压药物中的应用。

4、根据权利要求3所述的应用，其特征在于其中所述的药物适用于伴有心血管重构的高血压患者，肾性高血压、高血压伴肾功能损害或伴糖尿病肾功能损害的患者的治疗。

无效阶段

本专利于2009年6月19日被他人向专利复审委员会提出无效宣告请求。

专利权人于口头审理时提交了经修改的权利要求书，其中将原权利要求1中的比例“1∶10-30”修改为“1∶30”。

在2009年12月14日作出的14275号无效决定中，复审委认定“修改后的技术方案超出原权利要求书和说明书记载的范围，也不能从原权利要求书和说明书中毫无疑义地确定”，具体理由为“将原权利要求1中的比例“1∶10-30”修改为“1∶30”…该修改从连续的比例范围中选择了一个特定的比例请求保护，而原权利要求书和说明书中均未明确记载过该比例关系，也没有教导要在原有的比例范围之中进行这样的选择，尽管本专利的说明书中记载了氨氯地平1mg/kg与厄贝沙坦30mg/kg的组合，但这仅表示药物具体剂量的组合，不能反映整个比例关系，此外本专利说明书第10页曾对药物具体剂量作出明确限定“本发明可应用的氨氯地平与厄贝沙坦复方剂量范围为：氨氯地平∶厄贝沙坦＝2-10mg∶50-300mg”，故无法确定是否任意满足1∶30这个比例的组合均能达到与该组合相同的效果”。

同时，复审委指出“对该反映比例关系的技术特征进行修改也不属于无效宣告程序中允许的修改方式”。

基于以上两点，复审委“对该修改文本不予接受，认定本无效宣告请求审查决定依据的文本（比例“1∶10-30”的原权利要求1）为本专利的授权公告文本。

其中，复审委以上决定依据“《审查指南》第四部分第三章第4.6节规定：无效宣告程序中，权利要求书的修改不得超出原权利要求书和说明书记载的范围，并且修改权利要求书的具体方式一般仅限于权利要求的删除，合并和技术方案的删除”。

一审阶段

专利权人作为原告不服被告复审委作出的无效决定而向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。

北京市第一中级人民法院2010年06月18日作出了(2010)一中知行初字第1364号判决，其维持无效决定，认定“尽管本专利的说明书中记载了氨氯地平1mg/kg与厄贝沙坦30mg/kg的组合，该组合符合1：30的比例关系，但这仅表示药物具体剂量的组合，而不能反映整个比例关系，无法确定是否任意满足1∶30这个比例的组合均能达到与该组合相同的效果。因此，原告将原始权利要求1中的比例“1∶10-50”仅保留一个点值1∶30，且该点值1∶30并未记载在原始权利要求书和说明书中，故原告对该反映比例关系的技术特征进行修改，超出了原权利要求书和说明书记载的范围，也不能从原权利要求书和说明书中毫无疑义地确定”，但未对无效决定中的“该反映比例关系的技术特征进行修改也不属于无效宣告程序中允许的修改方式”作出评论。

二审阶段

原告不服北京市第一中级人民法院（2010）一中知行初字第1364号行政判决，作为上诉人向北京市高级人民法院提起上诉。

北京高级人民法院在2010年12月20日作出的(2010)高行终字第1022号判决中否定了无效决定和一审判决中对权利要求1的修改不予接受的认定，其认定：

“家化公司在无效宣告程序的口头审理中曾提交本专利权利要求的修改文本，将本专利权利要求1中的“1:10－30”修改为“1:30”。这种修改没有扩大本专利的保护范围，也没有超出原权利要求书记载的范围，更没有增加未包含在本专利授权的权利要求中的技术特征。专利复审委员会和原审法院关于原说明书中没有记载所有符合“1:30”比例关系的氨氯地平和厄贝沙坦的组合都能达到相同的技术效果的认定，属于修改后的权利要求能否得到说明书支持的问题，即是否符合《专利法》第二十六条第四款的问题，而非家化公司关于本专利权利要求的修改是否扩大原专利的保护范围的问题，因此专利复审委员会第14275号决定和原审判决对家化公司关于本专利权利要求的修改不予接受的认定，缺乏依据，本院予以纠正，专利复审委员会应当根据家化公司在口头审理中所提出的本专利修改文本对李平所提宣告本专利权无效的相应理由予以审查。”

最高人民法院的裁定阶段

专利复审委员会不服二审判决，请求最高人民法院进行再审。

最高法院于2011年10月8日作出的最高人民法院〔2011〕知行字第17号行政裁定书驳回了专利复审委员会的再审申请，其在裁定书中认定：说明书中明确公开了氨氯地平1mg与厄贝沙坦30mg的组合，并将氨氯地平1mg/kg与厄贝沙坦30mg/kg作为最佳剂量比，在片剂制备实施例中也有相应符合1：30比例关系的组合；对于本领域技术普通技术人员来说，1mg/kg和30mg/kg表明了两种成分的比值关系而非仅表示一个固定的剂量组合，故应认为1:30的比值关系在说明书已有记载。1:30的比值是专利权人在原说明书中明确推荐的最佳剂量比，将权利要求修改为1:30既未超出原说明书和权利要求书记载的范围，更未扩大原专利的保护范围，不属于相关法律对于修改进行限制所考虑的要避免的情况。如果按照专利复审委员会的观点，仅以不符合修改方式的要求而不允许此种修改，使得在本案中对修改的限制纯粹成为对专利权人权利要求撰写不当的惩罚，缺乏合理性。况且，《专利审查指南》规定在满足相关修改原则的前提下，修改方式一般情况下限于前述三种，并未绝对排除其他修改方式。二审判决认定修改符合《专利审查指南》的规定并无不当，专利复审委员会对《专利审查指南》中关于无效过程中修改的要求解释过于严格，其申诉理由不予支持。

纵观以上过程，争议的焦点为两点：第一点为“1：30”的修改是否超出了原说明书和权利要求书的记载范围，第二点为“1：30”的修改是否符合《专利审查指南》规定的无效程序中允许的权利要求的修改方式。

“1：30”的修改是否超出了原说明书和权利要求书的记载范围

复审委员会和北京市第一中级人民法院采用了专利法第33条 “对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”来判断“1∶30”的修改是否可接受，其认定原说明书和权利要求书并未记载过“1∶30”，其主要理由为：根据氨氯地平1mg/kg与厄贝沙坦30mg/kg的组合不能得出“1：30的比例关系”，无法确定是否任意满足1∶30这个比例的组合均能达到与该组合相同的效果。

北京市高级人民法院的判决中并未提到“1:30”是否超出了原说明书的记载范围，其实际采用的法条依据为专利法实施细则第69条“在无效宣告请求的审查过程中，发明或实用新型专利的专利权可以修改权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围”，专利法实施细则第69条在字面上并未涉及判断修改是否超出了原说明书的记载范围。但是，《专利审查指南》第四部分第三章第4.6.1涉及专利法实施细则第69条的部分明确规定了“（3）不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”，因此北京市高级人民法院不考虑“1:30”是否超出了原说明书的记载范围的做法可能欠妥。

最高法院明确认定了权利要求修改为1:30未超出原说明书和权利要求书记载的范围”，彻底推翻了复审委和北京市第一中级人民法院关于“1:30”修改超范围的认定。

我们认为，从本领域技术人员角度看，本案的说明书的表5中的“A₁I₃₀”确应理解为是“1:30”的比例，而非“1mg/kg”与“30mg/kg”的具体组合，该理解也是与申请人的保护初衷一致的。因此，复审委和一审法院的认定可能过于教条，最高院的裁定是合理的。

“1：30”的修改是否符合《专利审查指南》规定的无效程序中允许的权利要求的修改方式

无效决定中，复审委坚持“1:30”的修改不属于《专利审查指南》规定的无效程序中允许的权利要求的修改的三种方式：权利要求的删除、合并和技术方案的删除；一审中，北京市第一中级人民法院回避了“1:30”的修改是否符合以上三种方式；二审中，北京市高级人民法院认定了“1:30”的修改未扩大本专利的保护范围，从侧面认可了：在符合《专利审查指南》规定的无效程序中的修改原则下，虽然“1:30”不属于《专利审查指南》规定的三种修改方式，但该修改也是被允许的；在最高院的裁定阶段，最高院支持了二审判决的认定，明确指出“《专利审查指南》规定在满足相关修改原则的前提下，修改方式一般情况下限于前述三种，并未绝对排除其他修改方式”。

最高院的裁定突破了《专利审查指南》中规定的三种修改方式的限定，可以预料：今后，专利权人在某些情况下能以更加主动的方式应对他人的无效请求，将会在一定程度上增强发明专利、实用新型专利的权利稳定性。但是，根据最高院的该裁定，还很难确定除“权利要求的删除、合并和技术方案的删除”外的其他修改方式明确包括了哪些修改情形，有待于后续的无效实践的验证以及相关官方解释的颁布。

目前尽管根据最高院的以上裁定还不能确定其他修改方式的具体情形，专利权人、无效请求人、撰写申请文本的申请人还是应对可能允许的其他修改方式引起重视。

对于无效案件的专利权人而言，目前最好还是以谨慎的态度的对待该裁定，尽量按照《专利审查指南》中规定的三种修改方式进行修改。如果目前在通过“权利要求的删除、合并和技术方案的删除”也无法避免相关专利被无效时，专利权人则可以尝试基于最高院裁定的内容作出其他方式的修改，尽量为已步入绝境的案件创造机会。

例如，在不超出说明书和权利要求书的记载范围且不扩大专利的保护范围的情况下，将权利要求中的数值范围改写为该数值范围的某个端点。该种修改方式被复审委接受的可能性比较大，因为其与以上案例的修改情况明确对应，考虑到最高院裁决的司法指导意义，复审委作出相反的决定的可能性较低。

例如，在不超出说明书和权利要求书的记载范围且不扩大专利的保护范围的情况下，将仅仅记载在说明书中的技术特征加入权利要求中以缩小权利要求的保护范围。该种修改更加接近于实审中权利要求修改的标准，其不被复审委接受的可能很大。如果该种修改可行，则会使得《专利审查指南》中规定的无效程序中修改的三种允许修改方式变得毫无意义，显然有利于专利权人通过修改的方式维持稳定性，但导致了无效程序中所针对的技术方案的不稳定性，增加了无效请求人的无效难度和合议组的判断难度。

对于无效请求人而言，则应尽量充分地考虑到：专利权人可能会依据该裁定尝试除“权利要求的删除、合并和技术方案的删除”外的其他方式的修改，以规避原有的无效理由。

对于目前正在撰写申请文本的申请人而言，特别是撰写实用新型的申请人而言，应重视改进在说明书中具体实施例的撰写方式，保证在无效阶段的特定情况下有机会根据说明书以除“权利要求的删除、合并和技术方案的删除”外的其他修改方式对权利要求的保护范围进行缩小，并且确保能利用说明书的内容对缩小范围后的权利要求进行创造性等方面的争辩。

（2012年）