分案申请应当注意的问题

在中国，分案申请的提出源自专利法第三十一条对专利申请单一性的要求。一件专利申请如果包括两项以上发明，申请人可以主动提出或者依据审查员的审查意见提出分案申请，这是作为立法本意的通常意义上的分案申请。但是，由于中国现有专利法规中并未对分案申请的理由和内容进行明确规定，因而在实践中出现了与单一性并不相关的主动分案申请，而且申请人也越来越多地利用主动分案申请来达到利益的最大化。下面结合笔者在代理实践中的浅薄经验对分案申请应当注意的几个问题进行说明，以期帮助申请人对分案申请这一专利申请中的有力武器有更深入的了解。

1、分案申请的递交时间

1）针对原申请分案的递交时间

根据专利实施细则第四十二条以及审查指南第一部分第一章第5.1.1节的规定，申请人最迟应当在收到专利局对原申请作出授予专利权通知书之日起两个月期限（即办理登记手续的期限）届满之前提出分案申请。上述期限届满后，或者原申请已被驳回，或者原申请已撤回，或者原申请被视为撤回且未被恢复权利的，一般不得再提出分案申请。对于审查员已发出驳回决定的原申请，自申请人收到驳回决定之日起三个月内，不论申请人是否提出复审请求，均可以提出分案申请；在提出复审请求以后以及对复审决定不服提起行政讼诉期间，申请人也可以提出分案申请。

实践中，在收到专利局对原申请发出的授予专利权通知书之日起的两个月期限届满之前的任何时间都可以提出分案申请，即使申请人在这两个月期限届满之前提前办理了办登手续，也可以根据上述规定在办登之后、两个月期限届满之前提出分案申请。但这里通过与部分审查员的沟通以及考虑到专利局目前普遍接受的做法，建议最好在办登之前或者办登的同时提出分案申请。

2）针对分案申请再分案的递交时间

根据审查指南第一部分第一章第5.1.1节的规定，对于已提出过分案申请，申请人需要针对该分案申请再次提出分案申请的，再次提出的分案申请的递交日期仍应当根据原申请审核。但是，因分案申请存在单一性的缺陷，申请人按照审查员的审查意见再次提出分案申请的情况除外。

也就是说，当申请人基于一份分案申请主动提出另外一份分案申请时，递交时间要受原申请法律状态的限制。而对于因审查员指出了分案申请存在单一性的缺陷需要分案的情况，递交时间可以不受原申请法律状态的限制。

对于分案申请因单一性缺陷而需要再分案的情况，递交时间在专利法规中没有明确的规定。通过与部分审查员的沟通以及考虑到专利局目前普遍接受的做法，建议最好在答复该分案申请存在单一性缺陷的通知书的同时，对该分案申请再次进行分案。如果申请人在答复该通知书时没有进行分案，根据笔者的代理经验，申请人可以最迟在收到专利局对该分案申请作出授予专利权通知书之日起两个月期限（即办理登记手续的期限）届满之前提出分案申请。

2、主动分案的几种情形

在中国现行的专利法规中，对分案申请的限制包括：分案申请不得改变原申请的类别；分案申请不得超出原申请公开的范围，但是并没有对分案申请的理由和内容作出更进一步的限制。因此，申请人在必要时可以巧妙利用分案申请来实现自己利益的最大保护。

情形1）当修改受到限制时

根据专利法实施细则第五十一条第三款及第六十一条第一款的规定，在主动修改的时机过去之后，申请人对申请文件所做的任何修改均应针对审查员（或合议组）所发出的通知书指出的缺陷来进行。同时，根据审查指南第二部分第八章第5.2.1节、第四部分第二章第4.2节的规定，当出现不利于节约审查程序的情形时，即使主动修改的内容没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，也不能被视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改，因而不予接受。

例如，在新申请阶段权利要求撰写的保护范围过小，而在说明书中公开了较大的范围；或者，在说明书中公开了若干项发明，而在权利要求书中仅要求保护了其中的几项发明。在这些情况下，如果已经过了主动修改的时机，那么改变权利要求中的技术特征来扩大保护范围，或者增加新的独立权利要求和从属权利要求，审查员一般不会接受。此时，申请人可以考虑主动提出分案申请，从而获得所期望的保护范围。

情形2）当需要重新考虑权利要求的保护范围时

一件专利申请在审查的过程中，申请人很可能会为了克服审查员指出的各种缺陷而对权利要求进行修改。经过这样的修改之后，最终得到的授权的权利要求与申请人希望保护的技术方案很可能已经有很大的出入甚至不能够起到实质保护的作用。这种情况下，申请人可以在原申请未结案之前以期望的保护范围提出分案申请。

就目前的专利法规来说，分案申请的权利要求书甚至可以使用与原申请最初递交的权利要求书完全相同的文本，这是由于虽然审查指南中规定分案申请与原申请应当分别要求保护不同的发明，但是专利法规中并没有明确的条款禁止这种做法，并且经过实质审查后的分案的权利要求的保护范围与原申请保护范围一致的几率也并不是很大。

重新递交一份与原申请权利要求完全相同的分案申请的好处在于，首先，分案申请由于其审查时间相对原申请存在滞后，随着时间的推进，专利局对审查标准的把握可能会稍有不同，其次，不同审查员掌握审查标准的尺度存在差异也是客观存在的，另外，申请人还可以在专利申请被重新审查的过程中，沿着目前期望的保护范围进行修改和争辩，从而获得所期望的保护范围。

情形3）当需要尽快获得授权时

主动提交分案申请可以使原申请（母案）尽快获得授权。例如，一件包括三个独立权利要求的专利申请，审查员在一通中指出独立权利要求1及其从属权利要求不具备创造性，而未指出其他权利要求的任何缺陷。这时申请人在对一通进行答复时，可以删除权利要求1及其从属权利要求并提出分案，而保留审查员未指出的其他两个独立权利要求及其各自的从属权利要求，从而使母案尽快获得授权。这样申请人既可以尽快获得授权，也可以争取到尽可能大的保护范围。

通过作为例子的这三种情形可以看出，在恰当的时机提出主动分案申请，可以获得所期望的保护效果。虽然这种做法可能并不符合分案申请的立法本意，目前专利局也已经注意到这种情况的存在，但笔者认为，由于分案申请本身被视为一件新申请而收取各种费用，因而实际上申请人相当于付出代价来获得原本可以获得但由于某些原因而未获得的利益，这在一定程度上也是合理的。

3、分案申请应当注意的其它问题

1）修改超范围

虽然申请人可以通过主动提出分案申请的方式对自己的发明创造进行更有利的保护，但是，在此提醒申请人注意的是：从笔者处理过的一些案例可以看出，目前审查员对分案申请是否超范围的审查基准相当严格。除了权利要求书中的每个特征不允许从说明书概括得到以外，权利要求书中的技术方案也不能是从说明书概括出的技术方案。也就是说，即使权利要求书中每个技术特征在说明书中都能够得到支持，但是如果其整体技术方案在原申请中没有记载，或者其整体技术方案是由原申请说明书的不同实施例概括得到，并没有包含在一个实施例当中，也会被认定为分案申请超范围。

这就要求申请人或者代理人在撰写申请文件时最好将所有的发明都写入权利要求书中，即使他们明显不具有单一性，因为只要在原申请权利要求中出现过的技术方案，一般情况下不会有分案超范围的问题。另外，如果不想将所有的发明都写入原申请的权利要求书，也可以在撰写申请文件时，例如，至少在发明内容部分公开所有发明的技术方案，并且在具体实施方式部分加以说明，从而避免在后续的分案申请中由于重新撰写权利要求而引起的修改超范围的问题。

2）进入国家阶段的国际申请的分案

根据审查指南第一部分第二章第15.2.2节以及第三部分第二章第5.5节的规定，对于申请人因未缴纳单一性恢复费而删除的发明或实用新型，申请人不得提出分案申请。

在国际单位作出发明缺乏单一性的结论且该结论正确的情况下，如果进入中国的国际申请包含了申请人在国际阶段未经国际检索或国际初步审查的发明创造，或者包含了申请人在国际阶段已表示放弃的发明创造，则在审查员发出缴纳单一性恢复费通知书时，申请人要慎重考虑是保留还是删除这些发明创造，在自发出缴纳单一性恢复费通知书之日起两个月内，如果没有缴纳单一性恢复费，则要求申请人删除这些发明创造，而且不得再对这些发明创造提出分案申请。

通过以上讨论，笔者认为在中国现行的专利法规下，利用分案申请能够对发明创造进行更有利的保护，但是需要申请人和代理人在递交一件专利申请时就做好各方面的准备。

（2012年）