申请文件的撰写----背景技术部分

中国最高法院司法解释（法释〔2009〕21号）第2条规定，人民法院应当根据权利要求的记载，结合本领域普通技术人员阅读说明书及附图后对权利要求的理解，确定权利要求的内容。该规定明确了权利要求的折衷解释的原则。在该原则下，权利要求解释的范畴，并不限于解决权利要求中的术语不清楚的问题，还包括基于说明书和附图等内容，将原本含义清楚的术语所涵盖的范围，进行扩大或缩小的解释。

因此，要达到既能够维持专利权稳定，又能够为权利行使提供一个较理想的保护范围，申请文件的撰写非常重要。并且，对于很多发明，申请人都要在世界各国申请专利。这样，申请文件的撰写，还要考虑各国的法律要求。

实务中，对于权利要求书、说明书的发明内容部分、具体的实施方式部分等重要部分，撰写中通常都会受到足够的重视。而对于背景技术部分的撰写，其重要性往往容易被忽视。然而，即使是对于背景技术部分，撰写上的不慎，也可能会给申请人造成难以弥补的损失。

本文立足于中国专利申请，结合其他国家的专利申请实践，对说明书背景技术部分的撰写问题进行简要的探讨。

1、基于中国实务的撰写策略

根据中国审查指南第二部分第二章第2.2.3节的规定，背景技术部分应当写明对发明或者实用新型的理解、检索、审查有用的背景技术，并且尽可能引证反映这些背景技术的文件。尤其要引证包含发明或者实用新型权利要求书中的独立权利要求前序部分技术特征的现有技术文件。此外，还要客观地指出背景技术中存在的问题和缺点，但是，仅限于涉及由发明或者实用新型的技术方案所解决的问题和缺点。

在中国的实务中，背景技术部分的撰写，主要可以从以下对几个方面产生的影响而进行权衡。

（1）对说明书的充分公开的影响

发明通常都是在现有技术的基础上做出的，其中一部分技术特征属于已知的技术特征，一部分特征属于相对于已知技术做出贡献的技术特征。对于已知的技术特征，说明书中往往不作详细的描述，甚至在背景技术部分也丝毫没有提及。

在中国，要考虑避免因为没有对这种现有技术特征没有进行描述而导致说明书公开不充分的问题，特别是对于化学领域的发明，更要特别留意。

例如，在化学领域的制备方法发明中，使用一种已知的特定氧化物作为催化剂。然而，说明书中没有记载该氧化物的具体结构，也没有记载该氧化物的来源，这样就可能会导致本领域技术人员不知道使用何种氧化物作为催化剂而无法实现发明。即使申请人在申请日之后详细说明了该氧化剂的结构，并提供证据证明该氧化剂是已知的催化剂，也可能无法克服说明书公开不充分的问题，因为，现有技术中存在很多作为催化剂的氧化物，本领域技术人员根据说明书记载的内容无法得知发明中所使用特定氧化物催化剂为申请人所述的催化剂。

对于这种情况，如果在背景技术中对该氧化物催化剂进行了说明，或者引证了记载该氧化剂催化剂相关技术内容的文献，并表明发明是在该技术内容的基础上改进而来的，则可以避免该公开不充分的问题。

因此，对于上述特定氧化物催化剂，虽然该催化剂本身属于现有技术，但将其用于申请专利的发明，并不是已知的，最好在发明的详细说明部分对其结构进行说明，或者至少给出其所在文献出处。

（2）对创造性评价的影响

对于某些发明，其与现有技术非常接近，仅仅是对某一细微技术内容进行了改进。若审查员检索到该最接近的现有技术文献，往往会发明不具备创造性的问题。此时，即便有数据表明，发明相对于现有技术在技术效果上有一定的改善，但也有可能被认为不属于预料不到的技术效果而不认可创造性。

然而，如果在申请文件的背景技术中对该现有技术进行了说明，并指出其存在的技术缺陷（包括某方面的技术效果不够好）。并在发明内容部分，特别是实施例部分，对发明与现有技术的技术效果进行对比，从而明确发明的贡献所在。这样，可能会对审查员起到先入为主的效果。在审查员没有检索到涉及该改进内容的现有技术的情况下，有可能就不会指出发明不具备创造性的问题。

（3）对权利要求保护范围的解释的影响

如上所述，在中国，法院会根据权利要求的记载，结合本领域普通技术人员阅读说明书及附图后对权利要求的理解，确定权利要求的内容。因此，要特别注意防止说明书中记载的内容，对权利要求的保护范围产生不恰当的限制作用。

例如，在说明书的背景技术部分，指出了由于现有技术中使用了技术特征a，使得现有技术在某方面的效果上不够好，而申请专利的发明采用了技术特征a’，结果在该技术效果上有了改进。这样，如权利要求中限定了技术特征a’，则申请人就很难主张技术特征a属于技术特征a’的等同特征，而将包括技术特征a的发明也纳入权利要求的保护范围。

综上所述，对于背景技术部分，具有应当如何撰写，也要因个案而定，而不能千篇一律。对于创造性相对较高的发明，可以考虑不对现有技术进行过多的阐述，以免由此导致某些技术内容无法纳入专利的保护范围。如果审查员对背景技术的内容给出了审查意见，则根据需要进行争辩或修改即可，在中国，基本上不会因为背景技术中没有记载相关现有技术的内容而导致无法授权的后果。不过，此时，应当注意，在发明内容部分，特别是发明的详细说明部分，要对发明进行充分的说明，以满足充分公开的要求。

对于发明与现有技术非常接近，创造性相对较低的发明，可以考虑在背景技术中对该最接近的现有技术进行说明，并将发明与该现有技术的技术效果进行对比，以充分体现发明的贡献所在，有利于主张发明的创造性。

另外，在中国，根据审查指南第二部分第二章第2.2.3节的规定，关于引证文件，应当注意，当所引证的非专利文件和外国专利文件的公开日在本申请的申请日之前，所引证的中国专利文件的公开日不晚于本申请的公开日时，才可以认为本申请说明书中记载了所引证文件中的内容。若引证文献的公开日晚于上述日期，则引证文件的内容将不视为是说明书内容的一部分。此外，还需要注意的是，根据中国审查指南第二部分第二章第2.2.6节的规定，为了方便专利审查，也为了帮助公众更直接地理解发明或者实用新型，对于那些就满足专利法第26条第3款的要求而言必不可少的内容，不能采用引证其他文件的方式撰写，而应当将其具体内容写入说明书。

2、其他国家实务的考虑

为了有利于审查员快速、有效地对专利进行审查，提高授权专利的质量，许多国家都规定了申请人及相关人员在申请专利时对发明相关的信息（特别是现有技术信息）进行披露的义务。

美国关于信息披露的要求比较严格（37 C.F.R. 1.56）。若违反美国关于信息披露的相关规定，对于授权的专利，有可能导致专利权无法行使。

日本专利法中也规定了现有技术文献信息公开要件（专利法第36条第4款第2号）。在日本，不满足现有技术文献信息公开要件，属于驳回理由，但不属于无效理由。

中国同样规定了申请人有向专利局提供与其发明有关的参考资料的义务（专利法第36条）。然而，对于申请人不履行该义务所应承担的后果，该法条中仅针对审查员要求请求人提交外国同族专利申请的检索资料或者审查结果资料，而申请人无正当理由逾期不提交的情况，规定了该申请被视为撤回。对于其他情况，没有规定任何罚则。实务中，审查员要求申请人提供参考资料的情况并不多见，申请人也很少会因为没有履行信息披露的义务而承担不利的后果。

虽然美国、日本和中国对信息披露有着不同程度的要求，但是，不管是哪一国家，并不要求为了履行信息披露的义务而将现有技术文献中的技术内容撰写在说明书中。即使是要求在发明的详细说明部分进行信息披露的日本，也仅仅是要求在说明书中披露相关技术信息的出处，而没有要求具体记载哪些相关的技术内容。

总的来说，关于背景技术部分的撰写，各国规定不尽相同，但大体上都是要求写明对发明的理解、检索、审查有用的背景技术，尽可能引证反映这些背景技术的文件，并客观地指出申请的发明所解决的背景技术中存在的问题和缺点。不管是哪一国家，关于背景技术部分撰写的相关规定，特别是关于现有技术中的技术内容的记载，都是建议性的。因此，对于背景技术内容的撰写，申请人的自由度相对较大。

然而，所撰写的内容，对申请人的权利则可能会有很大的影响。而且，在各国所产生的影响也不尽相同。

例如，在美国，背景技术部分讨论的技术被认为是申请人自己承认的现有技术（Applicant Admitted Prior Art, AAPA），审查员在质疑申请的专利性时可以直接引用背景技术部分的文字描述而不另外检索对比文件。而在中国，审查员不能直接引用背景技术部分的文字描述，而是需要采用背景技术部分涉及的现有技术文献作为对比文件。另一方面，在背景技术部分对现有技术进行的讨论，也可能对权利行使造成障碍。例如，在CAFC (1998) Dawn Equipment v. Kentucky Farms一案中，联邦巡回上诉法院认为，专利权人在背景技术中对现有技术进行了批评，而被控侵权产品仍然存在专利权人所批评的缺陷，因此作出了不侵权的判决。对于这一点，在中国也可能会产生相同的影响。

又如，在评价创造性时，对于改善的技术效果，虽然日本也予以考虑，但其对创造性主张的支持作用远不如在中国那么大，特别是对于难以预测的技术效果。因此，对于在背景技术部分描述现有技术的不足，并在发明内容部分进行技术效果对比这种撰写策略而言，对于中国专利申请实务而言更加有效。

总之，在撰写背景技术内容时，应根据实际情况，权衡该部分内容对授权前景、授权专利的稳定性和专利保护范围等因素，兼顾各国的相关规定，确定实际的撰写策略。

以上浅显的探讨，希望对大家有点参考作用。如果有任何疑问，请随时联系，非常期待与大家一起讨论有关申请文件的撰写问题以及其他任何专利实务问题。

（2013年）