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北京林达刘知识产权代理事务所

1、前言
 
自2008年以来，中国专利复审及无效案件逐年攀升，到2012年已达到2万余件，是2008年的近5倍。专利复审委员会（下称“复审委”）从2012年复审和无效宣告请求案件中评选出了十件重大案件。其中，包括无汞纽扣电池专利无效宣告请求及行政诉讼案、易清洗豆浆机专利无效宣告请求案、剃须刀专利无效宣告请求案和尼欧普兰公司的“车”无效等备受社会关注的案件。这些案件或涉及标的额巨大的侵权诉讼，或已经或即将对所在行业或产业产生重要影响，或涉及重大或疑难法律问题。
 
本文基于尼欧普兰汽车有限公司（以下称“尼欧普兰”）的“车”这一案件，主要从①境外证据取证问题以及采纳标准②车模型的图片是否可以作为无效实体车的外观设计专利③不丧失新颖性的例外应满足何种条件才能被认可三个方面进行讨论。 
 
2、事件经纬
 
该无效案的起因是由“尼欧普兰”与“中威客车”侵权纠纷引发的。但在“尼欧普兰” 起诉“中威客车”涉嫌侵权之后，“中威客车”针对涉案专利多次提出无效请求，最终将涉案专利无效，具体事件依次如下：
 
尼欧普兰拥有的申请号为200430088722.4，名称为“车”的外观设计专利权（申请日为：2004年9月23日，优先权日为2004年9月20日）。
 
2006年“尼欧普兰”发现包括盐城中威客车有限公司（以下称为“中威”）的三件中国企业生产和销售的A9型大客车涉嫌侵权，于2006年9月19日向北京市第一中级人民法院状告“中威”涉嫌专利侵权。
 
2006年10月26日，“中威”以涉案专利不符合专利法23条和第9条为由请求专利复审委员会宣告涉案专利无效，复审委于2007年8月6日作出第10362号决定，维持了涉案专利的专利权有效。
 
2007年5月25日，“中威”以涉案专利不符合专利法23条为由请求专利复审委员会宣告涉案专利无效，复审委于2008年3月6日作出第11155号决定，维持了涉案专利的专利权有效。
 
2009年1月20日，北京市一中院知识产权审判庭作出一审判决，判“尼欧普兰”胜诉，由三个被告共同赔偿2000万元经济损失及116万元诉讼合理支出共计2116万元，并立即停止销售涉案客车，停止制造侵权客车（（2006）一中民初字第12804号民事判决）。
   
中威和中大集团不服一审判决向北京市高级法院提起上诉，北京市高院于2009年3月23日受理了此案。
 
2009年7月21日，中威再次向中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会提出涉案专利无效请求。2010年2月25日，专利复审委员会作出了第14484号无效宣告审查决定，宣告尼欧普兰的涉案外观专利全部无效。
 
尼欧普兰因不服专利复审委员会的审查决定，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼，要求法院撤销专利复审委员会的无效宣告认定。2012年2月27日，北京第一中级人民法院作出判决，维持复审委作出的决定（（2010）一中行初字第2148号行政判决）。
 
尼欧普兰不服决定上述行政判决，上诉到北京高级人民法院。2012年7月11日，北京高级人民法院驳回上诉，维持原判（（2012）高行终字第911号行政判决）。
 
2012年8月10日，北京市高级人民法院判决撤销上述民事一审判决结果（（2006）一中民初字第12804号民事判决），驳回尼欧普兰的请求。
 
至此，尼欧普兰公司据以主张权利的涉案专利权已经被宣告无效，其所依据的权利基础已经不存在，尼欧普兰的民事诉讼请求已无法予以支持。也就是说，上述民事诉讼中的3方被告将不再承担2116万元的索赔。
 
中威公司针对涉案专利提出过多次无效宣告请求。在能查询到的3份无效宣告判决书中，时间上较早的2份无效宣告决定书由于无效请求人提交的在先设计与涉案专利不相同且不相似，或者提交的境外证据未做公证认证或补充证据超过取证期限而最终维持了专利权有效。
 
下面将详细地分析专利复审委作出的第14484号决定。

3、无效经过及分析
 
3.1 涉案专利
 
尼欧普兰依法获得专利为200430088722.4的外观设计专利权，具体如下：


3.2 法律依据
 
专利法23条：授予专利权的外观设计，应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同和不相似。
 
3.3 当事人的主张
 
无效请求人的主张：
 
上述证据真实有效，符合法律规定，各证据之间互相印证，形成了完整的证据链，充分地证明了本专利的外观设计在优先权日之前已经在德国的《今日客车》和《客车杂志》上公开发表，因此，本专利不符合专利法第二十三条的规定，应当宣告无效。
 
专利权人的主张：
 
2004年第9期《今日客车》和《客车杂志》均没有公开日，且不能证明与本案相关的事实；
 
2004年第9期《今日客车》和《客车杂志》两本杂志所公开的都是客车模型的照片。客车模型和客车属于不同的产品类别，两者必然是不相同的外观设计。而且，是未经专利权人授权和同意而公开的。
 
专利权人还提供了德国国家图书馆莱比锡总部经理和常驻代表的夏埃尔·费恩瑙的证人证言作为反证9，用于证明赠阅本送至国家图书馆的日期不等同于公开日或媒体界公开使用的日期。
 
另外，专利权人还提供了反证到达图书馆的日期不是向公众公开的日期。
 
3.4 证据和事实的认定
 
本案的无效决定中，合议组对证据进行了如下认定：
 
1）关于出版物的公开时间

①关于《今日客车》
 
证据1：德国慕尼黑公证师汉斯约克·黑勒博士出具的H0676/2009号公证书，证明德国博物馆图书馆收藏有2004年第9期《今日客车》期刊。
 
证据6：用于证明2004年第9期《今日客车》期刊的公开时间最迟为2004年9月17日，其包含三份文件：1.德国公证师菲尔斯滕贝格出具的F.360/2009号公证书，该公证书对德国律师于尔根·汗格尔豪普特出具的向霍瑟+门德公司询问2004年第9期《今日客车》上市时间的证言进行了公证，并附霍瑟+门德公司的回信（有公司公章和负责人签名），信中指出2004年第9期《今日客车》是2004年9月17日在书店上架，并且根据电脑记录显示是在当天提供给订户的；2.德国斯图加特公证师贝恩特·施杜姆普出具的218-a/2009号公证书，证明该公证师亲自去霍瑟+门德公司查询2004年第9期《今日客车》交货时间，并附霍瑟+门德公司电脑拷屏文件证明交货时间是2004年9月17日；3.曼海姆初级法院-公司注册法院司法员克里斯提娜·吉甘提签名的霍瑟+门德两公司注册证明的证明文件，用以证明该公司是合法存续的法人实体，且这三份文件都经过中国驻德国大使馆的认证。
 
本案合议组认为，证据1和证据6可以证明，在德国出版的2004年第9期《今日客车》于2004年9月17日向公众公开。该公开时间早于本专利的优先权日（2004年9月20日），属于专利法第二十三条规定的本专利申请日之前的公开出版物。
 
②关于《客车杂志》
 
证据4主张2004年第9期《客车杂志》的公开日期是2004年9月6日，证据4是经公证认证的德国国家图书馆莱比锡办事处主任出具的证言以及2004年第9期《客车杂志》相关页的复印件，证言称2004年第9期《客车杂志》于2004年9月6日在该图书馆登记，并盖有德国国家图书馆的印章。
 
专利权人提交的反证9是经公证认证的证言，出证人与证据4的相同，针对2004年第9期《客车杂志》在该图书馆登记的事实称：送达至图书馆的日期不等同于公开日期或者媒体界公开使用的日期。
 
本案合议组认为，证据4和反证9可以证明2004年第9期《客车杂志》于2004年9月6日在该图书馆登记。出版商向国家图书馆提供《客车杂志》用于向公众提供阅览，国家图书馆自身也属于公众的范畴，因此，国家图书馆收到《客车杂志》的时间即是公众可以得到的时间，由此，可以认定2004年第9期《客车杂志》于2004年9月6日已向公众公开，早于本专利的优先权日。因此，2004年第9期《客车杂志》属于专利法第二十三条规定的本专利申请日之前的公开出版物。
 
2）关于未经专利权人授权和同意而公开
 
专利权人提交了经过公证认证的反证1至7主张在2004年8月24日召开的新闻发布会展示客车模型时，告知在场媒体禁止在2004年9月23日发布所拍摄的照片。
 
但专利权人提交的反证1至7中的部分证人没有亲临现场，或者亲临现场但证言也没提及发布会现场有人要求在某个日期之前不得公开展品，或者证人属于专利权人的员工，与本案有直接的利害关系，在没有其他证据佐证的情况下，证言未被采信，因此，本案合议组认为专利权人提交的反证不能支持曾告知出席新闻发布会的媒体记者禁止在2004年9月23日之前发布所拍摄的照片这一主张。
 
而且，专利权人的反证可以证明:专利权人召开的是展品的新闻发布会，目的是向社会公众推介一款新型客车。在这种情况下，专利权人主张要求在场记者对其展示的车型保密本身也是不符合常理的。再者，专利权人明知上述会议的形式与目的，参会人员的职业特性，应当申请外观设计专利时，至少应当按审查指南的规定在得知他人泄露本专利申请内容的两个月内，即前述《今日客车》出版后的两个月内，提交不丧失新颖性的声明和证明材料，但专利权人未在所述期限内提交声明和证明材料，因此，未能依据专利法24条3款规定的享受新颖性的宽限期。
 
3.5 相同和相近似比较
 
专利权人主张上述2004年第9期《今日客车》刊登的是拍摄的模型图片，并用反证1至8证明其主张，但从首页首篇文章可以看出介绍谈到“安全部件”和“EPS和制动辅助系统”等内容，该文所展示的信息是向读者展示一款新的乘用客车，而非就模型介绍模型。即使专利权人声称其刊登的照片所拍摄的是客车的模型，但其所展示的是客车的外观设计。最终认定2004年第9期《今日客车》的图片所批露的是关于客车的外观设计。
 
在上述事实认定的基础之上，本案合议组作出了两者属于相近似的外观设计的决定，无效了涉案专利。
 
4、对本案的评析
 
本案争议点主要集中如下几点：
 
（1）境外证据如何取证以及采纳标准；
 
（2）专利权人刊登的照片为客车的模型照片，其所展示的是否为客车的外观设计；
 
（3）未经专利权人授权和同意公开（不丧失新颖性）的理由是否成立?
 
对于本案，我所给出如下评论：

（1）对于境外形成的证据，需进行相应的公证认证手续：
 
涉外证据需经由所在国公证机关予以证明，并经中国驻该国使馆予以认证或者履行中国与该所在国订立的有关条约中规定的证明手续。
 
（2）申请人应在专利申请之后再公开相关技术和设计：
 
一旦申请日之前已公开，如果符合不丧失新颖性公开的规定，即在申请专利的发明创造在申请日（有优先权的指优先权日）之前六个月内在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的；在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的；他人未经申请人同意而泄漏其内容的，建议按期提交相应的证明文件，以保证符合“不丧失新颖性”的规定。
 
中国与欧洲不同，“不丧失新颖性”的规定仅限于上述三种情况，除此以外，即使是申请人在申请日之前的其他公开行为，也不会被认可，且该“公开行为”一旦被他人作为证据提出无效宣告请求，可能会导致该专利被无效。
 
另外，在中国，对于不丧失新颖性的审查特别严格，例如，在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的，需要由主办单位出具证明材料，证明材料上注明展览会展出日期、地点、展览会名称以及该发明创造展出的日期、形式和内容，并加盖主办单位的公章。在实际工作中，主办单位的公章是极难获得的。
 
（3）在先出版物上刊登的照片虽为客车的模型照片，如果所展示的确是为客车的外观设计，仍可以作为破坏涉案专利专利性的证据。
 
专利权人的反证1至7主张2004年8月24日召开的新闻发布会展示客车模型，用以说明展出的是模型，与客车的类别不同，因此，两者不具有可比性。但该证据同时也证明了专利权人召开的是展品的新闻发布会，是向社会公众推介一款新型客车。
 
此外，《今日客车》首页首篇文章可以看出介绍谈到“安全部件”和“EPS和制动辅助系统”等内容，该文所展示的信息是向读者展示一款新的乘用客车，而非就模型介绍模型。即使专利权人声称刊登的照片所拍摄的是模型，但其所展示的是客车的外观设计。最终，合议组认定2004年第9期《今日客车》的图片所披露的是关于客车的外观设计。
 
（4）提交反证时也应特别留意，避免出现证据有利于支持无效请求人的观点。
 
在本无效决定中，专利权人提交的反证9，欲证明赠阅本送至国家图书馆的日期不等同于公开日或媒体界公开使用的日期，但专利权人并没有意识到国家图书馆自身也属于公众的范畴，因此，国家图书馆收到《客车杂志》的时间即是公众可以得到的时间，即只要入库就可以接收读者的订购，因此，合议组并未支持专利权人的观点，该反证9反而进一步印证了证据的公开日早于涉案专利的优先权日。
 
（5）在侵权纠纷中，无效涉案专利是应对侵权诉讼最有效的方式。
 
在提出无效宣告请求时，应注意证据的采集，并确保证据的真实性、关联性和合法性以及确保证据之间形成完整的证据链。
 
（6）各国专利制度存在的异同，在其他国家和地区申请前，应予以了解，并在申请前告知委托代理人是否之前有公开的行为。
 
5、结语
 
本案所涉及的法律问题较为典型，特别是，中国外观设计无效案件在欧盟国家的取证问题，以及对此类证据采信的标准问题。例如，中威客车公司为了证明涉案外观设计在申请日前已被公开，提交了德国出版的《Bus Aktuell（今日客车）》杂志，并聘请德国律师收集了杂志零售商电脑上记录的杂志上架时间，由德国公证员到零售商的销售场所现场取证获得杂志销售记录，从而证明了涉案外观设计在申请专利前已被公开。最终证据被本案合议组采信，并作出了宣告涉案专利无效的决定。
 
本文在介绍第14484号无效宣告请求决定书的基础上，对该决定中涉及的一些典型问题进行了讨论，并就今后的实务应对策略给出了一点建议，希望对业界同行有点参考作用。
 

（2013年）