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北京林达刘知识产权代理事务所
张宝瑜
在中国的专利实务中,分案申请一般有两种情况。一种情况是审查员在审查意见通知书中指出了权利要求之间不具有单一性,申请人为了保护从原申请中删除的技术方案而被动提出分案申请。另一种情况是在原申请未结案之前,申请人主动提出的分案申请。而申请人主动提出分案申请的目的一般包括两种,较常见的是为分案申请撰写新的权利要求书,从而获得不同保护范围的专利权,而相对较少的是寻求为分案申请另外分配审查员,从而尝试让新分配的审查员接受申请人的意见陈述。
但是,提出分案申请真的能起到更换审查员的作用吗?对于该问题,专利法以及审查指南中均无相关的规定。为此,我所以一段时间内收到的发明专利申请的分案的审查意见为样本进行了统计。在这段时间内,我所总共收到80次第一次审查意见,其中有13件分案的审查员与母案的审查员是相同的。也就是说,根据我们统计的样本,有约16%(=13/80)的分案申请的审查员与母案的审查员是相同的,而约84%的分案申请的审查员与母案的审查员是不同的。
另一方面,根据来自SIPO的相关审查员的信息,得知:目前外观申请的分案申请100%都会回到母案审查员进行继续审查。而对于发明申请和实用新型申请的分案申请,现在的做法是,分案申请会如同其它申请一样由专利局的计算机系统根据技术领域进行随机的审查员分配,但是如果某一审查员被分配了分案申请,可以要求转给母案的审查员,而母案审查员一般都会接受从其他审查员处转来的分案。但这并不是必须遵循的规定,从以上我所的统计数据也可以看出,实践中,很多审查员也并不将分案转给母案审查员。
同时,作为对期望通过分案来更换审查员的申请人不利的消息,另据一位参与过政策制定的审查员介绍:为了提高审查的效率、保持审查的一致性,SIPO目前正在研究内部政策,规定分案回到母案审查员处进行审查。
我所认为,就目前来看,分案申请仍然是较为有效的更换审查员的手段。对于SIPO的内部政策,我所会进一步跟踪了解。
(2014年)