一、引言
在复审委4W101965号无效决定中，合议组宣告专利号为ZL02158707、发明名称为“含微量氧的R-Fe-B系烧结磁体及其制造方法”的发明专利（下称“涉案专利”）全部无效。其理由为该专利权利要求的多处修改超范围，不符合专利法第33条的规定
[1]。其中，合议组认为申请人将数值范围特征“100<O<1200ppm”
[2]缩小为“100 ppm <O<900ppm”的修改超范围。
为什么看起来将数值范围限缩而并未扩大保护范围的上述修改会被认定为修改超范围？本文将以本案为例，评析中国专利法中对数值范围修改的规定。
二、案件经纬
（一）实审阶段
在实质审查过程中审查员引用了对比文件CN2257992A来评述权利要求的创造性。该对比文件公开了一种各向异性烧结磁体，其中元素O的含量为960ppm，磁体中含有稀土元素Nd、Pr和Dy，三种元素之和为29.86%。为了排除实质审查过程中审查员引用的对比文件所公开的内容，申请人将权利要求1中“100<O<1200ppm”修改为“100 ppm <O<900ppm”（修改点1-A），将20<(Nd、Pr、Dy/Tb)<30wt%修改为"26wt%< (Nd、Pr、Dy/Tb)<30wt%"（修改点1-B）
[3]。在上述修改的基础上，权利要求得到了实质审查过程中审查员的认可，从而本申请得以授权。
涉案专利在提交申请时的权利要求1如下：
“1、一种各向异性烧结R-（Fe，TM)-B-X磁体，特征在于：
其中R指稀土元素Pr、Nd、Tb、Dy中的至少l种；其总量为：26wt%<(Nd、Pr、Dy/Tb)<30wt%；
TM=Ti、V、Cr、Mn、Co、Ni、Ga、Ca、Cu、Zn、Si、Al、Mg，Zr、Nb，Hf、Ta、W、Mo中的至少1种；X=O、C、N；100ppm<O<900ppm，N<3000ppm，C<1000ppm。”
（二）无效审查阶段
合议组在决定书中指出：
1、关于元素O的含量，原说明书中记载了100ppm<O<400ppm、40ppm<O<800ppm、800ppm<O<1200ppm等具体的范围( 参见涉案专利公开文本说明书第2页第15行)，包括了原权利要求1中记载的100<O<1200ppm的数值范围中间的400ppm、800ppm等中间数值。在这种情况下，应当首先考虑采用符合专利法第33条的通常的修改方式进行修改，而并非可以直接适用具体放弃式的修改。
本案实质审查过程中审查员引入的对比文件公开的氧含量为960ppm，而本专利原说明书中记载的400ppm和800ppm作为权利要求I中原数值范围100-1200ppm的中间数值均可以作为修改依据，以使得权利要求1的范围中排除上述960ppm。
在原说明书和权利要求书中均未记载O的含量为900ppm的点值，也不能从其记载的内容中直接、毫无疑义地确定出该点值。因此权利要求1中上述1-A的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合专利法第33条的规定。
2、本案中，实质审查过程中审查员引入的对比文件公开的上述稀土元素的含量为29.86wt%，而本专利授权文本的权利要求1中(Nd、Pr、Tb、Dy)的含量范围为26-30wt %，并未将上述对比文件公开的值排除在外，因此这种修改显然不能作为“具体放弃”式的修改以避开专利法第33条的限制。
在涉案专利原申请文件中，没有均未记载(Nd、Pr，Tb、Dy)的含量为26wt%的点值，也不能从其记载的内容中直接、毫无疑义的确定出该点值。因此，权利要求l中上述1-B的修改超出原说明书和权利要求书记载的范围，不符合专利法第33条的规定。
基于上述原因，最终合议组宣告了涉案专利全部无效。
三、相关法律规定
由于涉案专利的申请日为2002年12月26日，其适用于2001年版的《审查指南》。在合议组的上述意见中，提到了对数值范围的符合专利法第33条修改的方式和修改的一种特例—具体放弃式的修改。2001年版的《审查指南》第二部分第八章5.2.2.1中规定：
①“对于含有数值范围技术特征的权利要求中数值范围的修改，只有在修改后数值范围的两个端值在原说明书和／或权利要求书中已确实公开的前提下，才是允许的”。
②“如果在原说明书和/或权利要求书中没有公开某特征的原数值范围的其他中间数值，而鉴于对比文件公开的内容或者鉴于当该特征取原数值范围的某部分时发明不可能实施，在该发明申请排除所述部分后具有新颖性和创造性的前提下，允许用具体"放弃"（Disclaimer）的方式，从一个数值范围较宽的权利要求中排除该部分，使权利要求从整体上看来，覆盖具有明显排除该部分的一个确定的保护范围”。
在2010年版的《审查指南》中，在其第二部分第八章5.2.2.1中有与上述第①点相同的规定，而对于上述第②点，在其第二部分第八章5.2.3.3有关不允许的删除的规定中，有相似的规定，即：
“如果在原说明书和权利要求书中没有记载某特征的原数值范围的其他中间数值，而鉴于对比文件公开的内容影响发明的新颖性和创造性，或者鉴于当该特征取原数值范围的某部分时发明不可能实施，申请人采用具体“放弃” 的方式，从上述原数值范围中排除该部分，使得要求保护的技术方案中的数值范围从整体上看来明显不包括该部分，由于这样的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，因此除非申请人能够根据申请原始记载的内容证明该特征取被“放弃” 的数值时，本发明不可能实施，或者该特征取经“放弃” 后的数值时，本发明具有新颖性和创造性，否则这样的修改不能被允许”。
对于上述规定的理解，专利法第33条的立法宗旨是，在先申请的原则下，为了防止申请人通过修改引入在原始申请文件中没有公开（明确的或者隐含的公开）的新的技术内容，从而损害国家与社会公众的利益。
对于上述第①点规定，由于申请日之后的公众可能从一个申请中披露的数值范围内优选一个具有更好效果的具体数值范围或者数值（这被视为是新的内容），如果任由申请人随意修改数值范围，将会使得申请日以后的公众丧失在该申请基础上进一步研发的可能性。因此，只有在修改后数值范围的两个端值在原说明书和／或权利要求书中已确实公开的前提下，上述才是允许的。
而对于上述第②点规定，笔者认为是修改权利要求时的一种特例，其是在原说明书和权利要求书中没有记载某特征的原数值范围的其他中间数值，无法按照上述第①点规定进行修改的情况下的修改方式。这种修改方式受到严格的限制，只有在两种情形下才允许，即：A.对比文件公开的内容影响发明的新颖性和/或创造性B.当该特征取原数值范围的某部分时发明不可能实施。在上述两种情况下，允许申请人采用具体“放弃”式的修改方式。对于上述A情形，需要修改后的权利要求相对于对比文件具备新颖性和创造性，对于上述B情形，需要让审查员相信被放弃的部分是本发明不能实施的数值范围。
四、对本案的评述
本案中，为了避开对比文件公开的氧含量为960ppm这一技术特征，需要对权利要求中的数值范围进行修改，但是，根据上述2001年版的审查指南的规定，修改必须首先考虑其他端点值有没有在说明书中被公开。
关于元素O的含量，原说明书中记载了100ppm<O<400ppm、40ppm<O<800ppm、800ppm<O<1200ppm等具体的范围，因此，为了避开为960ppm，首先应该考虑用说明书中已经公开的端点值400ppm和800ppm作为新的端点值进行修改，只有在说明书中没有公开其他中间值时，才可以考虑根据上述第②点规定，放弃掉部分的数值范围而避开960ppm，并争辩修改后的数值范围相对于960ppm具备创造性。
关于上述稀土元素的含量，对比文件公开了数值29.86wt%，因此，按照审查指南的规定，如果采用上述第②点规定的方式对权利要求的修改应该避开该数值。然而，申请人修改后的数值范围为26-30wt %，其仍然覆盖了对比文件的数值29.86wt%，并未避开该值，这种修改并不适用于审查指南的放弃式修改规定的两种情形，因此被合议组认为并非具体放弃式的修改。
由于放弃式的修改其实质是一种不被允许的，超范围的修改方式，只有满足上述A或B两个情形才会被允许。在稀土元素的含量修改在不被认定为适用于审查指南规定的“具体放弃”式的修改的前提下，该修改被认定为修改超范围。
关于本案，有以下思考：
（一）关于数值范围的限缩式修改
有种观点认为，如果一个专利申请的原始文本中公开了一个特定范围，其含义是在该特定范围内的任何数值都适用于该申请，因此将其限缩为一个小的范围，则不会修改超范围。例如，某实验的温度范围是20℃-80℃，其意味着在20℃-80℃的范围内，本专利都能实施，因此在40℃-60℃的范围内，本专利也是可以实施的。因此，将该范围修改为40℃-60℃，不会超出原说明书记载的范围。
另一种观点认为，专利法第33条规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。如果上述40℃、60℃并未记载在原始公开的文本中，则包含40℃-60℃这一数值范围的技术方案并未被原始文本所公开，该方案也不能直接地、毫无疑义地被确定，因此，上述修改超范围，不符合专利法第33条的规定。
从审查指南的规定及上述案例的结果来看，中国的审查实务显然采取了后者的观点，对数值范围的限缩修改采用了较为严格的审查标准。
（二）关于权利要求中数值范围的正常修改和具体“放弃式”修改的关系
所谓权利要求中数值范围的正常修改，指的是修改后的端点值在原说明书和/或权利要求中已经记载的情况下进行的修改，也就是前述的审查指南第①点规定。
而根据前述审查指南第②点规定，，如果原说明书和/或权利要求中没有记载某特征的原数值范围的其他中间数值，则是具体“放弃”修改的一个前提，本案也明确体现了这一点。
那么，如果在原说明书和/或权利要求中记载某特征的原数值范围的其他中间数值，但是根据该中间数值修改后的新的数值范围仍被对比文件公开的内容影响新颖性或创造性，此时，还能否适用具体“放弃”式修改来排除文件公开的内容，并争辩修改后的权利要求具备创造性呢？（问题X）对此，指南中并无明确的规定。
对此，一种观点是，将“如果在原说明书和/或权利要求书中没有公开某特征的原数值范围的其他中间数值”认为是具体“放弃”式修改的必要前提，则如果根据原说明书和/或权利要求中记载某特征的原数值范围的其他中间数值进行的修改，仍无法避开对比文件公开的内容，但由于原说明书和/或权利要求已经公开了某特征的原数值范围的其他中间数值，其不具备具体“放弃”式修改的前提条件，因此无法进行具体“放弃”式修改了。
另一种观点认为，审查指南中的“原数值范围”可以理解为上述“根据该中间数值修改后的新的数值范围”，则审查指南中的“原数值范围的其他中间数值”可以理解为采用该数值修改后，能够排除对比文件公开的内容的那个数值，因此，对于上面的问题X的回答应该是，还可以继续适用具体“放弃”的方式。
根据本案中合议组的意见，“关于元素O的含量，原说明书中记载了100ppm<O<400ppm、40ppm<O<800ppm、800ppm<O<1200ppm等具体的范围( 参见涉案专利公开文本说明书第2页第15行)，包括了原权利要求1中记载的100<O<1200ppm的数值范围中间的400ppm、800ppm等中间数值。在这种情况下，
应当首先考虑采用符合专利法第33条的通常的修改方式进行修改，而
并非可以直接适用具体放弃式的修改。”
从如上合议组的意见的上下文进行理解，似乎可以推出，如果采用本案的原说明书和权利要求书中记载的多个中间数值均不能避开对比文件公开的数值960ppm时，还可以适用具体放弃式的修改。这是笔者的一个推测。但这样的理解似乎更合乎情理，对申请人较为有利，因此笔者赞成上述的第二种观点。
（三）本案例对申请文件撰写的影响
基于本案例，笔者认为，在撰写说明书时，除了要给出数值范围的两端值的实施例外，还应该尽量多给出多个数值范围中间的数值的实施例，这样便于在以后的审查中利用中间数值进行多种可能的修改而不超范围。当然，当有些申请人并不希望在专利申请中公开数值范围内真正起到突出实质性特点的范围或者数值点时，这在撰写时还需要考虑对上述范围或者数值点进行隐藏。
有种观点认为，如果在说明书中不记载数值范围的任何中间值，则当审查员采用的对比文件中的数值影响了该申请的新颖性或创造性时，其可以直接采用具体“放弃”的修改—直接排除对比文件中相应的部分—这样的修改更为灵活。
对此，笔者认为，在目前的审查实务中，对具体“放弃”修改的审查非常严格，在对于审查员所要引用的对比文件没有充分的预期，且没有充分的把握争辩上述数值范围取经过“放弃”的数值后，该申请具备新颖性和创造性时，还是建议申请人在说明书和/或权利要求书中记载多个端点值，以便于未来可能的修改。
（四）结语
对于数值范围的修改，尤其是看似限缩性的修改，容易引起申请人、代理人，乃至审查员的疏忽，从而得到带有修改超范围缺陷的权利要求的授权专利。
在不具备授权后订正程序的中国，这样的修改超范围的缺陷，在授权专利中，无异于一颗定时炸弹，其为授权专利带来了极为不稳定性。如果上述缺陷被竞争对手发现，并提起专利的无效请求，则这样的专利可以确定是必然会被无效的。
无独有偶，在WX7372号无效宣告请求审查决定中，合议组发现涉案专利的权利要求1中的修改后的数值范围“11～30”的数值端值11和30均未明确地记载在原说明书和/或权利要求书中。因此，权利要求1所限定的技术方案超出了原说明书和权利要求书的记载范围，不符合专利法第33条的规定。从而宣告了涉案专利无效。
申请人在答复审查意见通知书时，要小心谨慎，尽量采用原始文本中已经公开的中间数值进行修改。在采用“具体放弃”式修改这一特殊修改方式时，需要充分争辩具有修改后的数值范围的权利要求具备新颖性和创造性，或者放弃的数值不能实施本申请。
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