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浅析无效宣告请求中请求人的主体资格


北京林达刘知识产权代理事务所
石腾飞
汪送来
 
一、案件基本信息

发明名称:细菌纤维素凝胶面膜
专利号:200610075040.8
申请日:2006年3月29日
授权公告日:2008年2月13日
专利权人:钟春燕
无效宣告请求人:海南省椰果产业协会
无效宣告请求日:2011年11月24日
决定日:2012年8月2日无效宣告请求审查决定号:WX19154

二、前言

本无效宣告请求审查决定主要涉及三个方面的问题:1、无效宣告请求人是否具备主体资格;2、说明书是否公开充分;3、本申请是否具备创造性。

上述第2和第3方面的问题,分别涉及技术方案的实现是否必须通过实验数据加以证实才能成立,以及相对于现有技术和公知技术的结合,本专利的发明是否具备创造性的问题。关于这两个方面的问题,专利界讨论较多,在此不作讨论。

上述第1方面的问题,涉及无效宣告请求人的主体资格的问题。在无效程序中,涉及这方面问题的案例并不多。本文在此进行浅显的探讨,旨在抛砖引玉。
 
三、案件经纬

2011年11月24日,无效宣告请求人海南省椰果产业协会针对ZL200610075040.8号、名称为“细菌纤维素凝胶面膜”的中国发明专利提出无效宣告请求,主张涉案专利不符合专利法第26条第3款以及专利法第22条第3款的规定。

专利权人认为,涉案专利符合专利法第26条第3款、专利法第22条第3款的规定,并指出无效宣告请求人主体资格不合法。

专利复审委员会于2012年8月2日作出第19154号无效宣告请求审查决定,认定海南椰果产业协会作为无效宣告请求人的主体资格合法,但无效宣告请求人的无效理由不成立,维持该专利权有效。

四、关于无效宣告请求人的主体资格

1、专利权人的主张

针对无效宣告请求人主体资格问题,专利权人提交了以下反证。

反证2:海南省工业和信息化厅2012年3月23日出具的琼工信消费函[2012]148号,“关于海南省椰果产业协会不能作为细菌纤维素凝胶面膜专利无效请求人的函”,其中带有两份附件:反证2-1:海南省椰果产业协会“决议案”; 反证2-2:2011年9月28日的海南省椰果产业协会《会议纪要》。

反证3:海南省工业和信息化厅文件2012年4月20日出具的琼工信人事函[2012]218号,“关于海南省椰果产业协会不能作为将椰子水发酵制作的食用纤维素及其生产方法和细菌纤维素凝胶面膜专利无效请求人的函”;带有两份附件: 反证3-1.《鉴定文书》(琼公司法(痕检)字[2012060]号);反证3-2.请求人的授权委托书。

反证4:海南省民政厅2012年4月23日出具的琼民改[2012]1号责令改正通知书。

专利权人还提交了 “海南省椰果产业协会重大活动备案报告制度”、“海南省椰果产业协会管理制度”、“海南省椰果产业协会第一届理事会”、“海南省椰果产业协会历年来大事记”、“海南省椰果产业协会章程” ,用于证明海南省椰果产业协会所作出的决议案不符合椰果产业协会的规定。

专利权人认为:①无效宣告请求人(海南省椰果产业协会)属于社会团体法人,其主管单位为海南省工业和信息化厅,上述由海南省工业和信息化厅出具的反证2认为其未履行事先报告制度,海南省椰果产业协会的决议无效;②海南省椰果产业协会作为涉案专利无效宣告请求人的法律主体缺乏合法性;③海南省椰果产业协会对涉案专利无效宣告的目的性缺乏正义性,不符合《社会团体登记管理条例》(1998年9月25日中国国务院令第250号公布)第四条的规定;④主管单位已经对海南省椰果产业协会发出整顿整改公告,限制其以法人名义作出的一切活动;⑤由反证2的两份反证2-1和2-2可以看出,无效宣告请求的提出并不是整个椰果产业协会共同的决议。

依据上述反证2-4以及其他材料能够证明海南省椰果产业协会不具备民事诉讼主体资格。
 
2、无效宣告请求人的主要主张

无效宣告请求人当庭出示了海南省椰果产业协会登记证原件,登记证原件所记载的该协会的有效日期为2007年8月24日至2012年8月24日。

请求人认为:(1)海南省椰果产业协会自2007年8月24日成立,有效期至2012年8月24日,有独立的社团法人登记证书,具备提起无效的资格,其发证机关海南省民政厅在椰果产业协会没有违反法律和法规的情况下,对其活动不得干涉;海南省工业和信息化厅的函件不具备相应法律效力。(2)专利权人无权追究椰果产业协会内部决定程序,应由会员来追究协会的责任。因此海南省椰果产业协会具备无效主体资格。
 
3.中国专利复审委员会的认定

复审委员会认为:无效宣告请求人提交的社会团体法人登记证书载明其有效期限为“2007年8月24日至2012年8月24日”,这表明海南省椰果产业协会在上述期限内是有效存在的。根据法律规定,在存续期间,海南省椰果产业协会作为社会团体法人具有法律赋予的民事权利能力和民事责任能力,可从事与其能力相适应的民事诉讼活动。因此,从形式上看,无效宣告请求人提交的无效宣告请求书、授权委托书均加盖有“海南省椰果产业协会”的公章,海南省椰果产业协会作为请求人符合审查指南关于无效宣告请求人资格的规定。

专利权人所提及的协会规程等有关材料属于协会内部的规章,只能对协会内部会员产生约束力,对外并不具备约束力,当事人对协会决定产生异议,只能在协会内部协商解决或请求法院判定协会决议是否无效。协会登记部门或主管部门对有关决议的处理决定不能影响椰果产业协会作为独立社会团体法人的基于其民事诉讼能力所作决定的成立,因此,专利权人的主张不能成立。
 
4、关于无效宣告请求中请求人主体资格的探讨

中国《专利法》第四十五条规定:自国务院专利行政部门公告授权专利权之日起,任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的,可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效[1]

这里的“任何单位或者个人”指的是享有民事权利和承担民事义务的任何单位或者个人,其可以是中国单位或者个人,也可以是在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织。

由此看,我国在立法中对于提出无效宣告请求人的范围界定得很广泛,只是笼统地规定“任何单位或者个人”。这里,对于“个人”,是指自然人,而对于“单位”的理解,根据立法原则及民法的原则,应当解释为包括法人、非法人组织等在内的一切单位。虽然在实践中,提出无效宣告请求的请求人大多与所请求宣告无效的专利权具有利害关系,但法律上并不要求 作为请求人的“单位或者个人”必须与请求宣告无效的专利权具有利害关系,司法实践中也遵循只要有关单位或者个人按照法定程序提出无效宣告请求,有关机构(即中国国家知识产权局)就必须受理审查。

在本案中,尽管专利权人对请求人的主体资格提出了质疑,并且提供了反证以及相关材料以证明请求人不具有无效宣告请求的主体资格。但专利权人所提及的协会规程等有关材料仅属于协会内部的规章,只能对协会内部会员产生约束力,对外并不具备约束力,当事人对协会决定产生异议,只能在协会内部协商解决或请求法院判定协会决议无效。协会登记部门或主管部门对有关决议的处理决定不能影响海南省椰果产业协会作为独立社会团体法人的基于其民事诉讼权利所作决定的成立。因此,海南省椰果产业协会具备民事诉讼主体资格。

下面,笔者再对无效宣告请求人这一概念进行进一步延伸分析。

首先,如上所述,作为利害关系人的被控侵权人以及无利害关系的人都可以提出无效宣告。在实践中,中国专利复审委员会受理的无效宣告请求中有相当比例是侵权诉讼的被告提出的。[2]被控侵权人往往通过提出无效宣告请求来对抗专利权人的侵权指控。

另外,根据中国专利审查指南的规定,专利权人自己也可以对其专利提出无效宣告请求。实践中也确实有这样的案例。出现这种现象的原因可能是多方面的。首先,在中国,在授予专利权之后,没有专门的订正程序。专利权人发现专利文件存在错误或者问题,无法通过订正予以纠正。因此,在确有必要修改的情况下,有时专利权人会选择主动请求宣告专利权部分无效的做法,通过缩小其专利权的保护范围,使其专利权具有更好的稳定性[2]。其次,也不排斥专利权存在权属纠纷,在专利权人有可能丧失所拥有的专利权的情况下,主动请求宣告该专利权无效。

中国《专利审查指南2010》对于专利权人对其专利权提出的无效宣告请求规定了以下限制性条件:第一,只能请求宣告其专利权部分无效,而不能请求宣告其专利权全部无效;第二,所提交的证据必须是公开出版物,而不能是其他类型的证据;第三,专利权为共有专利权的,无效宣告请求只能由全体专利权人共同提出,而不能由其中一个或者部分专利权人提出。专利权人对其专利权提出的无效宣告请求不符合上述规定的,中国专利复审委员会不予受理。[3]

那么,这些限制性条件有什么意义呢?对此,笔者有以下观点。

(1)限制专利权人请求宣告专利无效时只能请求宣告部分无效而非全部无效。

如果专利权人请求宣告其专利权全部无效,是一件很反常的事情。专利权人申请专利是为了保护自身的专利技术,使其享有专利技术的独占权,从而保障自身的合法权益,形成保护优势,同时还可以许可他人使用并获得报酬,取得专利带来的相关经济利益。如果专利权人请求宣告专利权全部无效,此专利将会自始无效,专利权人将失去独占垄断优势,这明显有违专利申请的初衷。而且,即使专利权人希望放弃专利权人,只要不续缴专利年费即可。通过请求宣告无效的方法否定一项专利权的效力,是一件很费事费财的事,专利权人选择这种“不经济”的方式放弃全部专利权利,其行为有悖常理,并且浪费社会资源。或许其所请求宣告无效的专利权本来应该是别人的专利权,如此一来,其提出无效还将损害他人利益。为此,中国《审查指南》对专利权人无效自己的专利做出了限制性规定,其目的就是为了防止专利权人滥用专利无效机制,防止浪费社会资源。在可能存在权属纠纷的情况下,保护真正专利权人的合法利益。

(2)限制专利权人只能以公开出版物作为无效宣告请求的证据。

如果专利权人声称在申请日之前已经公开销售过,这种证据的真伪别人很难甄别,有时候专利复审委也无法判断。如果允许专利权人采用这些证据,则专利权人很有可能会对证据予以认可并对相关事实进行自认。对于对其不利的一方当事人认可的证据和自认的事实,专利复审委员会通常都会予以支持。由此就很容易通过这种公开销售等使用公开证据将专利权无效。如果该专利权存在权属纠纷,则会损害真正专利权人的利益。为此,中国《审查指南》对专利权人宣告其专利权无效请求作出了证据类型的限定,只有公开出版物才能作为证据,这种证据的真实性通常不存在疑义。不管专利权人出于什么目的,采用申请日前在国内外出版物上公开发表过的出版物无效部分专利权,既公正也合理,真正的权利人不会因此而受到不应有的损害。

(3)如果专利权是共有的,提出无效宣告请求的请求人必须是所有专利权人。如果对此不加限制,当共有专利权人之间发生矛盾时,部分专利权人会恶意无效专利,损害其他共有人的权利,也会造成专利管理的混乱。
 
五、结语

从上面分析来看,中国《专利法》明确规定了任何单位或者个人(包括专利权人)都可以请求宣告专利权无效。并且,中国《专利审查指南》中对于专利权人请求宣告专利权无效所规定的限制性条件,具有一定的现实意义。
 
六、后记

涉案专利最终被中国专利复审委员会认定是有效的。该专利曾获第十一届中国专利优秀奖,并被列入国家科技支撑计划,专利产品现已产业化,出口供应韩国、日本、台湾等地。该专利是中国椰子产业首次由食品领域向非食品领域渗透和转移的成功范例,其有效提高了椰子的附加价值,使椰子产业得到了进一步升级,同时也开辟了椰子应用的新领域。因此,该专利是否有效对中国的椰子产业具有重要影响。
 
七、参考文献:

[1] 中国专利法(2008)
[2] 尹新天,中国专利法详解,469页,2011年3月
[3] 中国专利审查指南(2010),第四部分第三章3.2
 
(2014年)

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