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北京林达刘知识产权代理事务所
张宝瑜

 
【引言】

在《专利审查指南》第四部分第一章中，列举了专利复审委员会（下称“复审委”）审查工作的几个原则。其中包括依职权审查原则，即：复审委可以对所审查的案件依职权进行审查，而不受当事人请求的范围和提出的理由、证据的限制。但复审委对这一原则的适用不能是无限制的。通过本案例，我们可以从复审委、北京市第一中级人民法院（下称“一中院”）、北京市高级人民法院（下称“北高院”）和中华人民共和国最高人民法院（下称“最高院”）的不同观点中，了解到对《专利审查指南》中“明显实质性缺陷”的解释和界定，以及司法部门对复审委依职权审查的限制。

【本案简介】

本案的基本信息如下表所示：
 

 

其中，本申请经历的审查决定和判决如下表：
 

一审法院（一中院）认为，《专利审查指南》中，有关“明显实质性缺陷审查”的规定中并不包括审查创造性，复审委在复审时主动审查本申请是否具备创造性的问题属于“明显实质性缺陷审查”没有法律依据。而以“节约当事人的时间，避免案件在实审程序和复审程序二者之间振荡”亦缺乏法律依据。因此，撤销了复审委作出的复审审查决定^[2]。

二审法院（北高院）认为，复审程序中复审委以驳回决定所依据的事实和理由为其审查的基本范围，以依职权引入新的理由进行审查为其例外情形。一审判决将发明专利初步审查与实质审查中的“明显实质性缺陷审查”范围进行等同界定缺乏依据。复审委员会在第30895号决定中根据《专利法》第二十二条第三款的创造性进行评述，该理由并非专利复审委员会在审查驳回决定时所必然涉及的事由；同时在本案中对于创造性的认定并非属于以本领域技术人员的知识水平无需深入调查证实即可得出的事由，因此专利复审委员会在本案中直接引入创造性问题不应属于“明显实质性缺陷”的范畴。同时，专利复审委员会关于节约当事人时间、避免案件在实审程序和复审程序之间来回振荡的主张，亦不能作为其作出第30895号决定具有合法性的依据。因此驳回上诉，维持原判^[3]。

最高院认为，《专利审查指南》在“发明专利申请的初步审查”部分列举了属于“明显实质性缺陷”的各种情形，但发明创造的创造性评价并不包括其中。虽然初步审查与实质审查、复审无效审查阶段的“明显实质性缺陷”的审查范围不应当完全一致，但在上述三个阶段中的“明显实质性缺陷”的情形的性质应当相同。不宜将《专利审查指南》列明的“明显实质性缺陷”扩大解释到创造性。专利复审委员会依职权审查专利属于例外，应当严格依据法律、法规及规章的相关规定进行。涉案申请的创造性评价在此前的驳回决定中并未涉及，同时也不属于“明显实质性缺陷”，因此，本案显然不属于复审委可以依职权审查的情形^[4]。因此驳回了复审委的再审申请。

【代理人评析】

《专利审查指南》规定，复审程序是因申请人对驳回决定不服而启动的救济程序，同时也是专利审批程序的延续。因此，一方面，专利复审委员会一般仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查，不承担对专利申请全面审查的义务；另一方面，为了提高专利授权的质量，避免不合理地延长审批程序，专利复审委员会可以依职权对驳回决定未提及的明显实质性缺陷进行审查[5]。

根据上述规定，专利复审应该具有“行政救济”和“延续审批”两个属性。单独地审视这两个属性，二者是相互冲突，相互矛盾的。如果专利复审主要作为“行政救济”来实施，显然不应该把审查的焦点转向审查的延续，而应该评价驳回决定是否合理。如果专利复审主要作为“延续审批”来实施，显然“行政救济”就会大打折扣。

复审委认为前述这两个属性的权重并不相同。在复审委一位专家撰写的文章中指出，“提供救济”是其首要属性，“延续审批”属性是“提供救济”属性的必要补充^[6]。然而，在具体审查中，复审委的合议组可能会忽略“提供救济”和“延续审批”的不同重要性，甚至将“延续审批”这一属性放到首要位置考虑。例如，有时复审委的有的合议组会认为，前审已经审查过新颖性，而新颖性是创造性的一种极端情况（即权利要求的特征完全被对比文件公开），都属于专利性的大范畴。在专利性这一大范畴中，在前审审查过新颖性的基础上，利用同一对比文件进一步审查创造性也无不妥。本案在复审中的进一步审查，也可以归因于上述理由。这样做，为了避免可能的审批程序的延长而去追求了效率，却可能丧失了公平性，对申请人的利益造成了损害。

笔者认为，审查员应该依据相关法律法规进行审查。然而，《专利审查指南》确实未对复审阶段的依职权审查的范围进行明确的规定，这成为了审查员依职权审查的范围不明晰的理由之一。

如上所述，《专利审查指南》规定，“为避免不合理地延长审批程序，专利复审委员会可以依职权对驳回决定未提及的明显实质性缺陷进行审查”。可见，依职权审查是有前提的。但在本案中，复审委和法院双方都没有就什么是“不合理地”延长审批程序给出解释。笔者认为,“不合理地”延长审批程序包含的情形比较复杂，具体判断时，什么是“合理地”延长审批程序，什么是“不合理地”延长审批程序可能存在巨大的争议。但是，可以明确的是，对于申请文件中的“明显实质性缺陷”的审查，应该是避免不合理地延长审批程序的一种方式。然而，在《专利审查指南》的关于复审的这一部分，确实没有明确复审所针对的“明显实质性缺陷”具体为哪些缺陷。但本案中，最高院给出的意见至少是：不宜将《专利审查指南》列明的“明显实质性缺陷”扩大解释到创造性（参见上文最高院的意见部分）。从最高院的暧昧的意见可以理解出，最高院认为复审阶段的“明显实质性缺陷”可能具有初审阶段没有涵盖的情形，即其范围广于初审阶段应审查的“明显实质性缺陷”，但是创造性不应该属于复审阶段的“明显实质性缺陷”。

那么，我们至少可以明确，初审阶段应审查的“明显实质性缺陷”也是复审阶段为避免不合理地延长审批程而可以依职权审查的内容。根据《专利审查指南》，申请文件的明显实质性缺陷审查，包括专利申请是否明显属于专利法第五条（违反法律）、第二十五条规定的情形（科学发现、智力活动规则等），是否不符合专利法第十八条（外国人是否在中国有固定居所）、第十九条第一款（外国申请人是否委托代理机构）、第二十条第一款的规定（是否进行保密审查），是否明显不符合专利法第二条第三款（外观设计的定义）、第二十二条第二款或第四款（新颖性和实用性）、第二十六条第三款或第四款（说明书公开充分、权利要求清楚）、第三十一条第一款（单一性）、第三十三条（修改超范围）或专利法实施细则第十七条至第二十二条（撰写缺陷）、第四十三条第一款的规定（分案申请超范围），是否依照专利法第九条规定不能取得专利权（同样的发明创造只能授予一项专利权）。

虽然中国不是判例法国家，但是本案在最高院的知识产权案件年度报告(2014年)中被特别提出，其对复审委的执法仍有较强的规范作用。从本案例可以得出，复审委在复审请求的审查中，不应扩大“明显实质性缺陷”的范围。因此本案例限制性地规范了复审依职权审查的范围。通过本案例，最高院强化了复审的救济程序的性质，而对专利审批程序的延续的审查范围这一方面进行了规制，从而更好的维护了专利申请人的权益。

然而，在2015年4月1日国家知识产权局公示的第四次专利法修改草案中，增加了“专利复审委员会除了对当事人在复审请求中提出的理由和证据进行审查外，必要时，可以对专利申请是否符合专利法有关规定的其他情形进行审查”的条款。这一条款增大了复审委依职权修改的自由度，这对申请人的权利可能造成一些潜在的威胁。我们期待第四次专利法修改后，专利法实施细则中能够明确上述法条适用的具体情形，能够体现对申请人更加公平合理的价值取向，明确复审依职权审查的范围，确保申请人的合法权益。我们将密切关注此次未决的第四次专利法修改。

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