浅谈答复公知常识的思路

摘要：在当前的专利审查实务中，公知常识的审查意见出现的频率较大，如何答复这样的审查意见，是广大专利代理人经常思考的一个课题。本文从一个涉及公知常识的实际案例出发，以专利审查指南的相关规定为基础，对答复公知常识的审查意见的思路进行了讨论。

关键词：公知常识、三步法、技术启示、本领域技术人员

一、引言

目前在中国的实质审查中，审查员在进行创造性的审查时，大量地使用公知常识。审查员一般先指出发明与对比文件存在某个区别技术特征，但是该区别技术特征是本领域的公知常识或者本领域技术人员为了某个目的很容易想到该区别技术特征。

在进行答复时，想要证明区别特征不是公知常识十分困难。对此，可以从“本领域技术人员没有动机将区别特征应用到最接近现有技术”的角度来进行争辩，下面根据笔者实际处理的一个案例来进行说明。

二、案例简介

（1）审查意见概要

该专利申请(CN201180014828.7)请求保护一种电磁减振装置。审查员在通知书中指出，权利要求1与对比文件1(JP2003073792A)的区别特征是：边缘位置计算单元，其根据所输入的上述钢板的宽度尺寸以及实时或者每隔规定时间输入的该钢板的宽度方向的位移量来运算求出该钢板的边缘位置。

针对该区别特征，审查员进一步指出：“本领域技术人员根据现有技术的启示，能想到根据钢板的边缘位置进行减振控制，为了得到钢板边缘位置，能想到设置边缘位置计算单元，通过输入钢板的宽度尺寸以及实时或者每隔规定时间输入的钢板的宽度方向的位移量来运算求出该钢板的边缘位置。”
上述区别特征是申请人所强调的发明点，但审查员通过推理而断言该特征属于公知常识，认为权利要求1不具有创造性。

（2）审查指南相关规定

通常的答复思路是强调该特征不是公知常识并要求审查员举证。但实际上，审查员首次引用公知常识是无需举证的，并且即使申请人对该公知常识提出异议，审查员仍然可以不提供证据，只说明理由。

因此，仅要求审查员进行举证，并不是一个行之有效的方法。因此，需要考虑其他角度的争辩理由。

笔者在此首先解释一下公知常识在创造性判断时的作用。中国专利审查指南第二部分第四章第3.2.1.1节之(3)针对“三步法”的第三步有如下规定：

在该步骤中，要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题）的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。

下述情况，通常认为现有技术中存在上述技术启示：

(i)所述区别特征为公知常识，例如，本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段，或教科书或者工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段。
(ii)所述区别特征为与最接近的现有技术相关的技术手段，例如，同一份对比文件其他部分披露的技术手段，该技术手段在该其他部分所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同。
(iii)所述区别特征为另一份对比文件中披露的相关技术手段，该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同。

从以上规定可知，在“三步法”的第三步中，目的是判断现有技术是否给出技术启示。无论是“区别特征为公知常识”还是“区别特征被公开且作用相同”都只是用来证明现有技术给出技术启示的具体手段。并且，笔者认为，从上面的规定中，隐含了现有技术给出技术启示需要满足的两个前提：第一个前提是最接近现有技术必须存在发明所实际解决的技术问题，否则，没有必要为了解决该技术问题而对最接近现有技术进行改进；第二个前提是，根据区别特征进行改进必须要是对最接近现有技术的改进，而非破坏，否则，本领域技术人员没有理由改变最接近现有技术。

（3）本案的答复思路

因此，对于本案来说，可以考虑绕开公知常识的争论，从以下角度证明本领域技术人员没有动机将区别特征应用到最接近现有技术中：例如，最接近现有技术中不存在发明所实际解决的技术问题，区别特征无法结合到最接近现有技术中，区别特征结合到最接近现有技术中导致无法实现其发明目的或导致其方案无法实施等等。根据笔者的实务经验，如果确实符合以上情况，那么这样的争辩理由是有说服力的，审查员一般会接受这样的争辩。

但是，本案并不存在以上情况。

接着，笔者通过对本案进行进一步研究发现，虽然审查员认为：“为了得到钢板边缘位置，容易想到边缘位置计算单元”，但是，在该专利申请的背景技术部分中所引用的专利文献1( JP 2009179834A)中，已经提出了获取钢板边缘位置并进行相应减振控制的方案，只不过其获取钢板边缘位置的方式是利用边缘位置检测传感器。因此，为了得到钢板边缘位置，容易想到的应该是设置边缘位置检测传感器而非边缘位置计算单元。

基于这一思路，笔者在进行意见陈述时进行了如下争辩，并得到了审查员的认同：

“现有技术(例如，背景技术中引用的专利文献1)实际上已经考虑到了钢板宽度方向上的蛇形对减振控制的影响并相应地设置了边缘位置检测传感器。因此，在对比文件1的基础上，本领域技术人员能够想到根据钢板的边缘位置来进行减振控制。

但现有技术的状况是：为了得到钢板的边缘位置，在钢板的宽度方向上以规定间距在可能与钢板的边缘位置相对置的位置处配置多个边缘位置检测传感器，从而利用该边缘位置检测传感器检测出钢板的边缘位置。

本领域技术人员能够获得本领域中所有的现有技术，因此，本领域技术人员在看到对比文件1的基础上，为了得到钢板的边缘位置，仅能够想到设置现有技术中已经存在的边缘位置检测传感器，而不会另辟蹊径，去思考并研究其它更优异的解决之道，这并非本领域技术人员所具备的能力。

换句话说，既然本领域中已经存在获得钢板的边缘位置的手段，那么本领域技术人员为何不采用该现有的手段，而去研究本领域中不存在的、相比现有技术更优秀的方案？况且，这种研究本身已经超出了本领域技术人员的能力。”

以上争辩理由虽然有其特殊之处，可能在很多情况下并不适用，但是从本质上看，仍然是通过合乎逻辑的推理来证明“本领域技术人员没有动机将区别特征应用到最接近现有技术”。

三、小结
综上，对于公知常识的争辩，可以考虑根据个案的具体情况，直接从本领域技术人员没有动机将区别特征应用到最接近现有技术的角度来得出现有技术未给出技术启示的结论，从而无需纠结区别特征是否为公知常识的问题。当然，对于公知常识的争辩，还有其它的方法，在此不一一详述。最后，希望本文能够对各位专利代理人同行和专利申请人有所帮助。

（2016年）