我所针对最高法院发布审理侵犯专利权纠纷案新司法解释提出评述和建议

2016年3月22日中国最高人民法院颁布了《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（下简称“专利司法解释二”）共计31条。《专利司法解释二》主要涉及权利要求解释、间接侵权、标准必要专利、合法来源抗辩、禁令、赔偿额计算、专利无效对侵权诉讼的影响等。该次发布的司法解释的目的可以概括为以下三点：1) 解决专利诉讼中“周期长、举证难、赔偿低”等突出问题；2) 坚持权利要求折中解释原则（以权利要求为中心和以说明书为中心的架构之间的折中）为公众提供明确的权利要求范围；3）既保护权利人的正当权益，又要避免专利权不适当地扩张。

以下是我们将部分解释摘选出来，并提出评述和建议。

第二条
权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效的，审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉。
有证据证明宣告上述权利要求无效的决定被生效的行政判决撤销的，权利人可以另行起诉。
专利权人另行起诉的，诉讼时效期间从本条第二款所称行政判决书送达之日起计算。

在现实中，部分中国企业会抄袭国外企业的现有技术并在中国申请实用新型专利，然后通过运用授权的专利阻挠国外企业在中国的经营发展，甚至通过该专利起诉国外企业。

而本条款就规定了一旦实用新型专利被专利复审委员会宣告无效，法院可以驳回基于该无效权利要求的侵权起诉，无需等待行政判决生效。

第三条
因明显违反专利法第二十六条第三款、第四款导致说明书无法用于解释权利要求，且不属于本解释第四条规定的情形，专利权因此被请求宣告无效的，审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院一般应当裁定中止诉讼；在合理期限内专利权未被请求宣告无效的，人民法院可以根据权利要求的记载确定专利权的保护范围。
权利要求书、说明书及附图中的语法、文字、标点、图形、符号等存有歧义，但本领域普通技术人员通过阅读权利要求书、说明书及附图可以得出唯一理解的，人民法院应当根据该唯一理解予以认定。

中国专利法第二十六条第三款（充分公开）及第四款（支持，明确及简洁）内容最近在中国的诉讼和无效中备受关注。

最近，在一场美国手机巨头苹果和一家中国公司致臻的诉讼中，北京高院做出判决：中国知识产权局复审委员会必须重新审查致臻公司的CN100518070号中国专利，因为该专利说明书中未能充分公开其技术方案。

从《专利司法解释二》的第三条和第四条我们可以发现法院非常重视中国专利法第二十六条第三款、第四款。在这种情况下，我们建议应从如下三个方面着重检查权利要求及说明书：

1）技术方案是否得到充分公开以便本领域的技术人员无需付出创造性劳动便能实施该技术方案。

2）权利要求是否从形式上和实质上都得到说明书的支持，即说明书中应该包括足够具体的实施方案来支持权利要求的范围。
对于打算进入中国的国外申请来说，如果权利要求的范围较为宽泛的话，我们建议在说明书中添加一些“过渡”说明，例如“中位概括”，或者在说明书中对实施方案如何支持权利要求范围进行解释。

3）技术方案是否描述地清楚。根据目前的审查和诉讼趋势，我们建议在权利要求自身中明确技术方案。如果在某些情况下无法实现上述要求，我们建议在说明书中对技术方案进行清楚的描述。

例如，针对申请人自己创造的术语，我们建议至少在说明书中限定该术语的内涵与外延。对于一些难以清晰定义的特征，我们建议在说明书中通过各种不同的方式具体描述。

第五条
在人民法院确定专利权的保护范围时，独立权利要求的前序部分、特征部分以及从属权利要求的引用部分、限定部分记载的技术特征均有限定作用。

第九条
被诉侵权技术方案不能适用于权利要求中使用环境特征所限定的使用环境的，人民法院应当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围。

第十条
对于权利要求中以制备方法界定产品的技术特征，被诉侵权产品的制备方法与其不相同也不等同的，人民法院应当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围。

第十二条
权利要求采用“至少”“不超过”等用语对数值特征进行界定，且本领域普通技术人员阅读权利要求书、说明书及附图后认为专利技术方案特别强调该用语对技术特征的限定作用，权利人主张与其不相同的数值特征属于等同特征的，人民法院不予支持。

《专利司法解释二》的第五条，第九条，第十条和第十二条明确规定了权利要求中的下列内容具有限制作用：

1）权利要求的前序部分和特征部分所限定的技术特征；
2）使用环境特征（即，限定了使用发明的背景或条件的特征）；
3）产品权利要求中限定的制备方法；
4）“至少”及“不超过”等表述。

因此我们建议在撰写权利要求时要谨慎限定上述内容。

第六条
人民法院可以运用与涉案专利存在分案申请关系的其他专利及其专利审查档案、生效的专利授权确权裁判文书解释涉案专利的权利要求。
专利审查档案，包括专利审查、复审、无效程序中专利申请人或者专利权人提交的书面材料，国务院专利行政部门及其专利复审委员会制作的审查意见通知书、会晤记录、口头审理记录、生效的专利复审请求审查决定书和专利权无效宣告请求审查决定书等。

《专利司法解释二》对于母案权利要求的解释和分案权利要求的解释之间的共同作用做了明确说明。在针对分案申请答复审查意见时，非常重要的一点是针对分案申请所进行的争辩或解释须与母案保持一致。同样地，对于法庭上与专利授权或授权后有效性抗辩相关的程序，针对母案和分案所进行的争辩或解释应当保持一致。

我们注意到与征求公共意见的草案相比，《专利司法解释二》将草案中“有直接相关性的专利，例如与涉案专利存在分案申请关系的其他专利”改为“与涉案专利存在分案申请关系的其他专利”，这可能意味着将直接相关性仅限定为母案和分案。

第八条
功能性特征，是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。
与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征相比，被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果，且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的，人民法院应当认定该相应技术特征与功能性特征相同或者等同。

第八条提供了诉讼程序中对“功能性特征”的解读，所以非常重要。

首先，我们建议尽量避免在权利要求中使用“功能性特征”；并且撰写权利要求时应使得本领域技术人员可以通过阅读权利要求本身直接且清楚地确定各个特征的具体实施手段。

其次，如果权利要求中的某些特征必须进行“功能性”限定，那么我们建议同时在从属权利要求和说明书中提供能够实现权利要求书中限定的功能或效果的足够的具体实施方式。如果能够为一个功能性特征提供至少两个代表性实施方式则效果更佳。例如，至少提供一个硬件实施例和一个软件实施例以便能够尽可能广地涵盖等同特征。

例如，就软件数据库技术而言，考虑到第8条，以下提供权利要求撰写较好的范例：

该技术的发明点在于排序。独立权利要求1要求保护一种计算机执行方法，限定了“在接收到数据元素流中的每个单独数据元素后对存储在缓冲器中的数据元素设置边界条件”。该特征涵盖范围较广，但是本领域的技术人员可以认为其为具体实施手段（直接且明确地确定）而非一项功能。
在该范例中，还给出数个可以支持和解释该特征的具体实施方案。在该案例中，
对存储在缓冲器中的数据元素设置边界条件包括：识别缓冲器中存储的数据元素中的最小数据元素；并且判断最小数据元素和接受到的单个数据元素之间的差是否超过临界值，
对存储在缓冲器中的数据元素设置边界条件包括：判断是否超过缓冲器的最大尺寸，
对存储在缓冲器中的数据元素设置边界条件包括：判断新接收到的数据元素是否超过截止值，
上述内容在从属权利要求及说明书的相应部分中进行了限定和描述。
假设权利要求1中的上述特征在诉讼中被认为是“功能性特征”，那么上述具体实施例在确定权利要求1的保护范围时就将起到重要作用。

第十一条
方法权利要求未明确记载技术步骤的先后顺序，但本领域普通技术人员阅读权利要求书、说明书及附图后直接、明确地认为该技术步骤应当按照特定顺序实施的，人民法院应当认定该步骤顺序对于专利权的保护范围具有限定作用。

对于方法步骤的“先后顺序”的解释可能会影响到诉讼的结果，因此我们应当重视。

基于第11条规定的内容，对于申请人不希望明确步骤先后顺序的情况，我们提出如下建议：

1）在权利要求中不要对步骤进行编号；
2）在描述步骤时避免使用具有先后顺序意味的词语，比如在步骤与步骤之间，避免使用“然后”，“之后”，“之前”等词语；
3）在说明书中具体说明步骤的顺序可以进行改变以及如何改变，最好不要只用一个简单的单句来说明这一点；及
4）如果改变步骤的顺序将会带来实质性变化和产生显著的技术效果，我们建议以相同的步骤、但是不同的步骤顺序来撰写不同的权利要求。

权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。

早在2010年，中国最高院曾经对于禁止反言原则表现出支持的态度，即不论修改或者陈述最终是否被审查员接受或是否与专利授权存在因果关系，上述修改或陈述都将会导致涉案技术方案的放弃。但是《专利司法解释二》第十三条改变了高院原先的支持态度。如果权利人能够证明上述修改或陈述是被明确否定了的，则禁止反言原则将不再适用。

第十八条
权利人依据专利法第十三条诉请在发明专利申请公布日至授权公告日期间实施该发明的单位或者个人支付适当费用的，人民法院可以参照有关专利许可使用费合理确定。
发明专利申请公布时申请人请求保护的范围与发明专利公告授权时的专利权保护范围不一致，被诉技术方案均落入上述两种范围的，人民法院应当认定被告在前款所称期间内实施了该发明；被诉技术方案仅落入其中一种范围的，人民法院应当认定被告在前款所称期间内未实施该发明。
发明专利公告授权后，未经专利权人许可，为生产经营目的使用、许诺销售、销售在本条第一款所称期间内已由他人制造、销售、进口的产品，且该他人已支付或者书面承诺支付专利法第十三条规定的适当费用的，对于权利人关于上述使用、许诺销售、销售行为侵犯专利权的主张，人民法院不予支持。

基于上述条款，申请专利时采用分层级撰写从属权利要求的方法是明智的。因此，即使经过权利要求的合并式修改等改动，发明专利申请公布时申请人请求保护的范围与发明专利公告授权时的专利权保护范围也可以保持一致，这样被诉技术方案均落入上述两种范围。由此，可以收取在发明专利申请公布和发明专利公告授权二者之间的合理费用。

第十九条
产品买卖合同依法成立的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的“销售”。

如果能够举证证明专利侵权，这对于权利人来说是非常有利的。即使无法证明购买者已经收到侵权产品（这点在过去的实践中是必要的），只要产品买卖合同是依法成立的，“销售侵权产品”就能够成立。

第二十条
对于将依照专利方法直接获得的产品进一步加工、处理而获得的后续产品，进行再加工、处理的，人民法院应当认定不属于专利法第十一条规定的“使用依照该专利方法直接获得的产品”。

2009年颁布的《专利司法解释一》第十三条规定：对于将依照专利方法直接获得的产品进一步加工、处理而获得的后续产品属于使用依照专利方法直接获得的产品，因此构成专利侵权。而《专利司法解释二》第二十条规定保护范围不能延伸到上述进一步加工、处理而获得的后续产品。

此处的“加工”或者“处理”是指改变成分，结构或产品状态以至于原本的产品不复存在。但是，不论是从司法解释中或者在实务中都没有办法明确定义何种程度的改变才能有资格被认为是“加工”或者“处理”。例如，多种化学物质被物理混进一种混合物中，也就是说纯化合物的状态被改变为一种混合物状态，是否属于“处理或加工”或者该混合物是否组成“后续产品”一直存在争议。

第二十一条
明知有关产品系专门用于实施专利的材料、设备、零部件、中间物等，未经专利权人许可，为生产经营目的将该产品提供给他人实施了侵犯专利权的行为，权利人主张该提供者的行为属于侵权责任法第九条规定的帮助他人实施侵权行为的，人民法院应予支持。
明知有关产品、方法被授予专利权，未经专利权人许可，为生产经营目的积极诱导他人实施了侵犯专利权的行为，权利人主张该诱导者的行为属于侵权责任法第九条规定的教唆他人实施侵权行为的，人民法院应予支持。

本条款列出了间接专利侵权的典型方式，这是目前为止中国法律中对于间接侵权最明确的规定。

第一段中明确地阐释了“提供给他人”这一行为，而并未提及其他行为。深层含义或许是帮助实施侵权行为构成共同侵权，前提是直接侵权行为成立。因此，生产和进口“专利”产品不构成帮助实施侵权行为。类似地，至于提出销售“专利”产品，由于销售行为并未完成，产品还未提供给另一方实施专利侵权行为，所以这类提出销售“专利”产品并不构成帮助实施侵权行为。

因此，如果权利人基于本条款主张间接侵权的，很可能会要求停止“提供”专利产品的行为，但停止生产，进口和提出销售专利产品的行为或者是不可行的。

第二十四条
推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息，被诉侵权人以实施该标准无需专利权人许可为由抗辩不侵犯该专利权的，人民法院一般不予支持。
推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息，专利权人、被诉侵权人协商该专利的实施许可条件时，专利权人故意违反其在标准制定中承诺的公平、合理、无歧视的许可义务，导致无法达成专利实施许可合同，且被诉侵权人在协商中无明显过错的，对于权利人请求停止标准实施行为的主张，人民法院一般不予支持。
本条第二款所称实施许可条件，应当由专利权人、被诉侵权人协商确定。经充分协商，仍无法达成一致的，可以请求人民法院确定。人民法院在确定上述实施许可条件时，应当根据公平、合理、无歧视的原则，综合考虑专利的创新程度及其在标准中的作用、标准所属的技术领域、标准的性质、标准实施的范围和相关的许可条件等因素。
法律、行政法规对实施标准中的专利另有规定的，从其规定。

推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息明确了公平合理和非歧视原则（FRAND）。

第二十五条
为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，且举证证明该产品合法来源的，对于权利人请求停止上述使用、许诺销售、销售行为的主张，人民法院应予支持，但被诉侵权产品的使用者举证证明其已支付该产品的合理对价的除外。
本条第一款所称不知道，是指实际不知道且不应当知道。
本条第一款所称合法来源，是指通过合法的销售渠道、通常的买卖合同等正常商业方式取得产品。对于合法来源，使用者、许诺销售者或者销售者应当提供符合交易习惯的相关证据。

上述条款规定了一种例外情况，即如果产品使用者已经支付了合理费用那么其可以继续使用侵权产品。该条款对于“不知道”也给出了明确的定义。同时为防止捏造合法来源以逃避相应的责任，使用者也被要求提供特定证据。

第二十六条
被告构成对专利权的侵犯，权利人请求判令其停止侵权行为的，人民法院应予支持，但基于国家利益、公共利益的考量，人民法院可以不判令被告停止被诉行为，而判令其支付相应的合理费用。

和征求公共意见的草案相比，本司法解释依然保留了“国家利益”和“公共利益”，但是“各方利益的严重失调”被删去。如果侵权行为成立，禁令仍适用于大部分情况，除非涉及到国家和公共利益。

第二十七条
权利人因被侵权所受到的实际损失难以确定的，人民法院应当依照专利法第六十五条第一款的规定，要求权利人对侵权人因侵权所获得的利益进行举证；在权利人已经提供侵权人所获利益的初步证据，而与专利侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，人民法院可以责令侵权人提供该账簿、资料；侵权人无正当理由拒不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以根据权利人的主张和提供的证据认定侵权人因侵权所获得的利益。

对于权利人来说这是个好消息，因为可以免除举证损失的责任。由于中国没有揭示证据的发现程序，在过去权利人最多只能够举出间接证据，例如侵权公司的年报。上述间接证据或许能够有资格作为“证明侵权人获得利益的初步证据”并启动本条款的施行。

第二十八条
权利人、侵权人依法约定专利侵权的赔偿数额或者赔偿计算方法，并在专利侵权诉讼中主张依据该约定确定赔偿数额的，人民法院应予支持。

本条款精神已经在审判实践得到认可，特别是在最高院于2013年做出一项影响重大的判决之后。签署上述合同可以作为一种防止反复侵权的手段。

（2016年）