在中国需要避免自我抵触

为了避免重复授权的问题，在各国普遍设置有抵触申请的制度，中国也不例外。并且，在2008年第三次修改中国专利法时，进行了一项重大的改动，即从先前的自我不抵触修改为了即使是自己的申请也可以构成抵触申请。这实际上迫使打算在中国进行专利申请的公司将研发周期从18个月（从申请到公开的时间）缩短为12个月（优先权期限）。

但是，很多在本国施行自我不抵触的申请人由于在最开始撰写申请文件时并未充分意识到中国的自我抵触，因此在对应的中国专利申请的审查中有可能会被基于自己的在先申请指出新颖性的问题。以下笔者将简要介绍一下中国的抵触申请制度并就如何应对提供一些意见，以供大家参考。

一、2008年修改抵触申请的相关规定的原因

该修改的目的在于更严格禁止重复授权以及更容易判断是否构成重复授权。

具体来说，根据修改前的规定，针对同一申请人的多个申请，为了禁止重复授权，需要将在先申请的权利要求和在后申请的权利要求进行比较；而根据修改后的规定，需要将在先申请的整个申请文件与在后申请的权利要求进行比较（即，新颖性标准）。

根据中国国家知识产权局条法司出版的《专利法第三次修改导读》的说法，认为上述两种判断方式主要存在两方面的区别。第一，从判断的难易程度上看，新颖性标准是世界各国专利法都有规定的标准，运用起来更为容易一些；第二，从防止重复授权的效果来看，新颖性标准显然更加严格一些，因此能够更为彻底地防止重复授权。

二、什么样的申请构成抵触申请

根据中国专利法第二十二条和第二十三条的规定，在先申请构成在后申请的抵触申请需满足如下形式要件。

（一）针对作为发明或实用新型的在后申请，在先申请也必须是发明或实用新型，外观设计申请不会构成抵触申请。同样，针对作为外观设计的在后申请，在先申请也必须是外观设计申请，发明或实用新型申请不会构成抵触申请。
（二）在先申请必须是向中国专利局提出的申请。也就是说，向香港、澳门和台湾专利局提出的申请无法构成这里所述的抵触申请，而一件虽然指定了中国但是未实际进入中国国家阶段的PCT申请也是无法构成这里所述的抵触申请的。
（三）在先申请的申请日（有优先权的是指优先权日）早于在后申请的申请日（有优先权的是指优先权日），但不包括两件申请的申请日相同的情况。
（四）在先申请的公开日期晚于在后申请的申请日（有优先权的是指优先权日），包括在先申请的公开日期与在后申请的申请日相同的情况。在在先申请为发明专利申请的情况下，所述公开日期是指中国专利局自申请日起满十八个月进行的公布的日期，在在先申请为实用新型专利申请或外观设计专利

申请的情况下，所述公开日期是指中国专利局进行的授权公告的日期。

需注意的是，与例如欧洲等地区的规定不同，在中国，只要已经公开，不管在公开之前在先申请是否撤回或丧失权利，都可以作为抵触申请。

三、抵触申请的效力

在中国，抵触申请只能用于评价新颖性，而不能用于评价创造性。但是，需要注意的是，在中国，如以下案例所示，如果权利要求与对比文件相比，不同之处仅仅为本领域惯用手段的直接置换，该权利要求也会被认为不具备新颖性。

第89622号复审决定

权利要求1所要求保护的技术方案与作为抵触申请的对比文件1所公开的内容相比，所不同的仅仅在于本申请用“大于半圆的曲面”代替了对比文件1中“小于半圆的曲面”。合议组认为，两者所起的作用相同，都是用于对光的分散，对于本技术领域技术人员来说，这种替换是所属技术领域的惯用手段的直接置换。因此，权利要求1相对于对比文件1不具备新颖性。

四、在中国提出申请时如何避免出现自我抵触

为了避免出现自我抵触，首先在计划在中国提出专利申请时需要尽早意识到中国施行的是自我抵触。因此，在中国提出申请A之前，需要尽早确认在中国已提交或者即将提交的、优先权日在前但是尚未公开的申请中是否记载有申请A的权利要求的技术方案。如果在申请B中记载了申请A的权利要求的技术方案，确认申请A是否可以要求与申请B相同的优先权，即使得申请A的优先权日与申请B的优先权日相同，申请B无法构成申请A的抵触申请。如果无法实现要求相同的优先权，则可以考虑将被申请B公开的权利要求从申请A删除，并将该权利要求并入到申请B。

五、如何应对由抵触申请导致的缺乏新颖性的问题

如果已经收到审查员以抵触申请提出新颖性的审查意见，应当如何处理呢？如前所述，抵触申请只能评价新颖性，而不能评价创造性。因此，只要补入抵触申请未记载的特征，即可克服该缺陷。此时，甚至可以补入实际上是现有技术、但是在抵触申请中并未记载的特征。

此外，如果该抵触申请是申请人自己的申请，除了正常答复新颖性的方式以外，如果该抵触申请目前还处于有效状态，还可以考虑将被认为没有新颖性的权利要求从本申请中删除，并且将该权利要求补入到抵触申请或者作为抵触申请的分案申请重新提出。这样当然同样可以克服新颖性的问题。

以上为对中国现行的抵触申请制度的解读和应对建议。希望对于各位读者能有所帮助。

（2016年）