自SIPO于2011年11月1日开始中日PPH的试运行以来,作为申请人在中国对发明专利申请加速审查的重要途径,PPH受到越来越多的申请人、尤其是外国申请人的关注。作为申请人,最为关心的莫过于提出PPH申请到底能给自己带来什么好处了。因此,本文将重点从PPH能否对审查速度、OA次数以及专利授权率这三个方面带来有利效果来介绍PPH。
首先,先了解一下SIPO受理的PPH申请情况(以下数据除非另有説明,均来自JPO负责维护的全球PPH网站,网址
http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/statistics.htm)。
图1示出了SIPO自2011年至2016年6月底各年度受理的PPH申请数据。
从图1中的数据可以看出,截止2016年6月底,SIPO共计收到17278件PPH申请,PPH申请量呈现出逐年增加的趋势。
图2示出了SIPO收到的所有17278件PPH申请所基于的审查单位的情况。
从图2中可以看出,在SIPO受理的所有PPH申请中,基于JPO、USPTO、EPO和KIPO四大知识产权局做出的审查结果的PPH申请占绝大多数。特别是基于JPO的审查结果提出的PPH申请,达到了8708件,占到了所有PPH申请的50%。另外,从我所处理大量PPH申请的经验来看,基于JPO做出的审查结果的PPH申请基本上都是日本申请人的申请,这点与基于USPTO做出的审查结果的PPH申请的情况不一样。因为后者可能不是美国申请人的申请,而是日本申请人或其他国家申请人的申请。因此,日本申请人提出的PPH申请的实际量很可能是大于总数的50%的。
接下来,我们就要进入到本篇文章的重点了,即在中国提出PPH申请到底有何效果?
提到效果,我们首先当然要关注一下设立PPH项目的初衷了:快。
这条快速路(Highway)到底有多快?全球PPH网站给出的SIPO的平均数据(从2016年1月到2016年6月的数据)为:从提出PPH申请到收到OA1的时间(Average Pendency from PPH Request to First Office Action)是2.7个月,从提出PPH申请到案件审结(授权、驳回或视撤)的时间(Average Pendency from PPH Request to Final Decision)是11.9个月。
上述11.9个月的平均数据是基于PPH申请的提出时间计算的,而SIPO对PPH申请的提出时间进行了如下严格规定:该专利申请必须已由SIPO在中国公布;
且该专利申请必须已经进入实质审查阶段(即由SIPO发出发明专利申请进入实质审查阶段通知书之后。允许的唯一例外情形是在请求实质审查的同时提出PPH申请);
且该申请尚未收到过任何实质审查通知书。虽然从上述规定可以看出PPH申请提出时间与进入实质审查阶段(以下简称「进实审」)的时间不尽相同,但由于大多数申请人会选择在进实审之后尽快提出PPH申请,或者选择在请求实质审查的同时提出PPH申请,在后一种情形下SIPO通常在一个月之内就会发出进实审通知书,所以PPH申请案件的基于PPH申请时间计算得到的上述11.9个月的审查周期与非PPH申请案件的基于进实审时间计算得到的审查周期(即从SIPO发出进实审通知书到案件审结的时间)还是有一定可比性的。由于截止目前SIPO还未公布2016年的审查周期,所以暂时以2015年SIPO年报中的发明申请的平均审查周期21.9个月作为对比数据。从11.9个月与21.9个月的对比可以看出,PPH申请案件相比于非PPH申请案件的审查周期短了10个月,缩短了近一半(10/21.9=45.7%)。这表明PPH申请能够使案件的审查得到明显加快。
为了更进一步地了解PPH申请案件和非PPH申请案件在审查速度上的不同,笔者还对我所代理的大量PPH申请案件和非PPH申请案件进行了统计。笔者选择了同一申请人(以下称“某申请人”」)的PPH申请案件和非PPH申请案件在同一时期(2015年7月1日到2016年6月30日)授权的案件作为对比对象,以尽量避免申请人不同以及SIPO各时期的判断标准变化可能对结果产生的影响,从而使对比数据更有效。图3示出了审查周期的对比情况。
从图3可以看出,某申请人在2015年7月1日到2016年6月30日授权的40件PPH申请案件的平均审查周期只有11.6个月,而同期授权的168件非PPH申请案件的平均审查周期为29.3个月,差值达到了惊人的17.7个月。这些数据充分地反映了PPH申请对于申请人加速其发明申请的实质审查有着非常显著的效果。
从个案情况来看,对于上述40件PPH申请案件,最短的审查周期只有173天(5.8个月),最长的则有820天(27.3个月)。从这些数据可以看出,对于PPH申请案件,个案的审查周期还是有较大差别的。这也证实了笔者从审查员处了解到的以下信息,即SIPO并未对PPH申请案件的审查周期做出明确的规定,只是要求审查员优先、尽快审查。
另外,尽管个案差别很大,但是从上述数据还可以看出,即使是PPH申请案件的最长审查周期27.3个月,也比非PPH申请案件的平均审查周期29.3个月短两个月。因此,PPH申请对于加速案件审查还是有明显效果的。
作为PPH申请人,除了关心案件审查速度,最关心的应该就是费用了。下面将通过研究OA次数是否减少来说明PPH申请是否能够起到减少费用的效果。
全球PPH网站给出的SIPO的平均OA次数(从2016年1月到2016年6月的数据)为约1次。由于SIPO至今从未给出过非PPH申请案件或所有案件的OA次数统计,所以无从对比。从笔者的经验来看,约1次的平均OA次数相较于非PPH申请案件应该还是有一定降低的。但约1次这个数据太过概略,无法准确地反映真实情况。
为了更准确地了解PPH申请案件和非PPH申请案件在OA次数上是否存在不同,笔者对上面提到的某申请人的PPH申请案件和非PPH申请案件的OA次数进行了统计。下图4示出了OA次数的对比情况。
从图4示出的平均OA次数可以看出,PPH申请案件相较于非PPH申请案件,OA次数平均减少了0.2次/件。因此, PPH申请对于减少OA次数进而对于降低费用有一定的效果。
关于PPH申请能否对授权率产生有利影响,SIPO未就此给出过任何官方数据。从笔者总结的我所代理的下列数据来看(考虑到目前案件的审结情况,仅以PPH申请第一年度和第二年度为例进行了统计),PPH申请对于提高授权率效果并不明显。
PPH申请第一年度(即2011年11月1日到2012年10月31日),我所代理的近50件PPH申请案件的授权率(以授权案件数除以授权案件数和驳回案件数之和计算)相对于同期进入实审的500多件申请的授权率提高了7%;PPH申请第二年度(即2012年11月1日到2013年10月31日),我所代理的100多件PPH申请案件的授权率相对于同期进入实审的1000多件申请的授权率仅提高了1个百分点。从这些数据可以看出,PPH申请案件的授权率比非PPH申请案件的授权率仅略有提高。
由上述分析可知,PPH申请最主要的效果还是在于加速审查。关于如何更好地利用PPH加速,笔者有如下两点建议。
第一,使案件尽快进入实质审查阶段。为此,可以在向SIPO提交新申请的同时提出实审请求。如上面提到的,SIPO规定发明专利申请由SIPO公布且发出进实审通知书之后才能提出PPH申请,允许的唯一例外情况为在公布之后在请求实质审查的同时提出PPH申请。从笔者从PPH审查员处了解到的PPH申请审查流程来看,即使是在这种例外情况下,PPH审查员也会等待SIPO对该申请发出进实审通知书之后再审查PPH申请能否被接受。因此,尽快使案件进入实质审查对加速案件的审查是有效的。
第二,尽快答复OA。对于PPH申请案件的OA答复期限,SIPO没有做任何特殊规定,即:对于一通的答复期限仍然是四个月;对于N(N大于等于2)通的答复期限仍然是两个月;而且允许申请人请求延期。因此,如果申请人对案件的审查速度有着非常迫切的需求,建议尽早答复OA。
最后,需要提醒对PPH申请感兴趣的申请人,SIPO对于PPH申请能否被接受进行审查的审查员是初审审查员,其对PPH申请文件的形式审查是非常严格的,请求文件的任何小瑕疵(如某一引用文件的名称填写错误)或者任何可能被审查员认为不清楚的描述(如《参与专利审查高速路(PPH)试点项目请求表》中的本申请和OEE申请之间的关系的描述、本申请的权利要求和对应的OEE权利要求之间的对应性的解释的描述)都有可能会导致PPH申请被直接驳回。另外,从笔者的经验来讲,PPH审查员对PPH申请文件并不是全面审查的。因此,可能会出现如下情形:虽然第二次提交的PPH申请文件克服了导致第一次PPH申请被驳回的缺陷,但是审查员以其他缺陷驳回了第二次PPH申请。而SIPO对于同一件发明申请最多只给了两次提出PPH申请的机会。对于上述可能出现的情形,申请人对该申请将无法再次提出PPH申请,从而导致该申请无法获得加速。综上,如果申请人需要PPH申请务必通过,最好委托有经验且仔细认真的事务所。