关于《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》的报告

为了贯彻落实党中央国务院《关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》（中发〔2015〕8 号文）和《国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》（国发〔2015〕71 号文）中对知识产权工作提出的新的部署和要求，积极回应社会反应尤其是创新主体提出的迫切需求，2015年底，国家知识产权局启动此次《专利审查指南》（下称《指南》）修改工作，并于2016年10月27日公布了《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》。

针对本次《指南》修改，国家知识产权局一开始进行了较为全面的研究，从收集到的780条建议中确定了385条拟修改的建议，但考虑到有些修改会涉及到《专利法》和《专利法实施细则》的修改，有些修改在前期调研和论证过程中仍有来自各方不同的意见尚未达成共识，因而最后形成于《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》中的修改内容并不多，主要集中于已经达成共识的、社会反应迫切的问题的解决。总结来说，本次主要包括以下六个方面的修改：涉及商业模式的发明、涉及计算机程序的发明、化学领域补交的实验数据、无效宣告程序、专利信息的查阅和复制、以及中止程序。

一、关于涉及商业模式的发明

1、涉及商业模式的发明

修改部分	《指南》第二部分第一章第4.2节：智力活动的规则和方法
修改内容	在该节第（2）项之后增加如下内容：【例如】涉及商业模式的权利要求，如果既包含商业规则和方法的内容，又包含技术特征，则不应当依据专利法第二十五条排除其获得专利权的可能性。
修改背景	随着互联网技术的发展，涉及金融、保险、证券、租赁、拍卖、投资、营销、广告、经营管理等领域的商业模式创新不断涌现，这些商业模式创新中的技术方案迫切需要得到恰当的保护。
修改说明	本次修改旨在不排除商业模式+技术特征构成的方案获得专利权的可能性，也就是说，只要方案不是纯商业模式，其中包含了一部分技术特征，即可满足保护客体的要求，
应对策略	本次修改并未完全放开商业模式的专利保护，而限于保护通过计算机技术和/或网络技术等实现的涉及某些商业领域的商业模式的创新，因而在撰写这类涉及商业模式的发明的申请文件的时候应注意结合计算机技术和/或网络技术等技术特征。

二、关于涉及计算机程序的发明

涉及计算机程序的发明是本次修改的重点，主要涉及以下四处的修改：1、澄清计算机程序本身与涉及计算机程序的发明二者的区别；2、无实践指导意义的例9的删除；3、程序可以作为装置权利要求的组成部分；以及4、全部以计算机程序流程为依据的装置权利要求中的“功能模块”修改为“程序模块”。

1、计算机程序本身

修改部分	《指南》第二部分第九章第2节：涉及计算程序的发明专利申请的审查基准
修改内容	修改前	修改后
	（1）……仅仅记录在载体（例如磁带、磁盘、光盘、磁光盘、ROM、PROM、VCD、DVD 或者其他的计算机可读介质）上的计算机程序……	（1）……仅仅记录在载体（例如磁带、磁盘、光盘、磁光盘、ROM、PROM、VCD、DVD 或者其他的计算机可读介质）上的计算机程序本身……
	例如，仅由所记录的程序限定的计算机可读存储介质……	例如，仅由所记录的程序本身限定的计算机可读存储介质……
修改背景	版权法意义上的“计算机程序本身”不同于专利法意义上的“涉及计算机程序的发明”，“计算机程序本身”属于智力活动的规则和方法，不能获得专利保护，而“涉及计算机程序的发明”可以获得专利保护。
修改说明	本次修改旨在澄清本节中的计算机程序或程序是指“计算机程序本身”，而不是指“涉及计算机程序的发明”。
应对策略	针对此类涉及计算机程序的发明，未来有可能允许采用例如如下“介质+计算机程序流程”的方式来撰写装置权利要求：例1：一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，其特征在于，该计算机程序被处理器执行时实现以下步骤： ……。

2、例9的删除

修改部分	《指南》第二部分第九章第3节：涉及计算机程序的发明专利申请的审查示例
修改内容	删除该节第（3）项中的例9：【例9】一种以自定学习内容的方式学习外语的系统……
修改说明	案例9对审查实践已无指导意义，因而本次《指南》修改对其进行了删除。

3、装置权利要求可以包括程序

修改部分	《指南》第二部分第九章第5.2节：权利要求书的撰写
修改内容	修改前	修改后
	涉及计算机程序的发明专利申请的权利要求可以写成一种方法权利要求，也可以写成一种产品权利要求，即实现该方法的装置。	涉及计算机程序的发明专利申请的权利要求可以写成一种方法权利要求，也可以写成一种产品权利要求，例如实现该方法的装置。
	如果写成装置权利要求，应当具体描述该装置的各个组成部分及其各组成部分之间的关系，并详细描述该计算机程序的各项功能是由哪些组成部分完成以及如何完成这些功能。	如果写成装置权利要求，应当具体描述该装置的各个组成部分及其各组成部分之间的关系，所述组成部分不仅可以包括硬件，还可以包括程序。
修改背景	根据现行《指南》，目前装置权利要求的撰写方式容易将程序流程理解为限定硬件的方法或功能。
修改说明	该修改使得程序能够作为装置权利要求的组成部分，从而能够引导申请人直接明确地描述其发明创造中涉及的程序流程方面的改进。
应对策略	针对此类涉及计算机程序的发明，未来有可能允许采用例如如下“硬件+程序”或者“存储器+处理器+程序”的方式来撰写装置权利要求：例2：一种车辆通信接口，包括：软件应用程序，其被配置为……；第一驱动程序，其被配置为……；第二驱动程序，其被配置为……；以及标准化接口，其被配置为……。例3：一种计算机设备，包括：存储器；处理器；以及计算机程序，该计算机程序存储在该存储器上并可由该处理器执行，其特征在于，上述处理器执行上述计算机程序时实现以下步骤： ……。

4、程序模块

修改部分	《指南》第二部分第九章第5.2节：权利要求书的撰写
修改内容	修改前	修改后
	如果全部以计算机程序流程为依据，……，则这种装置权利要求中的各组成部分应当理解为实现该程序流程各步骤或该方法各步骤所必须建立的功能模块，由这样一组功能模块限定的装置权利要求应当理解为主要通过说明书记载的计算机程序实现该解决方案的功能模块构架，……	如果全部以计算机程序流程为依据，……，则这种装置权利要求中的各组成部分应当理解为实现该程序流程各步骤或该方法各步骤所必须建立的程序模块，由这样一组程序模块限定的装置权利要求应当理解为主要通过说明书记载的计算机程序实现该解决方案的程序模块构架，……
修改背景	全部以计算机程序流程为依据的装置权利要求中的“功能模块”容易与一般意义的“功能性限定”的表述相混淆。
修改说明	该修改将其中的“功能模块”全部修改为“程序模块”，在避免与“功能性限定”的表述相混淆的同时更好地反映了技术的本质。
应对策略	针对此类全部以计算机程序流程为依据的发明，未来有可能允许采用例如如下“程序模块”的方式来撰写装置权利要求：例4：一种用于管理对等网络内的通信量的装置，所述装置包括：事件定义程序，……；判断程序，……；以及间隔改变程序，……。

综上，根据《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》和专利局对其的解读，针对涉及计算机程序的发明，未来有可能允许撰写以下四种形式的权利要求：方法权利要求、程序模块构架的装置权利要求、硬件+程序（例如，处理器+存储器+程序）的装置权利要求、和介质+计算机程序流程的装置权利要求。其中，前两种撰写方式是现行《指南》允许的撰写方式，后两种撰写方式是本次《指南》修改增加的允许的撰写方式。

三、关于化学领域补交的实验数据

1、补交的实验数据

修改部分	《指南》第二部分第十章第3.4节：关于实施例
修改内容	修改前	修改后
	（2）判断说明书是否充分公开，以原说明书和权利要求书记载的内容为准。申请日之后补交的实验实施例和实验数据不予考虑。	3.5 关于补交的实验数据判断说明书是否充分公开，以原说明书和权利要求书记载的内容为准。对于申请日之后补交的实验数据，审查员应当予以审查。补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的。
修改背景	现行规定存在公众对审查标准的误解。
修改说明	该修改旨在澄清现行规定可能带来的误解，不涉及审查标准的改变，并明确了补交的实验数据作为证据的审查定位。

四、关于无效宣告程序

1、授权后专利文件的修改方式

修改部分	《指南》第四部分第三章第4.6节：无效宣告程序中专利文件的修改
修改内容	修改前	修改后
	4.6.2修改方式在满足上述修改原则的前提下，修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除。 …… 权利要求的合并是指……不允许对其从属权利要求进行合并式修改。 ……	4.6.2修改方式在满足上述修改原则的前提下，修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正。 …… 权利要求的进一步限定是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围。
	4.6.3修改方式的限制仅在下列三种情形的答复期限内，专利权人可以以合并的方式修改权利要求书：	4.6.3修改方式的限制仅在下列三种情形的答复期限内，专利权人可以以删除以外的方式修改权利要求书：
修改背景	实践中，专利权人希望授权后专利文件的修改方式更加灵活，希望允许补入权利要求中或者说明书中记载的技术特征，并希望允许修正明显错误。
修改说明	该修改适度放开了授权后专利文件的修改方式。将“权利要求的合并”修改为“权利要求的进一步限定”，从而允许在权利要求中补入其他任何权利要求中记载的一个或者多个技术特征，并允许对权利要求书中的明显错误进行修正。但考虑到社会公众的信赖利益，仍未放开授权后权利要求可以补入说明书中记载的技术特征。

2、无效宣告理由的增加

修改部分	《指南》第四部分第三章第4.2节：无效宣告理由的增加
修改内容	修改前	修改后
	（2）请求人在提出无效宣告请求之日起一个月后增加无效宣告理由的，专利复审委员会一般不予考虑，但下列情形除外：（i）针对专利权人以合并方式修改的权利要求，在专利复审委员会指定期限内增加无效宣告理由，并在该期限内对所增加的无效宣告理由具体说明的；	（2）请求人在提出无效宣告请求之日起一个月后增加无效宣告理由的，专利复审委员会一般不予考虑，但下列情形除外：（i）针对专利权人以删除以外的方式修改的权利要求，在专利复审委员会指定期限内针对修改内容增加无效宣告理由，并在该期限内对所增加的无效宣告理由具体说明的
修改背景	在实践中，当专利权人对专利文件进行修改后，则需要给予请求人增加其无效宣告理由的机会，但应当仅针对专利权人所作的修改。
修改说明	鉴于前述适度放开了授权后专利文件的修改方式，因而对增加无效宣告理由进行了适应性修改，同时明确了所增加的理由应当仅针对专利权人所作的修改。例5：若权利要求1包含特征A，从属权利要求包含特征B、C、D，专利权人将特征B、C、D补入权利要求1使得修改后的权利要求1包含特征A、B、C、D，此时若请求人希望增加“特征B中的术语不清楚”的无效宣告理由，则由于该特征B原本已存在于权利要求书中，因而专利复审委员会将不接受该增加的理由。

3、补充证据

修改部分	《指南》第四部分第三章第4.3.1节：请求人举证
修改内容	修改前	修改后
	（2）请求人在提出无效宣告请求之日起一个月后补充证据的，专利复审委员会一般不予考虑，但下列情形除外：（i）针对专利权人以合并方式修改的权利要求或者提交的反证，请求人在专利复审委员会指定的期限内补充证据，并在该期限内结合该证据具体说相关无效宣告理由的；	（2）请求人在提出无效宣告请求之日起一个月后补充证据的，专利复审委员会一般不予考虑，但下列情形除外：（i）针对专利权人提交的反证，请求人在专利复审委员会指定的期限内补充证据，并在该期限内结合该证据具体说相关无效宣告理由的；
修改背景	在现行规定中，当专利权人对专利文件进行修改后允许请求人补充证据，这造成了程序上的不合理延长，从而影响无效宣告审理效率。
修改说明	当专利权人以补入其他权利要求中记载的技术特征的方式修改权利要求时，由于并未引入此前权利要求书中不存在的技术特征，请求人仅需对其已经提交证据的组合方式进行调整，并不需要再另行补充证据，因而删除了请求人可以补充证据的一种情形即“针对专利权人以合并方式修改的权利要求”，以避免造成程序上不合理的延长。

五、关于专利信息的查阅和复制

1、允许查阅和复制的内容

修改部分	《指南》第五部分第四章第5.2 节：允许查阅和复制的内容
修改内容	修改前	修改后
	（2）对于已经公布但尚未公告授予专利权的发明专利申请案卷，可以查阅和复制该专利申请案卷中直到公布日为止的有关内容，包括：申请文件，与申请直接有关的手续文件，公布文件，以及在初步审查程序中向申请人发出的通知书和决定书、申请人对通知书的答复意见正文。	（2）对于已经公布但尚未公告授予专利权的发明专利申请案卷，可以查阅和复制该专利申请案卷中的有关内容，包括：申请文件，与申请直接有关的手续文件，公布文件，在初步审查程序中向申请人发出的通知书和决定书、申请人对通知书的答复意见正文，以及在实质审查程序中向申请人发出的通知书、检索报告和决定书。
	（3）对于已经公告授予专利权的专利申请案卷，……专利局、专利复审委员会向申请人或者有关当事人发出的通知书和决定书、……	（3）对于已经公告授予专利权的专利申请案卷，……专利局、专利复审委员会向申请人或者有关当事人发出的通知书、检索报告和决定书、……
	（5）除上述内容之外，其他文件不得查阅或者复制。	（删除）
修改背景	现行规定影响公众及时获得专利审查过程信息和对专利审查工作进行监督。
修改说明	该修改扩大了公众可以查阅和复制的范围。对于已经公布但尚未公告授予专利权的发明专利申请案卷，允许公众进一步查阅和复制在实质审查程序中向申请人发出的通知书、检索报告和决定书。对于已经公告授予专利权的专利申请案卷，允许公众进一步查阅检索报告。另外，由于第5.1节“查阅和复制的原则”中已经明确了是否允许查阅和复制的判断原则，可据此确定文件是否允许查阅和复制，因此删除了第（5）项的内容。

六、关于中止程序

1、中止的期限

修改部分	《指南》第五部分第七章第7.4 节：中止的期限
修改内容	修改前	修改后
	7.4.2 因协助执行财产保全而中止的期限对于人民法院要求专利局协助执行财产保全而执行中止程序的，中止期限一般为六个月。自收到民事裁定书之日起满六个月的，该中止程序结束。人民法院要求继续采取财产保全措施的，应当在中止期限届满前将继续保全的协助执行通知书送达专利局，经审核符合本章第7.3.2.1 节规定的，中止程序续展六个月。对于同一法院对同一案件在执行程序中作出的保全裁定，专利局中止的期限不超过十二个月，在审判程序中作出的保全裁定，专利局中止的期限可以适当延长。	7.4.2 因协助执行财产保全而中止的期限对于人民法院要求专利局协助执行财产保全而执行中止程序的，按照民事裁定书及协助执行通知书写明的财产保全期限中止有关程序。人民法院要求继续采取财产保全措施的，应当在中止期限届满前将继续保全的协助执行通知书送达专利局，经审核符合本章第7.3.2.1 节规定的，中止期限予以续展。
	7.4.3 涉及无效宣告程序的中止期限对涉及无效宣告程序中的专利，应权属纠纷当事人请求的中止或者应人民法院要求协助执行财产保全的中止，中止期限不超过一年，中止期限届满专利局将自行恢复有关程序。	7.4.3 涉及无效宣告程序的中止期限对涉及无效宣告程序中的专利，应权属纠纷当事人请求的中止，中止期限不超过一年，中止期限届满专利局将自行恢复有关程序。
修改背景	目前人民法院生效判决裁定存在执行难的问题，2013 年1月1 日起正式施行修改后的《民事诉讼法》，加强了对有关单位履行扣押、冻结财产等协助执行义务方面的要求。
修改说明	该修改旨在配合《民事诉讼法》的修改，对现行《指南》中有关中止程序的规定进行了适应性修改，删除了现行《指南》中对中止期限的规定，强调专利局需要配合人们法院协助执行财产保全而执行中止程序。

以上对本次《指南》修改所涉及的修改部分，修改内容、修改背景、修改说明以及应对策略进行了说明，由此可以看出，本次《指南》修改尽管改动不多，但总的来说对于专利权人是有利的，也可以看出中国专利局的审查标准正逐步迈开与欧、美、日等先进国家和地区相接轨的步伐。最近，国家知识产权局条法司已经开始筹备第四次《专利法》和《专利法实施细则》的修改，相信在《专利法》和《专利法实施细则》第四次修改之后，国家知识产权局会对《指南》进行更详细和更全面的梳理，再次充分考虑创新主体的需求，因而有可能会在2018年推出的完整版的《指南》修改值得大家的期待。

（2017年）