关于生物序列的限定方式在授权和侵权阶段的认定方式

对于如何撰写涉及生物序列的相关权利要求，平衡专利权人与社会公众利益，一直是中国专利实践中争议较大的内容。专利权人认为，将生物序列限定为封闭式的、特定具体序列，由于保护范围过小，很容易被他人绕开，不利于专利权的保护。而审查员则认为，由于生物领域较低的可预见性，将生物序列撰写为开放式的、采用同源性限定的序列无法得到说明书的支持。下面我们结合最高人民法院和广东省高级人民法院于2016年底做出的和生物序列相关的、分别涉及专利权有效性和侵权判定的2件判决，对前述问题进行简要分析。

最高人民法院于2016年12月30日做出（2016）最高法行再85号判决（以下简称第85号判决），对江苏博立生物制品有限公司（以下简称博立生物）诉国家知识产权局专利复审委员会（以下简称复审委），涉及丹麦诺维信公司的“热稳定的葡糖淀粉酶”专利有效性做出再审判决，维持了复审委做出的17956号无效宣告请求审查决定。第85号判决进一步明确，对于涉及生物序列的权利要求 10-14能够得到说明书的支持。前述能够得到说明书支持的权利要求10-14如下（不包括权利要求6）：

6．一种具有葡糖淀粉酶活性的分离的酶，与SEQ ID NO: 7中所示全长序列之间同源的程度至少为99％，并且具有由等电聚焦测定的低于3.5的等电点。

10．根据权利要求6-9任一项的分离的酶，所述的酶来源于丝状真菌Talaromyces属，其中丝状真菌是T.emersonii菌株。

11．权利要求10的酶，其中丝状真菌是T.emersonii CBS 793.97。

12．一种克隆的DNA序列，所述DNA序列编码表现出葡糖淀粉酶活性的酶，该DNA序列包括：

(a) 在SEQ ID NO: 33中所示DNA序列的所述葡糖淀粉酶编码部分；

(b) 在SEQ ID NO: 33中第649-2724位中所示的DNA序列或其互补链。

13．权利要求12的DNA序列，其中所述的DNA序列来源于丝状真菌Talaromyces属，其中所述丝状真菌是T.emersonii的菌株。

14．权利要求13的DNA序列，其中所述丝状真菌是T.emersonii CBS 793.97。

具体来说，第85号判决明确指出，对于权利要求13和14，尽管其引用了使用“包括”措辞的权利要求12，使得其所保护的DNA序列不限于序列（a）或序列（b）本身，还包括分别在这两种序列的一端或两端进行延伸而形成的DNA序列。但是，权利要求13和14包含有权利要求12中的功能性特征“编码表现出葡糖淀粉酶活性的酶”，在序列（a）或（b）无限延伸之后已不具备该功能的DNA序列并未包含于权利要求13和14的保护范围之内。而且，权利要求13和14还分别限定了所述DNA序列来源于T.emersonii菌种和特定菌株T.emersonii CBS793.97，而能够从前述菌种甚至特定菌株中得到的包含序列（a）或序列（b）的DNA序列也是确定的和极少数的。因此，权利要求13和14中引用权利要求12（a）（b）的技术方案能够得到说明书的支持。

而对于权利要求10和11，如果其如权利要求6所示，没有进一步限定所述酶的菌种或者菌株来源以及酶的功能，第85号判决认为其保护范围将扩展至任意与SEQ ID NO:7具有99%以上同源性的酶序列，本领域技术人员无法得知上述众多的酶序列是否都具备葡糖淀粉酶活性，因此，权利要求6得不到说明书的支持。然而，在权利要求10和11进一步限定所述葡糖淀粉酶来源于前述菌种甚至特定菌株的情况下，其保护范围只是极其有限的序列，甚至更可能仅仅是SEQ ID NO:7本身，因此，采用同源性加上功能和来源限定的权利要求10、11可以得到说明书的支持。

从最高人民法院的上述判决来看，其明确了当采用封闭式（例如“如XX所示”）的撰写方式时，采用序列同源性进行功能性限定，是可以获得专利权的。也就是说，当采取封闭式的撰写方式时，可以加入一定的“同源性”特征（例如同源性为99%），即序列可以发生一定的变化。那么，在侵权判定阶段，如果采用封闭式的方式撰写权利要求，是不是保护的产品只能为封闭的序列本身，在前述封闭的序列的一端或者两端还存在其它的序列时，前述涉及其它序列的产品就不落入专利的保护范围了呢？广东省高级人民法院于2016年12月2日做出的（2016）粤民终1094号判决（以下简称第1094号判决）给出了答案。

第1094号判决为国立血清研究所诉北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称万泰公司）侵犯专利权（ZL96197467.2）的案件，其涉及一种用于检测结核病的诊断试剂盒。前述试剂盒包含：a.Tb38-1多肽和b.一种检测试剂（权利要求2）。根据前述专利文件的说明书，其记载了Tb38-1的具体氨基酸序列，该序列是由说明书公开的SEQ ID NO：46的DNA序列推导的，具有特定序列的氨基酸序列。而万泰公司生产的产品中，采用的抗原为CFP10，其和前述专利文件所记载的Tb38-1的具体氨基酸序列相比，在N端多了5个氨基酸残基MAEMK。

第1094号判决指出，虽然被诉侵权产品中CFP10序列在N端较专利的Tb38-1多了5个氨基酸残基MAEMK，但是，CFP10的抗原决定簇并不在这段序列中。Tb38-1与CFP10能够产生抗体的抗原决定簇是相同的，都位于他们重合的区域。从功能上，CFP10和Tb38-1都是用来在体外检测人体结构分枝杆菌感染，而是否能够实现检测人体结核分枝杆菌感染，取决于他们的抗原决定簇的结构。因此，CFP10和Tb38-1构成等同。

也就是说，虽然CFP10相对于Tb38-1，在N端多出了5个氨基酸，但由于前述5个氨基酸对最终产品功能的实现没有任何影响，其仍然构成等同侵权。因此，即使权利要求的撰写方式上为封闭式的撰写方式，其在后续侵权判定的过程中，仍然有可能会被认定为等同侵权。

从前述2个最新的判例来看，对于涉及生物序列的权利要求的撰写，考虑到中国的审查实践，申请人可以考虑采用最高人民法院在诺维信案件中所允许的如下撰写方式撰写权利要求：

（1）“采用“包含（即开放式撰写方式）”+“功能性限定”+“具体来源限定（例如限定至“种”）”+“具体序列”的撰写方式（例如第85号判决中，引用权利要求12的（a）、（b）技术方案的权利要求13、14）；

（2）“如SEQ ID NO：XX所示序列（即封闭式撰写方式）”+“功能性限定”+“具体来源限定（例如限定至“种”）”+“序列同源性限定”的撰写方式（例如第85号判决中，权利要求10、11）。

除此之外，申请人同样可以采用专利审查指南中所明确规定的，“通过取代、缺失或添加”的描述方式，对权利要求进行撰写。与此同时，在采用前述“概括”的方式对序列进行撰写时，尽可能从原理上进行描述（例如提供特定序列的保守区域或者保守位点），并且提供更多的实施例或者实验数据验证（而不仅仅停留在通过生物信息学方法进行预测）前述原理，以便更有利于说服审查员，涉及“同源性”的技术方案能够得到说明书的支持。

然而，申请人需要充分考虑到采用“概括式”方式撰写涉及序列的权利要求所面临的风险。根据北京高级人民法院最新颁布的《专利侵权判定指南（2017）》第61-63条的内容，其明确规定了禁止反悔原则，即如果专利申请人或专利权人基于克服权利要求得不到说明书支持等不能获得授权的实质性缺陷时，对权利要求进行限缩性修改或者意见陈述的方式放弃的保护范围，在侵犯专利权诉讼中确定是否构成等同侵权时，禁止权利人将已放弃的内容重新纳入专利权的保护范围。也就是说，如果审查员在审查过程中坚持认为“概括式”的权利要求得不到说明书的支持，而申请人不得不对权利要求书进行修改，例如将权利要求从“开放式”修改为“封闭式”，那么在后续侵权判定的过程中，权利人可能面临由于禁止反悔，而无法如1094号判决所认定的那样，将其它的技术方案再次认定为等同侵权的风险。

与此同时，考虑到USPTO和EPO对于不支持的认定标准，较SIPO而言显得更为宽松，因此，申请人在撰写PCT时，需要考虑到不同国家/地区之间对于类似法条在尺度把握上的差异，多撰写不同保护层次和保护范围的技术方案，更有利于申请人在不同的国家/地区获得最大范围的保护。

综上所述，为了尽可能获得更大、更稳定的保护范围，如何在专利申请之初，综合考虑市场环境，申请策略、审查政策等多方面因素，仍是摆在每一个企业、代理服务机构面前的一个重要课题。另外，随着生物技术的不断发展，审查实践和司法实践对于“生物领域可预见性”的判断标准也可能做出与时俱进的调整，同样需要每一个企业、代理服务机构保持关注。

（2017年）