基于一件复审案件浅谈分案申请修改超范围的问题

根据《中华人民共和国专利法实施细则》第四十二条第一款的规定，一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的，申请人可以在授权后办理登记手续的期限届满前，向国务院专利行政部门提出分案申请；但是，专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的，不能提出分案申请。因此，从通常意义上讲，分案申请（下文简称分案）与单一性密切相关，满足单一性要求者可以合于一件专利申请中提出，不能满足单一性要求者则往往需要在母案申请（下文简称母案）的基础上提出分案。

虽然母案存在单一性问题是产生分案的直接原因，申请人必须按照审查员的审查意见进行被动分案，但申请人也可基于其他因素的考虑来主动提出分案，例如：母案请求保护多项独权，但这些独权经过实质审查后并未全部获得授权，而申请人又不想放弃未获授权的技术方案，此时即可在分案中重新要求保护，如此一来，则有可能基于不同审查员之间审查尺度的差异，以投机的方式获得授权；又如：母案中权利要求的保护范围较小，申请人出于自身利益最大化的目的，通过提出分案的方式来扩大权利要求的保护范围。从客观上讲，在实际的专利申请过程中确实不乏有上述做法，并且不失为一种行之有效的方法。

作为母案的延续，分案保留了母案的基因，即分案的申请日仍是母案的申请日，如果母案享有优先权，分案还可继承母案的优先权日。但是，凡事有利就有弊，分案在享有母案的申请日/优先权日的同时还需受到一些条件的限制，例如：分案不得改变母案的类别，母案是发明的，不得以实用新型提出分案（反之亦然），否则，该分案将不予受理；又如：分案的申请人应当与母案的申请人相同，不相同的，应当提交变更证明材料，分案的发明人也应当是母案的发明人或是其中的部分成员，以保证母案基因的传承，否则，该分案将不予受理；又如：分案的内容不得超出母案记载的范围，否则，应当以不符合专利法实施细则第四十三条第一款或者专利法第三十三条规定为理由驳回该分案。本文即通过一件复审案件来说明分案申请中针对权利要求的修改超出母案记载的范围的情况是如何发生的。

申请人于1999年7月19日提交了发明名称为“polymorph of a pharmaceutical”的PCT申请（国际申请号：PCT/US99/16334），请求保护包括新的利托那韦多晶型结晶（II型多晶型结晶）及其制备方法、非晶形利托那韦及其制备方法以及已知的利托那韦多晶型结晶（I型多晶型结晶）的新的制备方法在内的30项权利要求，该PCT申请进入中国国家阶段后于2010年11月3日获得授权（申请号：99808927.3），其授权公告文本中的权利要求如下：

1. 在下列2θ值具有粉末X-射线衍射图谱特征峰，纯度大于90%的(2S,3S,5S)-5-(N-(N-((N-甲基-N-((2-异丙基-4-噻唑基)甲基)氨基)羰基)-L-缬氨酰)氨基)-2-(N-((5-噻唑基)甲氧羰基)氨基)-1,6-二苯基-3-羟基己烷的结晶多晶型物：

8.67°±0.1°，9.51°±0.1°，9.88°±0.1°，10.97°±0.1°，13.74°±0.1°，16.11°±0.1°，16.70°±0.1°，17.36°±0.1°，17.78°±0.1°，18.40°±0.1°，18.93°±0.1°，19.52°±0.1°，19.80°±0.1°，20.07°±0.1°，20.65°±0.1°，21.49°±0.1°，21.71°±0.1°，22.23°±0.1°，25.38°±0.1°，26.15°±0.1°和28.62°±0.1°。

如上所示，该PCT申请进入中国国家阶段后仅有新的利托那韦多晶型结晶（II型多晶型结晶）获得授权。很可能由于申请人在漫长的母案实审阶段预感到某些技术方案（特别是关于制备方法的技术方案）的授权前景并不十分理想，因此在母案尚未结案时就于2010年4月13日提交了分案申请，其公布文本中的权利要求如下：

1. 制备包含利托那韦的组合物的方法，所述方法包括将利托那韦II型结晶溶解在溶剂中，其中所述利托那韦II型结晶具有下列粉末X-射线衍射图谱特征峰2θ值：

8.67°±0.1°，9.88°±0.1°，16.11°±0.1°，16.70°±0.1°，17.36°±0.1°，17.78°±0.1°，18.40°±0.1°，18.93°±0.1°，20.07°±0.1°，20.65°±0.1°，21.71°±0.1°和25.38°±0.1°。

2. 权利要求1的方法，其中所述利托那韦II型结晶具有下列粉末X-射线衍射图谱特征峰2θ值：

8.67°±0.1°，9.51°±0.1°，9.88°±0.1°，10.97°±0.1°，13.74°±0.1°，16.11°±0.1°，16.70°±0.1°，17.36°±0.1°，17.78°±0.1°，18.40°±0.1°，18.93°±0.1°，19.52°±0.1°，19.80°±0.1°，20.07°±0.1°，20.65°±0.1°，21.49°±0.1°，21.71°±0.1°，22.23°±0.1°，25.38°±0.1°，26.15°±0.1°和28.62°±0.1°。

3. 权利要求1的方法，其中所述溶剂是乙酸乙酯。

4. 权利要求1的方法，其中所述溶剂是乙酸异丙酯。

5. 权利要求1的方法，其中所述溶剂包含乙醇和油酸。

针对上述分案，国家知识产权局（下文简称国知局）审查部门于2011年6月27日发出第一次审查意见通知书，指出权利要求1-5超出了原说明书和权利要求书记载的范围，即超出了母案记载的范围，其理由如下：

权利要求1请求保护制备包含利托那韦的组合物的方法，原说明书和权利要求书仅仅记载了包含II型利托那韦的具有特定组成和含量的软明胶胶囊的制备方法，但权利要求1将制备方法中所包含的组分、制备具体步骤等与技术方案有关的技术特征删除了，该技术方案没有记载在原说明书和权利要求书中；另外，包含利托那韦的组合物包括许多制剂形式，且该制备方法还可以包括多种不同制备步骤，这样的修改显然导致权利要求1概括了更大的保护范围，而该技术方案并不能由原说明书和权利要求书直接、毫无疑义地确定。因此，权利要求1超出了原说明书和权利要求书记载的范围，直接或间接引用权利要求1的从属权利要求2-5也存在上述缺陷，不符合专利法第三十三条的规定。

对此，申请人持有不同意见，并于2012年1月10日提交了意见陈述书，并阐述下列理由：母案的说明书中不仅记载了II型利托那韦可以通过将I型与II型利托那韦结晶的混合物从其在合适溶剂内的溶液中重结晶来制备，即需要将利托那韦II型结晶溶解在溶剂中，而且记载了乙酸乙酯、乙酸异丙酯和基于油酸的溶剂等用于溶解利托那韦II型结晶的溶剂。换言之，母案的说明书中的很多实例表明了将II型利托那韦溶解的过程，所以这必然导致获得包含利托那韦的组合物。因此，权利要求1-5所记载的技术方案能够由原说明书和权利要求书直接、毫无疑义地确定，符合专利法第三十三条的规定。

对此，国知局审查部门坚持了自己的审查理由，并于2012年4月17日发出驳回决定，而申请人也坚持了自己的申辩理由，并于2012年8月2日向专利复审委员会（下文简称复审委）提出复审请求。

经形式审查合格，复审委依法受理了该复审请求，并将其转送至原审查部门进行前置审查。前置审查部门在意见书中指出：申请人声称的修改依据所制备得到的是“基本上纯的II型利托那韦结晶”，而并非权利要求1-5中请求保护的“包含利托那韦的组合物”，且制备前者需要在特定条件下进行，如通过选择特定种类的溶剂、反溶剂，在特定的温度、时间等条件下完成，但权利要求1将上述与技术方案密切相关的技术特征删除了，这种经过“二次概括”后的技术方案显然并不能由原说明书和权利要求书直接、毫无疑义地确定，超出了原说明书和权利要求书记载的范围。前置审查部门坚持认为权利要求1-5不符合专利法第三十三条的规定，因而坚持原驳回决定。随后，复审委成立合议组，并于2013年5月13日发出复审通知书，依据同样的理由再次指出分案的权利要求1-5存在修改超出母案记载的范围这一缺陷。

由于不同意上述复审通知书中的审查意见，申请人于2013年8月28日提交了意见陈述书和修改的权利要求书替换页，其中的权利要求如下：

1. 一种方法，所述方法包括将利托那韦II型结晶溶解在溶剂中，其中所述利托那韦II型结晶具有下列粉末X-射线衍射图谱特征峰2θ值：

8.67°±0.1°，9.88°±0.1°，16.11°±0.1°，16.70°±0.1°，17.36°±0.1°，17.78°±0.1°，18.40°±0.1°，18.93°±0.1°，20.07°±0.1°，20.65°±0.1°，21.71°±0.1°和25.38°±0.1°。

同时，申请人认为：母案的说明书涉及包括非晶形、I型结晶和II型结晶在内的各种形式的利托那韦且提供了制备每种形式利托那韦的实施例；另外，利托那韦是一种药物化合物，与其是结晶还是非晶形无关。因此，使用II型结晶来制备包含利托那韦的组合物的方法没有超出原说明书和权利要求书记载的范围。

经合议组审理后，复审委于2014年6月18日发出复审决定书，其中指出：权利要求1请求保护一种方法，包括将利托那韦II型结晶溶解在溶剂中，并限定了结晶的特征谱峰。然而，首先，本案属于分案申请，但技术方案未明确记载在母案的说明书和权利要求书中；其次，“一种方法”的表述意味着通过该方法制备的产品有任意多种可能性，甚至可以是包含溶解利托那韦II型结晶的制备任何产品的方法，这种概括方式实际上进一步扩大了权利要求的保护范围，超出了原说明书和权利要求书记载的范围。因此，复审委维持国知局审查部门对分案做出的驳回决定。

由于不服复审委做出的复审决定，申请人又先后向北京市第一中级人民法院和北京市高级人民法院提起诉讼和上诉，但均因主张缺乏事实及法律依据而得不到法院的支持，最终未能挽回分案被驳回的结局。

通过回顾上述案件的始末，笔者不仅能够体会到申请人为了保护涉及制备方法的技术方案而付出一次又一次的努力之辛劳，而且能够感受到专利审查部门为了坚持涉及“修改超范围”的审查基准而做出一次又一次的判定之决绝。

目前，我国对于分案申请是否超范围仍持有较为严格的审查尺度。基于笔者亲身经历的一些案件而言，分案中新的权利要求通常不能包含从原说明书中概括得出的技术方案。换言之，即使新的权利要求中的每一个技术特征都能够得到原说明书的支持，但如果其整体技术方案未在原说明书的某一个实施例中公开，或者其整体技术方案没有包含某一个实施例中所有相关的技术特征，那么也会被认定为分案申请超范围。

为了尽量避免上述情况的发生，申请人或专利代理人（专利律师）在撰写申请文件时可以考虑将所有具备可专利性的技术方案都写入权利要求书中，即使这些方案之间明显不具有单一性，只要在原申请的权利要求书中出现过，一般不会有分案超范围的问题。另外，如果申请人由于特定原因而不将所有具备可专利性的技术方案都写入权利要求书，那么至少也要在说明书中的发明内容部分记载所有的技术方案，并在具体实施方式部分与之呼应。否则，在后续分案的权利要求撰写中，就不得不将具体实施方式中与该项技术方案相关的所有特征都并入权利要求中，直接导致保护范围过小的不利结果。兹事体大，不可不察。

以上仅为笔者在实际工作中的一些体会，敬请各位同仁不吝赐教，期待与大家进一步沟通交流。

（2017年）