浅议专利法第22条第3款与第26条第4款的竞合可能

专利法第22条第3款规定，专利的创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

专利法第26条第4款规定，权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。

法条竞合是指规范某一法律事实的法条之间可以同时适用的情形。首先，专利法第22条第3款的现实意义在于既防止与现有技术不同但过于近似，或者相对于现有技术显而易见的、非实质性的发明享有垄断权，又使得真正对于现有技术有贡献的发明获得专利保护，从而促使发明人愿意公开其发明创造促进整个社会的技术进步。而专利法第26条第4款的现实意义则在于既能够给予对现有技术做出贡献的申请人一定权利优惠，既允许申请人在说明书已公开的技术方案的基础上合理概括出权利要求的保护范围，又能够规制申请人，防止其获得与其公开的技术方案不相符的不合理的保护范围。

根据上述分析，专利法第22条第3款与专利法第26条第4款在针对同一权利要求中的同一技术方案时，一般不会发生法条竞合，但是在专利的审查实践中是否会出现专利法第22条第3款与专利法第26条第4款的竞合呢，下面我们通过一个具体的案例进行分析。

具体案例

权利要求1：一种合成有机化合物C的方法，其特征在于，采用原料A与原料B，在芳香族溶剂中发生反应，得到化合物C。

对比文件1：采用原料A与原料B进行反应得到有机化合物C，未公开采用溶剂以及溶剂的种类。

在具体的审查过程中，审查员认为，权利要求1与对比文件1的区别在于在反应过程中采用了芳香族溶剂，而采用芳香族溶剂属于有机合成反应中的常规技术手段，据此认为权利要求1不具备创造性。申请人争辩认为，本申请正是基于反应溶剂的选择，大大提高了有机化合物C的产率，本申请实施例中采用甲苯为溶剂的实施例相对于没有溶剂的比较例，有机化合物C的产率提高了约10倍，因此，本申请取得了预料不到的技术效果，权利要求1应具备创造性。而审查员则反驳认为，本申请的实施例中采用甲苯作为反应溶剂确实取得了预料不到的技术效果，但权利要求1中的反应溶剂为芳香族溶剂，基于本申请的以甲苯作为溶剂的实施例并不能预期权利要求1所涵盖的所有技术方案均能取得预料不到的技术效果，因此，权利要求1不具备创造性。

竞合可能性分析

首先，“采用甲苯作为反应溶剂的技术方案取得了本领域技术人员预料不到的技术效果”这一事实已经获得认可，根据《专利审查指南》的规定，如果某一技术方案具有预料不到的技术效果，则该技术方案具有创造性，即该案权利要求所涵盖的部分技术方案的创造性已经获得了认可。在此基础上，如果怀疑权利要求所涵盖的所有技术方案并非均具有该预料不到的技术效果，是否仍可以继续指出权利要求1不具备创造性，不符合专利法第22条第3款的规定；或是重新指出权利要求1得不到说明书的支持，不符合专利法第26条第4款的规定，即上述法条在针对此类情况下，是否有发生竞合的可能性。笔者认为，此类情况仍应当适用专利法第26条第4款，两者并不竞合可能，理由如下。

首先，根据《专利审查指南》第二部分第二章第3.2.1节的规定，权利要求通常是由说明书记载的一个或者多个实施方式或实施例概括而成的。通过上述规定可以看出，基于实施例通过合理概括得到权利要求，是《专利审查指南》所允许的。而在具体的争辩过程中，申请人显然不可能针对基于说明书概括得出的权利要求1所涵盖的全部技术方案进行举证，其仅能依托处于权利要求1保护范围内的个别技术方案与对比文件所公开的技术方案进行对比，从而证明权利要求1要求保护的技术方案具有预料不到的技术效果。

在申请人已经尽到合理举证义务的前提下，基于本申请实施例，本申请具有预料不到的技术效果得以证实，在没有相反证据形成证据优势的前提下，单纯的质疑权利要求1所涵盖的技术方案无法都达到该预料不到的技术效果显然是不合理的。

并且，如果认为权利要求中包含了某些技术方案不能解决本申请所要解决的技术问题，达到预料不到的技术效果，则应当从技术上给出合理的质疑理由，或者举出一个或几个无法达到相应的技术效果的技术方案，而这也是判断权利要求是否符合专利法第26条第4款的判断方式，而并非专利法第22条第3款的判断方式。

而且就判断依据而言，两者也并不相同，专利法第22条第3款的判断过程中，仅能以现有技术为依据，判断权利要求对于本领域技术人员是否是显而易见的，而其技术效果是否是本领域技术人员可以预期的，而与此相对，专利法第26条第4款的判断过程中，不仅要参考现有技术，还要参考本申请说明书中所公开的内容，并在此基础上判断权利要求所涵盖的所有技术方案的技术下过是否能够预期并解决本申请所要解决的技术问题。如果某一技术方案不具备创造性时，其所取得的技术效果必然是本领域技术人员依据现有技术可以预期的。那么显然，如果怀疑依据现有技术以及本申请所公开的内容，不能预期权利要求的全部技术方案能够取得预料不到的技术效果时，显然也就不能再指出权利要求不具备创造性，因此其部分技术方案的技术效果是难以预期的，而此时，显然进一步适应专利法第26条第4款更为合适。

小结

通过本文的分析可以看出，专利法第22条第3款与专利法第26条第4款作为不同的法条，其立法本意、法律含义、适用对象等并不相同，即使在笔者所列举的情况下也不会发生法条竞合，因此针对同一技术方案，并不会出现法条竞合。

（2017年）