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北京林达刘知识产权代理事务所
白银环

 
精心打磨数周乃至数月的申请文件里意外发现“明显错误”，这“明显错误”说大不大，所属领域技术人员一眼便能获知，说小不小，足以得出完全不同于初衷的技术方案，甚至今后还可能影响行使权利。这时，申请人可能会有这样的疑问：对于这样的“明显错误”，在审查过程中到底能不能改？什么因素会妨碍修改？实审阶段和复审阶段的把握尺度是否不同？实践中的具体情形是怎样的？对此，笔者基于以下四个方面进行浅析。
 

“明显错误”能否修改？什么因素会妨碍修改？

复审阶段对“明显错误”的修改有何倾向？

笔者处理的四件涉及“明显错误”的系列申请

建议

 
1、对于“明显错误”能否修改？什么因素会妨碍修改？

专利审查指南第二部分第八章5.2.2中列出了允许的修改的几种情形，其中包括：修改由所属技术领域的技术人员能够识别出的明显错误，即语法错误、文字错误和打印错误。对这些错误的修改必须是所属技术领域的技术人员能从说明书的整体及上下文看出的唯一的正确答案。

可见，“明显错误”属于允许修改的几种情形之一，但是也存在一定限制。该限制与专利法第三十三条所规定的“修改超范围”一脉相承，可以说，是 “修改超范围”的规定在审查“明显错误”的修改时的具体应用。在该限制中涉及两个概念：“所属技术领域的技术人员”以及“唯一的正确答案”。

专利审查指南第二部分第四章第2.4节对“所属技术领域的技术人员”做出了解释：所属技术领域的技术人员，也可称为本领域的技术人员，是指一种假设的“人”，假定他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力，但他不具有创造能力。

“唯一的正确答案”则意味着必须完全排除其他修改的可能性。

实践中，对“明显错误”进行修改，往往需要借助申请人掌握的现有技术、公知常识或常规逻辑推理，即借助所属领域技术人员的能力来排除其他修改可能性，证明“唯一的正确答案”。然而，所属领域技术人员掌握的现有技术、公知常识或常规逻辑推理是复杂且多变的，如何认定所属领域技术人员所具有的能力（为了便于说明，以下简称为“普通技术能力”），在认识和操作上存在弹性空间。

申请人与审查员对普通技术能力可能有着不同的认识，这会导致“明显错误”的修改不被认可。一方面，申请人基于自己的专业知识，有可能不由自主地高估普通技术能力。由于申请人的高估，因此可能不合理地排除误记之外的理论或实践上的其他可能方案，此时，申请人的主张很难获得认可。另一方面，审查员在多数情况下为非专业人员，因此，有可能低估普通技术能力。当审查员低估普通技术能力时，则会认为申请人所用的现有技术、公知常识或常规逻辑推理能力等超越了普通技术能力，从而，不会基于申请人的主张排除其他可能方案，也就得不出“唯一的正确答案”。

此外，不同审查员对普通技术能力的认定可能不同，这会导致不同案件中对相同的“明显错误”的修改具有不同的命运。

可见，实践中，不同主体对“普通技术能力”可能有着不同的认识，这是妨碍对“语法错误、文字错误和打印错误”的修改被认可的主要因素。
 
2、复审阶段对“明显错误”的修改有何倾向

国家知识产权局专利复审委员会编著的《以案说法》一书的第八章第2.5基于明显错误的修改中，介绍了如下案例。

在第11983号复审决定（201210088627.8）涉及的申请中，权利要求1请求保护一种大马士革结构的制作方法，在审查过程中，申请人将原权利要求书和说明书中记载的特征“稀氢氟酸是由质量百分比浓度为49%的浓氢氟酸与水按照500：1~2000：1的体积比混合而成”中的浓氢氟酸与水的比例修改为“1：500~1：2000”。

决定认为，从原始申请文件记载的内容来看，确实不存在修改后的记载。但是由于如下分析：①如果将质量百分比浓度为49%的浓氢氟酸与水按照500：1~2000：1的体积混合，得到的氢氟酸的浓度范围为48.918%~48.979%，这与49%的浓度数值相差极小，其腐蚀性能与49%的氢氟酸的差异也可以忽略。因此，本领域技术人员在将49%的氢氟酸认为是浓氢氟酸时，不会同时将48.918%~48.979%的氢氟酸认为是稀氢氟酸。②本申请中，稀氢氟酸是用于清洗沟槽、孔内的副产物的，而该清洗应当尽可能减小对器件本身的腐蚀，若浓氢氟酸的体积：水的体积=500：1~2000：1，该浓度氢氟酸将严重腐蚀沟槽、孔中暴露出的金属导电层，将对器件造成破坏性损害。因此，本领域技术人员看到上述特征时，从说明书的整体及上下文可以看出唯一的正确答案，即上述“500：1~2000：1”属于明显笔误，应该为“1：500~1:2000”。此时，应当允许将其修改为正确的方式，并且该修改是不超范围的。

同时，该书中认为，对于明显错误的修改，不能因为存在其他理论上的修改可能性就得出修改超范围的结论，而应当站在本领域技术人员的视角，基于原始申请文件整体表达的技术信息探寻申请人的真实意思表示。
 
3、笔者处理的四件涉及“明显错误”的系列申请

在笔者处理的PCT进入中国的系列申请A、申请B、申请C、申请C1（申请C1为申请C的分案申请）中，四件申请的PCT原始公布文本中均存在相同的明显错误，与上述案例相同，均是将比例写反，且说明书中对正确的比例关系的作用机理有详细说明，但并没有明确记载正确的比例关系。表1中示出该四件申请所经历的不同情形。
 
表1
 

 
申请C与申请C1的审查中，审查员不予接受的主要理由为，即使能够确定两申请中的比例关系存在误记，但理论上，两申请均存在对调后的比例关系（申请人主张的正确比例关系）以外的可能性，因此，修改超范围。

针对上述两申请的审查意见，笔者均主张了以下两点：①引用了原始公布文本中与该比例关系相关的所有记载，基于实施例的数值范围以及原始说明中所记载的作用机理，说明所属技术领域的技术人员能从说明书的整体及上下文看出唯一的正确答案；②提供多件相似情况被认可的案例供审查员参考。
从结果来看，尽管申请C与申请C1过程坎坷，但最终均被接受。可见，上述主张是可行的。

而且，从申请A~申请C1的审查过程来看，在实审阶段，不同审查员对 “明显错误”的修改做出的审查结果有较大差异。申请A和申请B的审查员直接接受了修改，而申请C和申请C1的审查员则坚持不予接受。该差异可能主要来自于审查员对于“本领域技术人员是否有能力排除其他不合理的修改”的认识不同。对于个案，若能够立足于具体的技术方案，采用最大程度地低估普通技术能力的思考方式，充分证明并陈述审查员所例举的其他情形违背公知常识，则应有助于说服审查员。

此外，从申请C和申请C1的结果来看，目前，复审阶段更倾向于“探寻申请人的真实意思表示”，相对容易接受对“明显错误”的修改。
 
4、建议

综合上述分析，提供以下建议。
 

不言而喻，在撰写说明书和权利要求时需慎之又慎，尤其是涉及发明点的文字中，避免误记。也可积累常见错误，着重审核。常见的明显错误还包括例如写错长度单位、数量级等。
 

当发现明显错误时，立足于具体的技术方案，采用最大程度地低估普通技术能力的思考方式，充分证明并陈述审查员所例举的其他情形违背公知常识，这种主张是通常是有效的。此外，也可考虑提供相似案例供审查员参考。
 

由于复审阶段更倾向于“探寻申请人的真实意思表示”，容易接受“明显错误”的修改，因此，对于在实审阶段没有被认可“明显错误”的修改的申请，可以尝试请求复审。
 

以上

 

（2020年）