浅谈日本专利审查中的“方法限定的产品权利要求”的不清楚问题

前言

近年来，随着中国企业专利布局的全球化，日本成为了青睐的登陆点之一。

根据笔者的实践经验，在中国进入日本申请的审查实践中，新创性固然是日本审查员审查的重点，但不清楚问题也是时常会出现在审查意见通知书中的问题之一。

其中，关于“方法限定的产品权利要求”（下文简称为PBP权利要求），在当前的日本审查实践中也存在被指出不清楚的风险。对于PBP权利要求，各国的审查基准有所不同，因此，本文结合日本审查的相关规定，对PBP权利要求在日本的审查进行了归纳和整理，以供参考。

背景介绍

关于PBP权利要求的保护范围，日本实务中存在以下两种理论；

①产品相同理论：在对PBP权利要求的保护范围进行解释时，以被诉产品是否为相同的产品为依据进行判断，而不考虑制备方法；

②方法限定理论：限定为与PBP权利要求同样的制造方法来进行解释。

对此，日本最高院在2015年6月5日做出的相关判决（平成22年（受）1204号、同2658号）中认为应当以“产品相同理论”来对PBP权利要求进行解释，同时指出PBP权利要求应当满足日本专利法第36条第6项第2号中关于清楚性的相关规定。

受该最高院判决的影响，日本特许厅于2015年7月6日和2016年1月27日在审查手册中追加了针对PBP权利要求清楚性的判断基准，规定了在产品发明的权利要求中记载有该产品的制造方法时，只有在提出专利申请时，存在“无法通过结构或特性直接确定该产品、或者通过结构或特性直接确定该产品是不实际的”这样的理由（也称为“不可能/不实际的理由”），才能认为该权利要求的记载符合“清楚性”的规定。除此以外的情况下，判断该产品权利要求不清楚。

PBP权利要求的审查流程及要点

如上，根据上述审查手册的相关规定，针对PBP权利要求，当前日本实务中会按照如下方式进行审查。

如上图所示，在PBP权利要求的审查中存在两个关键节点，即：

（1）首先，审查员会判断对应权利要求是否属于在产品权利要求中“记载有该产品的制造方法的情形”；

（2）在被认定属于“记载有该产品的制造方法的情形”的情况下，会继续判断对应记载是否存在“不可能/不实际的理由”。

下文将对以下情况分别予以介绍。

（1）“记载有该产品的制造方法的情形”判断的审查原则及具体例

审查基本原则：

审查员需要结合说明书、权利要求书附图的记载，在考虑发明申请时所属技术领域的技术常识的情况下判断对应权利要求是否属于“在产品权利要求的至少一部分中记载有该产品制造方法”的情形。

尤其，即使形式上符合“记载有该产品的制造方法的情形”所规定的类型、具体例，但是在结合说明书、权利要求书和附图的记载以及申请时对应技术领域的技术常识时可以知晓“该制造方法表征了该产品的何种结构或特性”的情况下，审查员不得以“记载有该产品的制造方法的情形”为由指出其违反清楚性的规定。

其中，该审查手册中列举了部分判断标准例和修改例，以下节选部分内容以供参考。

1. 属于“记载有该产品的制造方法的情形”的类型/具体例

类型（1-1）：记载了有关制造的经时特征的情况

具体例：

在支撑体上涂布并在取向为液晶相的温度下进行光照射而成的偏振片。

修改例：

在支撑体上涂布并在取向为液晶相的温度下进行光照射而成的偏振片的制造方法。

类型（1-2）：关于制造附加了技术特征或条件的情况

具体例：

使单体A和单体B在50℃下进行反应而得到的聚合物C。

修改例：

使单体A和单体B在50℃下进行反应的聚合物C的制造方法。

类型（1-3）：引用制造方法发明的情况

具体例：

通过权利要求1~8中的任一项所述的制造方法制造的橡胶组合物。

修改例：

通常，直接引用制造方法权利要求时，无法通过修改使其不属于“记载有该产品的制造方法的情形”。

2. 不属于“记载有该产品的制造方法的情形”的类型/具体例

类型（2）：仅仅是通过显示状态来限定结构或特性的情况。

具体例：

将树脂组合物固化而得到的产品。

粘贴片接合于传感器芯片的产品。

将A和B配混而成的组合物。

PEG化的蛋白质。

值得注意的是，该类型（2）中包括了作为用于确定产品结构或特性的术语其概念固定的表述，例如：

“铸件”、“铸造品”、“锻造品”

“焊接部”、“钎焊部”、“熔接连接部”

“切削部”、“切断部”、“压入部”

“烧结体”、“压粉体”

“拉伸薄膜”、“吹塑薄膜”

（2）“不可能/不实际的理由”判断的审查原则及具体例

审查基本原则：

对于是否存在“不可能/不实际的理由”，审查员需要基于申请人的主张/举证的内容加以判断，此时，还需要考虑发明所属技术领域的技术常识。

针对申请人所主张/举证的、存在“不可能/不实际的理由”的陈述，只要审查员没有合理的疑问（通常，只要审查员没有在审查意见或驳回理由中提出具体的异议），则应当认为存在“不可能/不实际的理由”。

属于“不可能/不实际的理由”的情形/具体例

类型（i）：申请时在技术上无法对产品的结构或特性进行解析的情况

类型（ii）：鉴于专利申请的性质、迅速性等的需要，确定产品的结构或特性需要明显过大的经济支出/时间的情况

具体例：

通过新的基因操作而制作的细胞等。

实务上的应对建议

综上，在进入日本申请的审查实务中，在遇到审查员以PBP权利要求记载不清楚发出审查意见通知书时，可能的应对方式如下：

① 考虑是否能够主张该权利要求不属于“记载有该产品的制造方法的情形”；

② 在①难以成立时，考虑是否可以能够主张或举证存在“不可能/不实际的理由”；

③ ①和②均不适用的情况下，可能需要考虑对相关权利要求进行修改，具体而言可以考虑：i) 将对应权利要求修改为产品的制造方法权利要求；ii) 删除对应权利要求中涉及方法特征的记载，但需要注意的是，此时可能会伴有修改超范围的风险；iii) 删除对应权利要求。

如上，在日本审查阶段被审查员指出属于PBP权利要求时，需要花费额外的时间和费用成本进行应对，另外，在未来权利行使时有可能对权利要求保护范围的解释带来影响。因此，在制作进入日本阶段的权利要求书时，还应尽量避免可能会导致相关问题的记载。

（2021年）