一、中欧专利申请排除式限定权利要求概况
1.技术领域
上面两图分别是使用排除式限定的权利要求的专利申请在欧洲和中国的技术领域的排名情况，其中，横轴表示排名前十的技术领域分类号（具体分类号解释请参见附表），纵轴为在使用排除式限定的权利要求的申请中，在各分类号的申请量在总申请量中占比。欧洲和中国排名前五的技术领域相同，从第六名开始存在区别。从上图可知，欧洲采用排除式限定的权利要求主要集中在通信、数据处理和传输、半导体、分析测试、医疗和化合物，而中国除分析测试外，其它领域与欧洲涉及领域相类似，并且还包括了数据记录。
2.申请人情况
从相对热衷于使用排除式限定的权利要求的申请人排名来看，在欧洲，亚洲申请人使用频率相对较来自欧美国家的申请人要多。而在中国，来自中国、日本、美国的申请人均有排除式限定的权利要求的申请。
3.申请和授权情况
从使用排除式限定的权利要求的专利申请量和授权量来看，欧洲和中国审查中对于使用排除式限定的权利要求的接受程度是较好的。以上图示中未被授权的申请包含了因为新颖性和创造性等其他问题而未能获权的情况，所以排除式限定被接受的专利量要远高于以上授权量。
鉴于这种特殊的限定方式在某些领域可能存在特殊价值，有必要对其相关审查标准进行研究与探讨。下面将就中欧专利审查和答复策略进行分析。
二、中欧专利审查对于排除式限定权利要求的相关规定
EPO专利检索和审查指南中第4章关于权利要求清楚的部分，对排除式限定（或称否定式限定Negative limitations）有明确的规定：“A claim's subject-matter is normally defined in terms of positive features indicating that certain technical elements are present. Exceptionally, however, the subject-matter may be restricted using a negative limitation expressly stating that particular features are absent. This may be done e.g. if the absence of a feature can be deduced from the application as filed.
Negative limitations such as disclaimers may be used only if adding positive features to the claim either would not define more clearly and concisely the subject-matter still protectable or would unduly limit the scope of the claim. It has to be clear what is excluded by means of the disclaimer. A claim containing one or more disclaimers must also fully comply with the clarity and conciseness requirements of Art. 6.”
与此相比，中国现行专利法及实施细则、审查指南对于排除式限定权利要求，涉及的内容比较少。在审查指南第二部分第八章关于修改方式的规定中提到：申请人采用具体“放弃”的方式，从原数值范围中排除该部分，除非申请人能够根据申请原始记载的内容证明该特征取被“放弃”数值时，本发明不可能实施，或者该特征取经“放弃”后的数值时，本发明具有新颖性和创造性，否则这样的修改不被允许。这里规定的是在针对审查意见的答复阶段，具体“放弃”式的修改除非申请人能证明上面所列举的两种情况，否则审查员会以修改超范围为由而不予接受。而在新申请阶段，关于排除式限定权利要求在中国现行专利法及实施细则、审查指南中并没有明确规定。
由于CNIPA和EPO的上述规定的不同，对于中国审查员和欧洲审查员的答复策略也存在差异。
三、对于排除式限定权利要求的中欧审查意见的答复策略
1.欧洲审查意见的答复策略
从上述EPO的有关规定可知，EPO对于权利要求表述清楚的规定分为原则和例外两种情况。原则是权利要求的主题通常是根据表明存在某些技术要素的肯定的特征来定义，而在例外情况下，可以采用否定的限定（我们所称的排除式限定）。仅当在权利要求中添加肯定的特征不能更清楚、简洁地定义保护的主题或不适当地限制权利要求的范围时，才可以使用否定的限定。
而之所以进行这样的规定，一方面是因为排除式限定可能会导致权利要求的措辞给公众带来不合理的负担，使其难以发现哪些是受保护的，哪些是不受保护的。因此，必须在申请人获得充分保护的利益和公众通过合理努力确定保护范围的利益之间取得平衡。另一方面，排除式限定可能导致增加权利要求的理解的复杂性。
正是由于EPO有上述明确规定，在欧洲审查实务中，这种排除式限定的权利要求经常会引起欧洲审查员发出审查意见进行质疑，常见的情况包括：
（1）权利要求中可能可以采用肯定的限定却采用了否定式限定。
（2）权利要求中仅限定了根据否定的特征，进行何种处理，并没有限定根据肯定的特征，进行何种处理，使得对否定的特征在权利要求中的作用和必要性产生怀疑。
面对这类审查意见，可以考虑采用以下方式进行应对：
针对情况（1）的答复思路：通过举例说明否定的限定是对本发明多个实现方式的共性进行概括后得到的，用正面肯定的特征限定代替否定的限定会不当地限制权利要求的保护范围。例如，在某天线领域申请中，权利要求1限定的产品结构包含“不具备用于在……之间阻断……信号的扼流线圈”这样的否定式限定。而说明书中公开了至少三种实现上述配置的实施方式，即A.改进馈送点的设置位置；B.改进引线和装置之间的距离设置；C.改进引线的结构。A、B、C这三个技术手段中的每一个或相互组合，都有助于实现本发明的何种效果。如果采用正面肯定的特征，即将其限定为A、B、C中的某一个，都会过度限制权利要求的保护范围。
针对情况（2）的答复思路：需要说明否定的特征在权利要求中的作用和必要性，例如：两个从属权利要求分别限定“程序中包括带模型的请求的情况下”的处理方式和“程序中包括不带模型的请求的情况下”的处理方式，审查员质疑后者中模型存在的作用和必要性。对此，如果上述两种情况是针对独立权利要求的特征的两种具体情形，则可以从这个角度进行说明，并具体说明不带模型的请求具体内容，倘若限定为该具体内容会导致过分限制权利要求的保护范围。
2.中国审查意见的答复策略
根据在中国的审查和代理的实务经验，在满足超范围、新颖性和创造性的前提下，如果否定式限定没有导致权利要求不满足专利法及实施细则的规定，特别是不清楚或不支持，中国审查员通常会接受这样的表述。例如在上述情况（1）所举例案件的中国同族审查过程中，中国审查员并未质疑否定式的表述存在问题。
当然，审查实务中，也存在中国审查员针对否定式限定指出不清楚或不支持的情况。
针对这类意见，首先需要判断上述否定式限定是否确实导致权利要求不清楚，还是本质上由于本领域技术人员不能确定否定式表达覆盖的方案均能起到相应的效果，所以权利要求概括范围过大得不到说明书的支持。
然后，再针对已经判断明确后的问题进行应对。如果否定式限定不清楚，则采用解释说明予以澄清或修改。如果否定式限定导致不支持，则根据说明书的具体实施方式的情况是否足以支持否定式限定来进行应对。
值得注意的是，无论是中国还是欧洲专利申请，如果使用排除式限定（否定式限定）比使用正面的肯定的限定更恰当地体现发明的技术贡献，则可以考虑采用排除式限定。但是，建议在申请文件中详细阐明被排除的技术与排除式限定的权利要求以及具体实施方式之间的关系，并撰写足以支持排除式限定后的保护范围的实施方式，以为日后的授权或确权过程中的答复提供依据。
附：
分类号参考表
京公网安备 11010102003161号