“技术问题的提出”在创造性判断中的考量

【摘要】

发明的创造性既可以来源于“技术问题的解决手段”，也可以来源于“技术问题的提出”。在创造性判断时，需要将 “‘技术问题的提出’是否具有显而易见性”作为创造性判断的重要考量因素。

1、最高院审理的案例

最高院知识产权法庭于2021年2月发布了《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2020）》。其中，在第23号案例【（2020）最高法知行终183号上诉人深圳市大疆灵眸科技有限公司与被上诉人国家知识产权局、原审第三人杜文文实用新型专利权无效行政纠纷案】中，最高院就“技术问题的提出”对创造性判断的影响给出了对此类案件的审理思路及观点。

在该案中，上诉人因与被上诉人国家知识产权局、原审第三人实用新型专利权无效行政纠纷一案，不服北京知识产权法院作出的一审行政判决，向最高人民法院提起上诉。

上诉人的其中一个上诉主张为：本专利发现并解决了现有技术中没有注意到的技术问题，取得了有益的技术效果，具有创造性。具体而言，根据权利要求的技术方案，其提出的云台利用了在俯仰轴结构或横滚轴结构上设置锁定结构，以阻止俯仰轴结构或横滚轴结构上的电机在云台处于非工作状态下随意转动，从而保证了在云台处于非工作状态下可以进行确定的位置固定。通过上述结构的巧妙设计，解决了现有技术中的云台非工作状态下无法固定或者固定的结构复杂的问题，从而方便了云台保管以及用户的携带与使用。而在本申请被公开之前，并没有任何技术资料或者以其他方式公开披露上述技术手段可以这样进行运用。因此，本专利的技术方案具有新颖性和创造性。

对此，最高院认为：提出新的技术问题或者发现现有技术中存在的技术缺陷本身是否应该在创造性判断中予以考量，需要根据案件具体情况确定。多数情况下，提出技术问题和发现技术问题是发明创造的动因和起点，发明创造技术方案的形成与“问题的提出”之间存在直接因果关系。大多数情况下，“提出问题”和“发现问题”比较容易，找到解决问题的技术方案相对困难。但是，不排除在特定情况下，“提出问题”、“发现问题”可能比“解决问题”更重要。有时候，技术进步的难点在于寻找问题，一旦要解决的问题被确定，则可以通过本领域常规技术手段的组合、相近技术领域之间的技术转用、合乎逻辑的技术推理、有限次试验等获得解决技术问题的技术方案。在这种特定情况下，如果在创造性判断过程中缺乏关于“‘问题的提出’对本领域技术人员来说是否显而易见”的考量，可能导致创造性判断陷入后见之明的误区。

具体到本案，最高院认为：当云台处于电机调整角度范围之外的“非工作状态”时，该类型云台所存在的“随意摆动、不便于保管、携带与使用”的缺陷是显性的、直接能够发现的，本领域技术人员、甚至是云台的使用者在面对该缺陷时，自然就会想到该缺陷是由于云台在“非工作状态”无法锁定位置这一技术问题而引发的。本案专利的创造性判断中，仅就“问题的提出”而言，应当认定现有技术已经给出了相应的技术启示。

2、案例解读

在上述第23号案例中，笔者认为，最高院对于此类案件给出了两个层次的启示：

第一层，“问题的提出”是在创造性判断时需要考虑的因素，尤其是当“问题的提出”相比“问题的解决”更重要时，“技术问题的提出”应当是首要考量因素。

第二层，“技术问题的提出”是否带来创造性，则需要结合案件自身判断其对于本领域技术人员而言是否是显而易见的。

对于上述启示，可以通过以下方面进行更深地理解：

《专利审查指南》给出了目前普遍使用、且操作性较强的创造性判断的“三步法”：（1）确定最接近的现有技术；（2）确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题；（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见^【¹^】。

从字面含义来看，“三步法”中似乎并未提及“技术问题的提出”。由此可能会出现“‘技术问题的提出’是否是独立于’三步法’之外的辅助判断标准”的观点。对此，笔者认为，“技术问题的提出”应在“三步法”的第二步——“确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题”中予以考虑，而不是独立于“三步法”之外的单独的辅助判断标准。

对于如何“确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题”，《专利审查指南》给出了进一步的说明^【¹^】：

“首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征，然后根据该区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。从这个意义上说，发明实际解决的技术问题，是指为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务。

审查过程中，由于审查员所认定的最接近的现有技术可能不同于申请人在说明书中所描述的现有技术，因此，基于最接近的现有技术重新确定的该发明实际解决的技术问题，可能不同于说明书中所描述的技术问题；在这种情况下，应当根据审查员所认定的最接近的现有技术重新确定发明实际解决的技术问题”。

因此，发明的技术问题应当是客观的，不一定是申请文件中记载声称的，更不是凭空得到的，而应当是“发明实际解决的技术问题”。即本领域技术人员在“三步法”中依据最接近现有技术得到区别特征之后，再根据该区别特征在发明整体方案中所得到的技术效果确定的，在这个过程中实际上已经包含了需要对“技术问题的提出”进行考量。只有在充分理解发明的技术方案以及充分掌握本领域的普通技术知识和相关现有技术水平后，对现有技术中存在的不足和问题进行合理分析，才能对“技术问题的提出”对发明的创造性的贡献度作出客观、合理的判断。

然而，在发明的申请文件中，申请人通常会将所要解决的技术问题记载在说明书中。另一方面，审查员更关注权利要求的技术方案与最接近现有技术的区别特征是什么、以及该区别特征的作用是什么、并根据该作用推定技术问题，容易忽略技术问题本身。在此情况下，审查员容易关注“技术问题的解决手段”是否是显而易见的，而忽略“提出技术问题”本身是否具有显而易见性。

实际上，“提出技术问题”往往是一项技术改进的起点，在完成发明创造的过程中，通常是先发现一项技术存在技术缺陷，然后根据该技术缺陷获得技术问题，最后以该技术问题作为指引寻找解决该技术问题的技术方案。但是，如果本领域技术人员无法认识到存在这一技术问题，那么也就很难在缺乏技术问题的指引的情况下完成发明创造。因此，在这种情况下，除了要考虑技术问题的解决手段是否是显而易性的之外，“技术问题的提出”本身也应当被认定为发明对于现有技术作出的实质性贡献之一。

但同时“技术问题的提出”并不总是为发明带来创造性。需要判断“技术问题的提出”对本领域技术人员而言是否是显而易见的。

当技术问题是本领域技术人员所面临的常规技术问题，这类常规技术问题的提出和解决是本领域技术人员对技术改进的常规方向，通常本领域技术人员有动机和能力对此类技术问题进行探索。此时，本领域技术人员运用本领域的普通技术知识以及合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验能力，能够发现存在的技术问题，则可以认为“技术问题的提出”是显而易见的。

例如，在前述第23号案例中，最高院认为上诉人主张的“随意摆动、不便于保管、携带与使用”的技术问题是本领域技术人员容易发现的，最终认定权利要求不具有创造性。

相反，当技术问题的发现和提出已经超出了本领域技术人员的能力或水平，现有技术也没有给出存在所要解决技术问题的任何启示时，本领域技术人员在面对最接近现有技术时并不确定对技术进行改进的方向，进而难以获得明确的技术指引，那么也就没有动机寻找解决该技术问题的技术手段。在这种情况下，则可以认为“技术问题的提出”是非显而易见的。

例如，在下述两个案例中，合议组就以“技术问题的提出”是非显而易见的，最终认定涉案专利的权利要求具备创造性。

【案例1】^【²^】

【案情简介】

涉案专利的权利要求1：一种家用和专用的冰淇淋产品制造机器，包括容纳制冷单元（4）的主体（2）和与所述主体（2）可拆卸地相关联的辅助体（3），……；该机器的特征在于所述辅助体（3）包括中空空间（9），所述中空空间围绕所述混合和冷却单元（5）并与其构成一体，……，围绕所述混合和冷却单元（5）的所述中空空间（9）与由所述制冷单元（4）冷却的冷却回路（10）流体连通，或者与所述制冷单元（4）流体连通，所述中空空间（9）的流体连接是以可移动的方式使用快速耦合装置完成的，所述快速耦合装置包括至少二个被设计成隔离所述中空空间（9）中的冷却剂的快速耦合阀（13）。

复审请求人在提出复审请求时认为：本申请提供了将中空空间（蒸发器）与辅助体（即容器）构成一体并且可以借助快速耦合阀从主体拆卸的技术构思，保证了蒸发器内冷却剂的增强冷却，使盛装冰淇淋的容器脱离主体后仍能保持低温。而本领域技术人员基于对比文件1不容易想到提供可拆卸的容器并将中空空间固定到容器上。

作出驳回决定的原审查部门在前置审查意见中认为：冰淇淋需要持久保持低温否则难以长时间存放且为了食用方便，冰淇淋在生产加工完成后本领域技术人员容易想到在容器周围添加冷却剂延长保持时间，且本领域技术人员知晓家用小型冰淇淋生产设备一般也可以实现容器与主体的分离。因此本领域技术人员基于对比文件1容易想到权利要求1的技术方案。因而，坚持原驳回决定。

【合议组观点】

在判断一项权利要求是否具有创造性时，仅仅考虑技术方案本身是不够的，应当将发明的技术方案、所要解决的技术问题和所产生的技术效果作为一个整体来考虑。技术问题的提出在某些情况中对发明具有实质性意义。如果现有技术中没有给出存在所要解决技术问题的任何启示，也就无从提供将某特定区别技术特征结合到现有技术中构成一个完整技术方案来解决该问题的教导，那么为解决新技术问题而结合该区别技术特征的技术方案是非显而易见的。

就本案而言，虽然冰淇淋易于融化、需要快速食用等现象已为公知，但对于这一现象人们也普遍接受，并相应采取调整储运和消费方式（如延伸冷链、尽快食用）的办法予以解决，尚没有对冰淇淋在食用阶段提供冷量供给的技术构思提出。而对比文件1虽然公开了权利要求1的大部分构造，但其冷量的产生和供给仅限于冰淇淋的制备和保存阶段。因此，在这样的现有技术基础上，提出解决冰淇淋食用阶段的冷量供给这一技术问题本身对于本领域技术人员是不容易想到的。

【案例2】^【³^】

【案情简介】

涉案专利权利要求1：一种基于导电回路机理的管路断开检测系统，其特征在于，用于检测曲轴箱通风管路系统是否断开，……；所述管路断开检测系统包括固定在主管路上以及至少一个连接端子上的断开检测线路，……，所述断开检测线路的两端分别与ECU单元的电源端和地端相连，且所述断开检测线路上设有与ECU单元的电源端相连的电阻单元，用于断开检测线路发生对电源短路和对地短路的情况实现诊断。

无效宣告请求的双方当事人均认可涉案专利的权利要求1与证据1的主要区别在于“所述断开检测线路上设有与ECU单元的电源端相连的电阻单元，用于断开检测线路发生对电源短路和对地短路的情况实现诊断”。

对于上述区别特征，专利权人认为：本专利的贡献在于技术问题的发现，对于解决该问题所采取的技术手段在现有技术中已给出技术启示无异议。请求人则认为：本领域技术人员知晓断开检测线路可能会短路，并且断开检测线路短路将导致无法判断曲轴箱通风管路是否断开，证据2、4-7就短路检测给出了技术启示。

【合议组观点】

本领域技术人员能够产生改进现有技术的动机的前提是能够认识到技术问题的存在，如果本领域技术人员不能认识到现有技术中存在需要解决的技术问题，则本领域技术人员就难以将其作为指引去寻找解决该问题的技术手段。

就本案而言，在申请日之前，对曲轴箱通风管路进行断开检测是本领域的常见技术，但是并无证据表明在申请日之前本领域技术人员已经认识到曲轴箱通风管路断开检测线路发生短路时会对通风管路完整性的诊断产生影响，结合涉案专利说明书的记载可知，本专利对现有技术的贡献恰恰在于发现了曲轴箱通风管路的断开检测线路发生短路时会导致检测结果不准确这一技术问题，在发现了该问题的基础上，本专利的发明人借鉴常见的短路检测技术，在断开检测线路上设置与ECU单元的电源端相连的电阻单元来提高断开检测的准确性。

在请求人未提供充分的证据能够证明曲轴箱通风管路的断开检测线路发生短路会对通风管路完整性的诊断产生影响已为本领域技术人员所知晓或属于涉案专利所属领域现有技术中存在的常见问题的情况下，即使其他证据已经给出了短路检测的技术手段，本领域技术人员也没有动机在证据1中引入该检测手段。

3、启示

在实务中，以“技术问题的提出”作为主要创造性争辩理由往往是较为困难的。尤其是对于技术方案简单、且区别特征本身属于现有技术的案件，区别特征实际要解决的技术问题容易被审查员或法官认定为是容易发现的。

对此，笔者认为，可以考虑从以下方面尝试进行争辩：

第一，以说理结合证据佐证的方式来阐述：对于本发明的技术领域而言，本领域技术人员所面临的常规技术问题是什么，这些常规技术问题不同于本发明要解决的技术问题。进一步地，从最接近现有技术的技术方案、技术缺陷产生的原因难以发现、行业发展水平制约等角度阐明提出技术问题的困难之处。

例如，从最接近现有技术所公开的技术方案与本发明的不同来论述最接近现有技术并不存在或者难以发现本发明提出的技术问题。在此情况下，本领域技术人员在面对该最接近现有技术时不会想到或难以想到基于本发明提出的技术问题对最接近现有技术进行改进。

再如，通过说理结合证据佐证的方式说明：即使现有技术存在的缺陷本身对本领域技术人员而言是容易注意到的，但本领域技术人员通常是以原因A、B、C来作为技术改进方向以解决上述缺陷，而本发明则是以不同于原因A、B、C的原因D作为技术改进方向来解决上述缺陷，并且通过本发明取得了优于现有技术的技术效果。

又如，对于行业发展相对成熟的领域，可以主张：发明所属技术领域的基本结构或方法基本确定，功能相对成熟，而进一步改进又通常难以做到例如技术效果、简易性以及成本的兼顾和全面提升，因此经过长期的逐步演化，发明所属技术领域的产品或方法本身存在的缺陷已不明显，改进空间有限，使得技术问题的发现和解决变得困难。

第二，《专利审查指南》规定了：审查员将权利要求中对技术问题的解决作出贡献的技术特征认定为公知常识时，通常应当提供证据^【⁴^】。参考指南的上述规定，如果发明的创造性主要体现在“技术问题的提出”上，而审查员又在未提供证据的情况下主张该技术问题的提出是容易想到的，那么可以尝试要求审查员对其主张进行举证。

此外，在申请文件的撰写过程中，即使技术交底书中没有提及“技术问题的提出”存在困难之处，也应当与发明人进行充分地沟通，尽力挖掘技术手段所要解决的技术问题是否是本领域技术人员难以发现的，并在申请文件中详细阐述“技术问题的提出”的困难之处。这种方式存在以下好处：由于“技术问题的提出的非显而易见性”已经明确记载在申请文件中，因此可以以较强的说服力来将其作为创造性判断的考量因素。相反，如果“技术问题的提出的非显而易见性”没有记载在原始申请文件中，而是在后续实审、无效、行政诉讼等阶段再去主张上述理由，不排除审查员或法院会认为上述争辩是申请人或专利权人为了获得专利权或者维持专利权有效而作出的强行争辩，从而作出权利要求不具备创造性的结论。

当然，在创造性争辩过程中，即使申请文件没有明示“‘技术问题的提出’是非显而易见的”，同样可以通过深入理解发明和现有技术的方案、查阅相关资料、与发明人沟通等方式尝试以“技术问题的提出”作为其中一个突破口。如果有较强的理由和/或证据能够证明技术问题的提出是非显而易见的，则可以将其作为争辩发明具备创造性的理由之一。

【参考文献】

【1】《专利审查指南》（2019版）第二部分第四章第3.2.1.1节
【2】针对申请号为201110265469.4的发明专利申请的第89880号复审决定
【3】针对申请号为201721143411.1的实用新型专利的第46106号无效决定
【4】《专利审查指南》（2019版）第二部分第八章第4.10.2.2节

（2021年）