前言

《专利审查指南》在第二部分第四章第6.2节记载有：“审查发明的创造性时，由于审查员是在了解了发明内容之后才作出判断，因而容易对发明的创造性估计偏低，从而犯“事后诸葛亮”的错误。审查员应当牢牢记住，对发明的创造性评价是由发明所属技术领域的技术人员依据申请日以前的现有技术与发明进行比较而作出的，以减少和避免主观因素的影响。”

最高人民院知识产权法庭裁判要旨（2019）中指出：“面对实际要解决的技术问题，本领域普通技术人员从现有技术中可以获知的技术启示，原则上应该是具体、明确的技术手段，而不是抽象的想法或者一般的研究方向。仅仅依据研究方向的一致性和本领域的抽象、普遍需求来认定现有技术给出的启示，隐含着后见之明的危险，容易低估发明的创造性。”

然而，在具体专利实务中，审查员容易将“本领域技术人员”的技术水准定得较高，特别是在了解了发明内容之后进行审查的情况下，尤其容易陷入后见之明的思维，在采用“三步法”进行创造性判断时容易认为要求保护的发明对本领域技术人员来说是显而易见的，从而导致对于申请人来说不够客观、公正的审查结果。

下面，笔者将结合具体案例，对存在后见之明的审查意见的具体表现形式以及答复策略进行分析探讨。

案例

要求保护的发明（以下称为本发明）涉及一种砌体结构，其相对于作为最接近的现有技术的对比文件1的区别技术特征主要在于，在彼此重叠的上下块体连续地涂敷具有粘弹性的糊状密封件，实现了如下的技术效果：在砌体受到面外方向的弯曲力而发生弯曲变形的情况下，密封件通过与该弯曲变形相应地伸长或压缩，能够抑制块体发生龟裂。

对比文件2公开的砌体结构中，在相邻块体之间设置具有弹性的隔振部件，隔振部件放置于在块体上设置的凹部中。由于隔振部件与块体不相连接，因此，隔振部件只是在铅垂方向上补正块体之间的走形，而针对来自面外方向的弯曲力、剪切力发挥的作用十分有限。

实审阶段，审查员在驳回决定中认为，对比文件2公开的隔振部件所起的作用与本发明的密封件的作用相同，为了更好地追随砌体结构的变形，将隔振部件设为糊状从而可以连续地涂敷起到密封的效果，这并不需要付出创造性的劳动，因为对本领域技术人员来说，建筑构件之间保持协调一致的变形能力是为了避免开裂等的常规处理手段，而弹性构件本身就具有一定的变形能力，若为糊状则变形能力更强。

复审阶段撤销了驳回决定，合议组的主要理由如下。

对比文件2公开的隔振部件虽然具有弹性，但与块体之间并无直接粘接，其仅仅相当于一个矫正竖向变形的弹性垫片，在砌体结构受到面外方向的弯曲力而发生弯曲变形的情况下无法与该弯曲变形相应地发生变形，进而难以抑制块体破坏。由此可见，对比文件2没有公开上述区别技术特征，也未给出相应的技术启示。而且，目前也没有证据能够证明上述区别技术特征是本领域的公知常识。

分析探讨

在上述案例中，实审审查员的认定中存在后见之明的判断，通过复审审查及时得到了纠正。

从上述案例的驳回决定来看，在陷入后见之明的思维的情况下，审查员所做的认定存在要刻意地去说明要求保护的发明是显而易见的痕迹。

具体而言，审查员似乎刻意地回避了本发明的糊状密封件具有粘性这一重要区别特征以及基于该区别特征实现的作用，而仅从对比文件2与本发明共有的结构特性即具有弹性的角度出发认定对比文件2的隔振部件能够起到与本发明的糊状密封件相同的作用，然后，极力地去论证根据本领域的普遍需求去设置糊状密封件无需付出创造性劳动。这是后见之明思维下的一种常见的审查意见，即：放大共性部分的作用来主张现有技术能够达到同等的作用或给出了技术启示→忽视或低估区别部分的作用，并且主张获得本发明的这种区别的合理性。

然而，在去除了后见之明的情况下进行创造性判断时，重点显然在于，需要客观地判断现有技术中是否对采用具有粘弹性的糊状密封件给出技术启示，即，关注的是区别部分的差异（参照上述案例的合议组的观点）。

小结建议

针对上述这种存在后见之明的审查意见，我们可以考虑按照如下的步骤进行应对。

（1）客观地并且直接地指出涉案专利与对比文件之间的区别部分及其作用，明确地阐述对比文件无法解决涉案专利的技术问题的理由。

（2）引导审查员回归到重塑发明创造的过程这样的正确的创造性判断轨道，即：使审查员站在正在进行涉案专利的发明创造的本领域技术人员的立场，并回溯到专利申请之时的现有技术状态下，考虑涉案专利的显而易见性。

（3）主张从对比文件中获得的技术启示应该是具体、明确的技术手段，而不是抽象的想法或者一般的研究方向。在将对比文件给出的具体的技术手段相结合时，会得到不同于涉案专利的技术方案，而且该技术方案中仍然存在涉案专利所要解决的技术问题。

（4）说明本领域技术人员为了解决涉案专利的技术问题可能会做出的其他的技术选择，以进一步证明涉案专利的非显而易见性。

当然，存在后见之明的审查意见并不仅有上述一种表现形式。在采用“三步法”进行创造性判断时将发明解决技术问题的技术手段直接确定为技术问题的审查意见也存在审查员的后见之明。针对此种情况，可以参考上述的步骤（2）引导审查员正确地确定技术问题。鉴于文章篇幅的限制，笔者在此就不做过多的说明了。
 
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