善谋者远行----浅谈防范知识产权风险的利器FTO防侵权调查

2019年7月到2020年4月期间，歌尔股份以敏芯股份及北京百度网讯科技有限公司的产品侵害其7项实用新型专利和2项发明专利为由，先后4次提起专利侵权诉讼，要求敏芯股份赔偿1.35亿元并停止侵权行为。

2021年6月，昱能科技股份有限公司上市前，遭遇美国Tigo公司的两起专利诉讼。

2021年12月，宁波中院最终裁定，格力侵犯奥克斯发明专利，需要对两个型号空调分别赔偿9600万元和7060万元，累计1.67亿元。

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近年来，涉及知识产权侵权风险的企业比比皆是，有的被诉侵权而被处以高额赔偿并且被颁布具有强制执行力的禁令，有的付出了不菲的专利许可费，还有的被迫终止了IPO之路，为企业经营带来巨大的压力。如何有效地防范知识产权风险，成为众多企业普遍面临的问题。本文将要讨论的是一种防范IP风险的有效手段：FTO防侵权调查。

何为FTO防侵权调查？

FTO（Freedom To Operate）一般称为自由实施，指的是实施人在不侵犯他人专利权的前提下，对其技术自由地进行使用和开发。FTO防侵权调查指的是对欲实施的技术是否可能侵犯他人专利权而进行的调查，意在排查可能遇到的专利壁垒，识别侵权风险，保障技术能够在某国或地区自由实施。

FTO防侵权调查因何而作？

（1）避免故意侵权可能导致的惩罚性赔偿

在美国，出具FTO尽职调查报告的最主要目的是避免被法院认定为故意侵权（Willful Infringement）。若被认定为故意侵权，则侵权人恐将承担高额度的赔偿责任。2020年10月6日，美国弗吉尼亚地区法院作出裁决，思科系统公司（Cisco）因侵犯网络安全相关专利，须向Centripetal Networks公司支付32亿美元赔偿。据媒体报道，这是迄今为止美国专利案件中数额最高的一笔赔偿金。

对中国厂商而言，如果在欧洲，例如德国，一旦败诉，除了赔付额度远远高于国内水平外，厂商还面临彻底放弃整个德国乃至欧盟市场的风险。

中国知识产权司法审判中，法院根据侵权人侵权的性质和情节等因素对赔偿额度作出判决。在格力诉奥克斯专利侵权案中，广东省高级人民法院认为，奥克斯公司无视国家法律和生效判决，利用实质相同的技术方案再次侵犯同一专利权的主观意图明显。综合考虑应加大侵权赔偿力度，彰显对情节严重的侵权人的威慑力，格力公司诉请赔偿的4000万元并未超过合理限度，予以支持。

当然，法院也会因侵权企业不构成故意侵权而在认定赔偿额时作出较低的判决。

有了专业的知识产权风险评估，企业就可以心中有数地、有技巧、有选择性地将新产品投入到目标市场。

（2）降低企业IPO上市遭遇竞争对手或“NPE”专利诉讼的风险

近年来，拟IPO企业在上市审核阶段收到竞争对手关于主营业务产品侵犯知识产权诉讼事件频发。于IPO企业而言，专利诉讼不仅成为影响其正常上市的重要因素，而且成为竞争对手打压IPO企业的重要手段。部分企业因为专利纠纷影响IPO进程，还有一些企业因为专利诉讼终止上市申请，导致前期无数的努力和付出付之东流。

例如，2021年，“易来智能”在IPO前才刚刚结束与国外照明巨头Sinify（昕诺飞）的专利诉讼，不料，在上市申请受理后又受到鸿雁电器的专利诉讼。最终，易来智能终止了科创板的进程。

鉴于知识产权是衡量企业科创属性、核心竞争力的重要指标之一，证监会、交易所上市审核部门对此高度重视。根据科创企业服务平台六棱镜的IPO库数据统计情况来看，截至2021年11月15日，共有321家企业被问询到“知识产权是否存在潜在风险”的问题共计993个。2021年，福建汇川物联网技术科技股份有限公司光是专利问题就被问询了五轮，最终上市被迫按下“暂停键”。

提前对拟IPO企业的知识产权风险开展分析，针对性地制定知识产权风险的防控策略，或者提前对潜在风险作出处置，能够帮助拟IPO企业解决IPO审核过程中的知识产权问题，支持拟IPO企业顺利过会。

（3）协助研发人员取得开发产品必要的知识产权授权情况，以提高产品开发、运营的自由度

专利诉讼可能是一项昂贵的、无法预知风险的事情。防患于未然远胜于亡羊补牢。当一个公司计划开发和推出一个新产品时，面对“专利丛林”，早期就寻求其“自由实施”，是必要的“风控”手段。

通过FTO防侵权调查，能够事前评估产品研发方向，做好专利规避设计，降低产品/技术进入市场后的竞争资源损耗以及进入特定国家展出或销售的专利侵权风险。

FTO防侵权调查何时而作？

作为专利风险管控的重要手段，FTO防侵权调查实际上贯穿企业的产品研发、上市、参展、进/出口贸易等全流程。当然，在不同时间节点，FTO防侵权调查的目的也不尽相同。越早进行FTO防侵权调查就越能够给企业更多的选择余地以及主动性。为尽早使企业查明其欲实施的技术或产品是否有侵犯他人在先知识产权的风险，在企业产品研发和经营的各个环节，择机适时启动FTO防侵权调查是至关重要的。

例如，在产品研发初期，FTO防侵权调查起到把控方向的作用，通过了解竞争对手专利布局，有助于及时对产品进行规避设计来避免侵权并降低涉诉风险。

在上市过程中，FTO防侵权调查主要用于有效应对竞争对手提起的诉讼风险。

另外，在购买企业的技术或股权时也通常会对该企业的技术进行FTO防侵权调查，旨在评估该技术是否可能会侵犯第三方知识产权。

FTO防侵权调查如何去做？

（1）明确需求，联合成立复合型调查团队，实现优势互补

在开展调查时，只有深入明确项目调查的背景和意义，才能做到有的放矢，确保项目调查的目的得以实现。

进行FTO防侵权调查，通常需要联合企业的研发人员、知识产权人员及律师事务所的专利代理师或律师构建三位一体的调查团队，以便能够发挥各自的优势，通过三方的紧密配合，使调查更富针对性，从而保障FTO防侵权调查的高质量完成。

（2）优化调查对象，更有针对性地开展风险判定

专利侵权风险的分析主要包括调查对象确定、专利检索、专利筛选、技术比对、风险评估及风险防控几个方面。

专业调查团队需要与企业研发人员进行深度沟通对待调查产品的技术分解、检索要素进行优化，在此基础上针对目标调查地域，制定适合的检索策略，从而查找出相关度较高的专利。需要注意的是FTO检索应以“查全”为优先，以防止疏漏。

在风险判定中，要将确定的产品特征与检索出的相关度较高的专利的权利要求进行比较，依据“全面覆盖原则”和“等同原则”，判定产品的高风险、无风险或暂时无明确风险。

（3）调查结果结论要客观、准确，必要时给出有针对性的应对策略

《关于XXC产品自由实施尽职调查（FTO）法律意见书》的撰写是对前面所有研究工作的总结和升华。FTO法律意见书要结合详实的数据和客观的风险判定给出专业性的法律意见，但要注意的是，FTO调查毕竟与法院司法判断不尽相同，调查给出的法律意见绝不是绝对性结论。

专利侵权比对意见不仅要对被调查产品的技术特征与涉案专利权利要求书记载的每一项技术特征进行逐一比对和分析，还涉及合理的权利要求解释，由此才能得出一份详尽和专业的法律意见书。

专利侵权风险发生的可能性评估需要从风险专利的威胁程度、行业专利诉讼风险度、风险专利持有人诉讼实力三个维度评价。一般而言，风险专利威胁程度越大，行业专利诉讼发生频率越高，风险专利持有人具有过往专利诉讼经历，拟IPO企业在与专利持有人竞争关系越激烈，专利侵权风险发生的可能性就越大。

如果经过评估，确实存在较大侵权风险，需要根据涉案专利权利要求保护范围对产品的规避设计或替代方案提供解决思路。

另外，如果发现调查产品侵权可能性极大，除给出结论，也可对高风险专利的稳定性进行分析，尤其在规避设计成本较高且不易实现的情况下，这一步非常重要，以便为后续的无效打好基础。

结语

知识产权风险犹如高悬的“达摩克利斯之剑”，是企业的经营过程中必须面对的现实问题。提前对知识产权风险进行排查，针对性制定知识产权风险的防控策略，或者提前对潜在风险作出处置，防患于未然，才能使企业在激烈的市场竞争中行稳致远。

（2022年）