抓住“技术启示”中的“作用”

在答复关于创造性的审查意见通知书时，经常会遇见“对比文件给出了技术启示”这样的拒绝理由，因此，时常需要判断对比文件是否真的给出了技术启示。

在进行上述判断时，抓住“技术启示”中的“作用”有时候可能会成为有力的反驳论点。下面，笔者将基于两个案例进行简单的说明。

在中国审查指南的第二部分第四章3.2.1.1中规定了创造性的判断方法“三步法”，在该三步法中的第三步“判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见”中，关于“技术启示”有如下记载。

下述情况，通常认为现有技术中存在上述技术启示：

所述区别特征为公知常识，例如，本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段，或教科书或者工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段。
所述区别特征为与最接近的现有技术相关的技术手段，例如，同一份对比文件其他部分披露的技术手段，该技术手段在该其他部分所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同。
所述区别特征为另一份对比文件中披露的相关技术手段，该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同。

根据中国审查指南的上述记载，从“作用不同”这个角度来争辩“对比文件没有给出技术启示”的思路可以作为一种比较有说服力的方式。例如，下面列出的两个案例就积极地采用了这种思路，最终获得了授权。

案例1

在审查意见中，审查员认定对比文件2中的冷却散热片6的基部6a、6b、6c公开了本发明的技术特征“在从第1方向（X 轴方向）剖视时，第1散热构件120的第1位置P 11与第2表面F12之间的部分距第1表面F11的距离越大则宽度越窄”。

但是，在本发明中，通过设为“在从第1方向（X 轴方向）剖视时，第1散热构件120的第1位置P11与第2表面F12之间的部分距第1表面F11的距离越大则宽度越窄”，能够抑制自散热构件120向外部辐射电磁波的状况，能够抑制天线模块100的特性自期望的特性偏离的状况。

与之相对地，在对比文件2中，将基部6b的侧面设为锥形的目的是提高基部6b、绝缘片5、散热器4和IGBT芯片2与模制树脂7的密合性，防止基部6b与模制树脂7之间的界面处的剥离。

也就是说，即使对比文件2中的“基部6b”公开了本发明的上述技术特征，其在对比文件2中的作用（提高密合性，防止剥离）与上述技术特征在本发明中的作用（缩窄散热构件120能够作为天线发挥功能的频段，抑制自散热构件120向外部辐射电磁波的状况）也不同。

因此，不能说对比文件2给出了技术启示。

最终本发明通过基于该点的主张在第一次答复审查意见时就成功说服了审查员，获得了授权。

案例2

在多次审查意见中，审查员始终认定对比文件2中的凸包5给出了本发明的材料流入促进部19（对应于图中的凸部23a）的技术启示。

但是，实际上，在本发明中，通过在形成材料流入促进部的同时形成弯曲部的内侧的纵壁和凸缘而使材料向材料流入促进部流入，与之相对地，在对比文件2中，通过在L形弯曲部成形前形成凸包5而使材料从凸包5流出。因此，对于本申请技术方案的材料流入促进部和对比文件2的凸部而言，形成时机和作用均完全不同。

虽然审查员始终坚持己见而不予认可，但是在申请人的坚持下，经过多轮苦战，最终在复审请求阶段获得了授权。

综上所述，笔者认为，在答复“对比文件给出了技术启示”这样的拒绝理由时，即使对比文件中的确公开了对应的技术特征，也不要着急下定论，可以进一步挖掘该技术特征在对比文件中实际发挥的作用，看能否利用中国审查指南中的三步法里有关“技术启示”的记载，从“作用不同”的角度出发主张“对比文件没有给出技术启示”。