浅谈同族申请的审查内容对代理人提供OA答复意见的影响

对于一件享有外国优先权的专利申请，无论是审查员发出的审查意见通知书（即OA），还是代理人针对审查意见通知书给出的意见，均存在参考同族申请的情况。

在代理人给出代理人意见的实务中，当审查员给出的审查意见与外国同族申请的审查意见大致相同时（特别是，外国同族申请通过意见陈述和/或权利要求修改获得了授权的情况下），建议采用与外国同族申请相同的应对方式进行答复的情况较多。代理人建议采用同族应对方式的原因至少包括如下几点：

（1）对于申请人已经在国外进行了修改的权利要求而言，至少说明了该修改后的权利要求对于申请人而言是期望的，并且有保护意义的。
（2）在确认同族申请的答复能够用于本案的答复的基础上，建议采用同族的应对方式能够节省代理人的时间，进而节省申请人的成本。
（3）如果外国同族申请获得了授权，则会对审查员认可中国专利申请给出有利心证。

但是，对于代理人而言，并非在任何案件的情况下均适合于直接照搬外国同族申请的应对方式，以下就具体案例来简单列举一下代理人在参照外国同族申请可能需要注意的点。

案例1

审查意见中将案例1的权利要求1的前序部分认定为已经被D1公开，针对权利要求1的特征部分，审查意见认为基于D1已经公开的内容，本领域技术人员容易想到。

代理人在处理本案时发现，本案具有美国同族，且美国审查意见同样引用了D1。作为应对，美国同族申请在答复中追加限定了权利要求3的附加技术特征。

通过阅读本申请与D1，代理人认为权利要求3的附加技术特征能够用于主张创造性，但是，代理人同样发现，D1的结构仅仅是文字表达方面能够满足本申请权利要求1的前序部分的限定，两者之间的实际结构并不相同。因此，代理人考虑，若能够通过针对本申请权利要求1的前序部分进行简单地追加限定来区分两者，则与追加限定权利要求3相比，能够为申请人争取更大的保护范围。

代理人将体现上述思考的修改案与追加限定权利要求3的修改案同时提供给了申请人，申请人选择了体现上述思考的修改案，而且本案最终成功获得授权。

案例1的思考：即使本申请的外国同族申请已经给出了应对方式，且该应对方式能够用来答复审查意见，作为代理人依然可能发现更合理的应对方案，来为申请人在合理的范围内争取更大的保护范围。

案例2

审查员在审查意见中指出本申请说明书中提及了要解决两个课题（课题A+课题B），但是权利要求1中仅能解决一个课题（课题A），因此得不到说明书的支持。

代理人首先并不认可审查员的观点，而且在处理本案时发现，本案具有日本同族，日本同族同样指出了得不到说明书的支持，但是，日本同族并没有对权利要求进行修改，仅通过意见陈述获得了授权。

在此基础上，代理人在代理人意见中同样建议申请人不进行修改，仅通过意见陈述反驳审查员。反驳要点在于：本申请能够解决课题A，针对课题B，仅主张了本申请至少相比于现有技术效果要好。

在收到代理人意见之后，申请人提出了如下问题：在日本审查基准中，关于“得到说明书支持”这一点，明确记载了：在课题具有两个以上时，只要能够解决任一课题即可。关于这一点在中国专利审查指南中是如何记载的？是记载为解决任一课题即可？还是解决全部的课题才可以？

在中国专利审查指南中，并没有明确地记载需要解决全部的课题，也没有明确记载为解决任一课题即可，代理人向申请人报告了这一点，而且给出了自己的理解，认为不需要解决全部的课题。

结果，申请人最终选择了仅进行意见陈述，针对审查意见中指出的不能解决的课题B，着重强调了其相比于现有技术具有一定的效果，虽然依然存在缺陷，但也应该理解为解决了该课题。

本案目前尚未收到新的通知书或者授权决定。

案例2的思考：不同国家之间的审查基准并不相同，存在给出相同意见时导致申请人担心意见陈述的内容不能直接适用于中国的情况，代理人在参照同族意见陈述时应该尽量注意这一点。例如，针对本案审查员指出的问题，要了解中国专利审查指南中是如何规定的，如果参照外国同族的意见陈述进行主张，是否存在难以克服审查意见指出的缺陷的情形。

以上仅列举了两个例子进行了简单地说明。实务中会面临更多的情况，例如：虽然同族修改方案获得了授权，但是该修改方案存在重复限定或者可能不清楚的问题，代理人在中国专利申请的应对中应积极消除这样的缺陷。

总之，只要代理人在参考同族应对方案的同时，不要有抄作业的侥幸心里，独立地思考同族的应对方式是否适合于本案，相信就能更好地为申请人提供服务，也能让申请人感受到作为代理人的责任心。