基于一个具体案例浅谈对于用参数表征的产品权利要求的专利申请的处理心得

前言

中国《专利审查指南》明确规定，对于一项产品权利要求通常应当用产品的结构特征来描述，特殊情况下，当产品权利要求中的一个或多个技术特征无法用结构特征予以清楚地表征时，允许借助物理或化学参数表征。

另一方面，对于申请人而言，的确也存在在特定技术领域中无法用结构特征或者常见的参数去准确地表征产品的情况，这种情况下也不得不借助于其它各种参数去表征产品。面对这种情况，申请人该如何撰写权利要求和说明书、以及如何答复审查意见通知书呢？下面，用一个案例予以说明。

案情简介

该案涉及一种产品A，该产品A具有一种新的形态。权利要求书中限定了该产品A中不同位置的新定义的参数β需要满足一定条件，说明书中记载了参数β的定义和具体测定方法。

审查意见通知书中指出2个问题：①参数β这一术语指代的参数不光定义不清楚，测定方法也不清楚；②作为现有技术的对比文件1中记载了与本申请说明书中相似的制造方法，因此需要申请人证明对比文件1的产品不具有本申请的产品所具有的参数特征。另外，审查意见通知书中也暗示了，本申请的产品权利要求如果实在无法用组成和/或结构特征予以表征的话，用说明书中记载的特定制造方法的特征予以表征时也可以获得授权。

分析

（1）参照《专利审查指南》第二部分第十章第4.3节仅用结构和/或组成特征不能清楚表征的化学产品权利要求的规定可知，允许采用物理-化学参数来表征化学产品权利要求的前提条件是：仅用化学名称或者结构式或者组成不能清楚表征的结构不明的化学产品。

具体到本案，对于产品A，由于其发明点不在于原料的组成，而在于由于具有了新的形态使得不光机械性能得到了显著提高而且生产效率也大幅提高，因此单纯用原料的组成并不足以完整、准确地表征产品A。为了清楚地表征产品A的结构，的确不得不使用物理-化学参数进行限定。

那么下一个需要向审查员澄清的疑问点是，通用参数α是更常见的描述该产品A的技术术语，为何本案中采用了不常见的参数β来描述产品呢？关于这一点，从本案的审查经过得出的撰写时值得借鉴之处是，本案的说明书中详细记载了使用参数β比使用参数α来表征产品A更恰当的理由。

在进行了上述解释的前提下，申请人又基于说明书的记载在权利要求中限定了该参数β的定义以及测定方法。最终，关于审查意见通知书中指出的问题①被克服了。

（2）《专利审查指南》第二部分第三章第3.2.5节中明确规定了，对于包含参数特征的产品权利要求，如果所属技术领域的技术人员根据该参数无法将要求保护的产品与对比文件产品区分开，则可推定要求保护的产品与对比文件产品相同。面对这样的审查意见，申请人最直接、最有效的应对手段是能够根据申请文件或现有技术证明权利要求中包含参数特征的产品与对比文件的产品在结构和／或组成上不同。

具体到本案，虽然从表面上来看，要获得新的形态的产品A可能并不存在技术难度，而且制备的工艺条件与现有技术记载的工艺条件存在交叉的可能性，但是如审查意见通知书中所暗示的那样，实际上审查员也认为本申请是具有授权前景的，只不过目前的权利要求中没有限定对于新颖性和创造性做出贡献的制造方法特征。

面对这种情况，如果单纯是为了获得授权，完全可以将说明书中的方法特征补入到权利要求书中，但是对于申请人而言，所获得的权利的价值会大打折扣，在实务中，即便申请人没有明确表示出避免使用方法特征限定产品权利要求这样的意愿，作为代理人在研究应对策略时也是必须要认真考虑的。

本案中另一个值得借鉴之处是，说明书的比较例所记载的制备方法中某个工艺条件C2虽然达不到实施例C1的高水平、但是也优于对比文件1的工艺条件C3（即，C1>C2>C3），另外，该比较例与该实施例之间除了该工艺条件C不同之外，其它工艺条件完全相同，而且基于该实施例与该比较例的记载可以确定的是，比较例的产品由于结构的不同，导致了参数β不满足权利要求限定的条件。正是由于原始说明书中存在了这样一个比较例，使得申请人不需要进一步提供试验数据就可以充分说明对比文件1的产品的参数β必然无法满足本申请权利要求所限定的条件，即，在不需要修改的前提下就可以说明本申请相对于对比文件1具备新颖性。最终，仅通过意见陈述就克服了审查意见通知书中指出的问题②。

小结

（1）对于化学产品权利要求，尽量优先选择使用结构和/或组成特征进行表征，如果实在困难的情况下，也尽量使用本领域常见的参数特征进行表征。如果使用不常见的参数特征进行表征时，最好在说明书中记载使用不常见的参数表征的充分理由，同时记载该参数特征的定义、测定方法。由此，可以应对将来实审时所指出的不清楚等审查意见。

（2）为了满足公开充分等规定，说明书中需要记载足够的实施例，另一方面，为了应对后续实审中的各种审查意见，比较例的设置也尤为重要。毕竟在答复审查意见时提供比较试验会大大增加申请人为了获得授权所付出的各项成本。

实际上在实务当中，对于用参数表征的产品权利要求的处理，是一项非常难的工作，仅凭一个案例是无法给出更多借鉴意义的，但是，如果该案例能给各位一点点的启发，笔者也深感荣幸。