浅议实用新型分案申请的审查标准

笔者在处理实用新型分案申请的过程中，发现大多数审查员对能否提出分案申请都遵循与发明分案申请一致的审查标准，但近年来收到过几次国家知识产权局的实用新型审查部门发出的分案申请视为未提出通知书。部分申请人对上述通知书的行政行为不服并提出行政复议请求，但复议请求均被驳回。以下就结合前述分案申请视为未提出的案件浅谈笔者的一些观点。

前述分案申请视为未提出通知书中指出，分案申请不符合《专利法实施细则》第四十二条的规定，因而分案申请视为未提出，原因在于，原申请的两项实用新型属于一个总的发明构思，符合《专利法》第三十一条的规定，因而该分案申请并非是为了克服审查员指出的原申请缺乏单一性的缺陷而提出的。

行政复议决定书中指出，根据《专利法》第三十一条第一款、《专利法实施细则》第四十二条第一款以及《专利审查指南》第二部分第六章第3.1节的规定，国家知识产权局发出的分案申请视为未提出通知书符合法律规定，应当予以维持。

针对上述通知书和决定书中给出的理由和结论，笔者持有不同意见。

首先，《专利法》第三十一条第一款规定，一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申请提出。

笔者认为，此条款旨在规定作为一件申请提出的发明或者实用新型应当符合单一性的要求，避免申请人将不属于一个总的发明构思的多项发明或者实用新型申请纳入同一件专利申请，以利于国家知识产权局对于专利申请的管理、检索以及审查，而不应当理解为对分案申请的条件进行限制。

其次，《专利法实施细则》第四十二条第一款规定，一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的，申请人可以在本细则第五十四条第一款规定的期限届满前，向国务院专利行政部门提出分案申请；但是，专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的，不能提出分案申请。

笔者认为，此条款旨在规定申请人提出分案申请的时机，即，分案申请应当在《专利法实施细则》第五十四条第一款规定的自收到国务院专利行政部门发出的授予专利权的通知之日起2个月内提出，且专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的，不能提出分案申请；然而，该规定并未对分案申请的其它条件进行明确规定或限制。

再次，《专利审查指南》第二部分第六章第3.1节规定了“分案的几种情况”，其中具体列举出专利申请的三种不符合单一性的情况，并指出审查员应当针对这些情况要求申请人对申请文件进行修改（包括分案处理），使其符合单一性要求。

笔者认为，《专利审查指南》第二部分涉及的是实质审查，其中第六章第3.1节规定，审查员在实质审查过程中，应当要求申请人进行包括分案处理在内的修改的几种情况，例如，“原权利要求书中包含不符合单一性规定的两项以上的发明”以及“独立权利要求之一缺乏新颖性或创造性，其余的权利要求之间缺乏单一性”；然而，实用新型专利申请无需经过实质审查，且上述规定旨在对实审审查员对于单一性问题的审查进行指引，而不应当被理解为是初步审查阶段对提出分案申请的限制。

实际上，除了《审查指南》第一部分第一章第5.1.1节规定的例外情形外，《专利法》、《专利法实施细则》以及《专利审查指南》并未将专利申请存在单一性缺陷或收到指明单一性缺陷的通知书作为对该申请提出分案申请的必要条件，上述例外情形是指，对于已提出过分案申请，申请人需要针对该分案申请再次提出分案申请，而再次分案的递交日不符合《专利法实施细则》第四十二条第一款的规定的，需要提交指明了分案申请的单一性缺陷的通知书的复印件。

笔者处理的前述案件并不属于上述例外情形，且符合《专利法》、《专利法实施细则》以及《专利审查指南》的相关规定，因此，笔者认为，前述分案申请视为未提出通知书和行政复议决定书的行政行为于法无据，而是在对相关法律法规进行不适当的解读后作出的。

此外，《专利法》、《专利法实施细则》以及《专利审查指南》对于发明和实用新型提出分案申请的条件并未加以明确区分，在笔者多年的发明案件处理实践中，也未因诸如“原申请缺乏单一性缺陷”的理由收到过分案申请视为未提出的通知书。

综上，笔者希望国务院专利行政部门能够依法审查案件，对于诸如“分案申请能否提出”等涉及对专利申请定性的问题，在相关法律法规对于发明和实用新型并未明确区分的情况下，应当针对这两类申请采取一致的审查标准，以减少社会公众和申请人对于此类问题的疑惑以及由此带来的不确定性。