一、 什么是“禁止反悔原则”
对于初涉专利行业的朋友，可能或多或少都听说过“禁止反悔原则”，那么，到底什么是“禁止反悔原则”呢？又在什么情况下适用“禁止反悔”呢？本文试图给读者一个初步的概念。
专利权是一种排他性的独占权，根据专利法的规定，除法律另有规定的以外，非经专利权人本人同意，任何单位或者个人均不得利用该专利发明创造，否则即构成侵权
[i]。通俗理解，专利权是一块私有领地，权利要求书中的文字表达内容构成领地的界限。容易理解的是，这种领地的大小和可授权性、稳定性是相矛盾的，因此，在专利的授权或者无效程序，申请人（专利权人）往往会对权利要求的范围进行限缩性的解释、修改，而在权利行使阶段，专利权人又希望通过等同原则使专利权的领地尽可能大。这样一来，就存在专利权人将在专利授权确权程序中为获得专利授权或维持权利的有效性而放弃的技术方案在专利侵权诉讼中重新纳入专利权保护范围的情况，这既有悖于民事活动的诚信原则，且有害于社会公众的信赖利益。因此，为了平衡专利权人与社会公众的利益，专利制度通过禁止反悔原则避免专利权人出尔反尔、“两头得利”。
二、 法律依据
《专利法》中没有关于“禁止反悔原则”的明确规定，在侵权审理中，法院的判决依据主要是如下两条司法解释。
最高人民法院在2009年出台的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》法释〔2009〕21号（下文简称“侵权解释（一）”）第六条首次将禁止反悔原则引入中国专利制度：专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。
最高人民法院在2016年出台的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（法释〔2016〕1号）（以下简称“侵权解释（二）”）第十三条进一步明确了何谓“放弃的技术方案”：权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。
另外，北京市高级人民法院在《专利侵权判定指南（2017）》在第61~64条中分别针对禁止反悔原则进行了细化规定。其中第61条给出了“禁止反悔”的定义，第62条明确了限制或部分放弃保护范围的目的或原因，第63条细化了认定和未认定限缩性修改或陈述的标准，第64条明确了禁止反悔原则的适用前提、举证责任等。由于篇幅限制，对于法条的具体内容在本文中省略。
从法律效力的角度来说，《侵权解释（一）》、《侵权解释（二）》属于法律规定，具有普遍适用性，《专利侵权判定指南》属于地方法院的指导性意见，对于各地法院具有参考意义。
三、 最高院的判例
法律条文的规定是枯燥而抽象的，笔者搜集了近两年来最高院的涉及“禁止反悔原则”的部分判例，以期读者对该原则及其适用有更加直观的印象。
1.（2022）最高法知民终905号
最高院认为，中外制药株式会社在无效宣告程序中合并原权利要求2中的部分附加技术特征至权利要求1，从而将权利要求1的抗氧化剂限定为dl-α-生育酚，并删除原权利要求2，相应修改了其他权利要求的序号和引用关系。该修改方式实质上是放弃了原权利要求1的技术方案，保留原权利要求2并列技术方案中的一个技术方案，使得独立权利要求的技术方案从可以使用任意一种抗氧化剂，变为仅保护使用dl-α-生育酚。此外，涉案专利说明书列举了包括dl-α-生育酚、***在内的多种抗氧化剂。本领域技术人员结合涉案专利说明书记载的内容及涉案专利权利要求的修改过程可知，中外制药株式会社通过修改权利要求的方式对其要求保护的特定技术方案作出了明确的选择，且其是从原从属权利要求2所记载的并列的四种抗氧化剂中选择了唯一一种抗氧化剂，进一步说明其通过修改放弃采用***这一特定抗氧化剂的技术方案的意思具体明确。中外制药株式会社既没有对其修改时未纳入采用***作为抗氧化剂的技术方案作出合理说明，又未主张该修改与维持专利权有效无关，且事实上其也陈述该修改是为了克服权利要求得不到说明书支持的缺陷。因此，中外制药株式会社并无合理理由或者证据证明其并未通过修改权利要求放弃使用其他抗氧化剂的技术方案，故本案应当适用禁止反悔规则，不宜再将采用***作为抗氧化剂的技术方案纳入涉案专利权的等同保护范围内。
2.（2020）最高法知民终541号
最高院认为，专利权人通过对涉案专利权利要求1的修改，限定了自动进给机与压砖机中液压站的位置关系为“相同的一侧”。涉案专利申请公布文件中未限定压砖机的结构、码垛机器人和自动进给机的安装位置，以及自动进给机的功能和作用，专利权人为获得授权，依照国家知识产权局发出的审查意见，修改了权利要求1的内容，将原属于权利要求3的内容，包括自动进给机的安装位置在内的技术特征并入了权利要求1，属限制性修改。该并入后的权利要求1明确自动进给机安装在压砖机中液压站的“相同的一侧”，应视为放弃能够且已经预见到的“不同的一侧”技术方案，根据禁止反悔原则，对自动进给机和压砖机中液压站的位置关系“不同的一侧”不应纳入涉案专利权利要求的保护范围，也不宜将其扩大解释为与“相同的一侧”等同的技术特征。
3.（2021）最高法知民终935号
最高院认为，涉案专利权利要求中并未就地刷的安装方向与其运行时的旋转方向作出限定。虽然在涉案专利申请的第一次审查意见通知书，以及针对涉案专利权的无效宣告审查程序中，硕能公司均陈述由于卡块与卡沟的配合作用，涉案专利中的地刷安装方向与扫地机运行时的地刷旋转方向相同，但这一陈述仅属于就卡块与卡沟的卡合连接关系所作的举例说明，其并未陈述若安装方向与旋转方向相反即不属于卡合状态，或不属于涉案专利所要求保护的技术手段。硕能公司关于涉案专利地刷安装方向与其运行旋转方向相同的陈述也未在无效程序中得到采纳，即硕能公司并非因此陈述得以维持涉案专利权有效。因此，硕能公司在涉案专利的授权阶段和确权阶段陈述的上述内容，不构成对涉案专利保护范围的限缩。
上述判例1、2是较为典型的触发“禁止反悔原则”的情形，即专利申请人或专利权人限制或者部分放弃的保护范围，是基于克服缺乏新颖性或创造性、缺少必要技术特征和权利要求得不到说明书的支持以及说明书未充分公开等不能获得授权的实质性缺陷的需要
[ii]，并且，相关专利（申请）也确实因为这样的限缩性修改或陈述得到了授权或确权。而上述判例3中，最高法明确了专利权人在授权确权程序中所作之陈述，若未被采纳，且未因此陈述而获得专利授权或维持专利权有效的，该陈述就不会对专利权保护范围起到限定作用。另外，从判例1、3的判决内容来看，似乎也为《侵权解释（二）》的“明确否定”提供了一些主张思路，即说明其修改专利文献的原因并非为了克服不能授权的实质性缺陷，或者证明针对权利要求的限缩性修改或陈述与授予专利权或维持专利权有效没有因果关系，而判例2还涉及了“可预见性”对于禁止反悔原则适用与否的影响，限于篇幅，在此不作进一步介绍。
四. 思考及扩展
《侵权解释（一）》实际上给专利权人或专利申请人在意见陈述或修改时戴上了“紧箍咒”，虽然《侵权解释（二）》对适用范围进行了限缩，但限缩程度有限，因此无论是在授权程序还是确权程序中，发表限制或部分放弃权利要求保护范围的意见时，需要仔细琢磨。另一方面，若卷入侵权纠纷，作为被诉侵权人，查阅涉案专利的审查文档、生效的无效决定或民事判决书、口审记录、电话会晤记录等，有可能运用禁止反悔原则而绝处逢生。
另外，作为引申，禁止反悔原则是侵权诉讼程序中针对等同侵权的限制，在专利确权程序中，是否能够适用呢？答案应该是肯定的。最高人民法院在2020年出台的《关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》第三条中规定：人民法院在专利确权行政案件中界定权利要求的用语时，可以参考已被专利侵权民事案件生效裁判采纳的专利权人的相关陈述。该条旨在引导、督促专利权人在专利确权程序和侵权诉讼程序中都能谨慎、诚信地陈述，对权利要求的用语的含义进行解释，避免权利人在不同程序中作不同陈述。通过本条规定，专利权人在专利侵权诉讼程序中的相关陈述具有一定的反向作用，有助于避免两头得利的发生。
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