浅谈缺少必要技术特征的答辩思路

一、引言

专利法实施细则第20条第2款规定：“独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征”。在中国专利实务中，相对于常见的新颖性、创造性、不清楚、不支持等审查意见，涉及独立权利要求缺少必要技术特征的审查意见不多见。但是，缺少必要技术特征是驳回条款，同时也是无效条款，如何答复缺少必要技术特征的审查意见，同样是非常重要的。本文从一个案例出发，来讨论缺少必要技术特征的答辩思路。

二、审查指南规定

《专利审查指南》第二部分第二章第3.1.2节规定：

必要技术特征是指，发明或者实用新型为解决其技术问题所不可缺少的技术特征，其总和足以构成发明或者实用新型的技术方案，使之区别于背景技术中所述的其他技术方案。

判断某一技术特征是否为必要技术特征，应当从所要解决的技术问题出发并考虑说明书描述的整体内容，不应简单地将实施例中的技术特征直接认定为必要技术特征。

根据上述规定，在判断是否缺少必要技术特征时，“所要解决的技术问题”是一个非常关键的因素。但是，不同申请人在撰写申请文件时，关于“所要解决的技术问题”的撰写方式各不相同，有的时候，能够从说明书的文字上一目了然地判断出“所要解决的技术问题”是什么，但有的时候并非如此。因此，如何正确地理解本发明“所要解决的技术问题”，是答复缺少必要技术特征的审查意见的关键点。

三、案例介绍

本申请涉及大数据分析方法，在说明书的“发明要解决的问题”部分中记载了：“在对多个样本进行分组的情况下，要求满足如下要求：要求（1）…；要求（2）…；要求（3）…；要求（4）…；以及要求（5）…。本发明是为了解决上述问题而完成的，其目的在于提供一种能够满足如上所述那样的各种要求的大数据分析方法。”

审查员在第一次审查意见通知书中指出，根据说明书的记载，本申请要解决的技术问题是提供一种满足上述要求（1）~（5）的大数据分析方法，为了解决该技术问题，说明书中记载的某技术特征属于必要技术特征，独立权利要求1没有记载该技术特征，因此缺少必要技术特征。

笔者在研究本申请的申请文件之后发现，尽管说明书中记载了本申请的目的在于提供一种能够满足上述各种要求的数据分析方法，然而，能够同时满足上述五个要求的技术方案是本申请所提出的所有技术方案中的最优选的技术方案，该技术方案涵盖了独立权利要求1及其所有从属权利要求的全部技术特征，而并非本申请的“区别于背景技术中所述的其他技术方案”的基础技术方案。

《专利审查指南》关于必要技术特征的规定仅要求独立权利要求限定的技术方案能够区别于背景技术中所述的其他技术方案，且能够解决本发明要解决的一个技术问题即可，并不要求独立权利要求必须解决本发明所要解决的所有技术问题。

具体到本申请，根据说明书的记载可知，独立权利要求1限定的技术方案能够满足要求（1），从而解决了本申请所要解决的一个技术问题。

基于上述理解，笔者在答复第一次审查意见通知书时没有修改权利要求1而针对缺少必要技术特征的审查意见进行了如下争辩：

尽管说明书记载了“本发明的目的在于提供一种能够满足如上所述那样的各种要求的大数据分析方法”，本领域技术人员也应当能够理解，这里所记载的发明目的是本申请最终实现的最为全面的发明目的，本申请的如附图1所示出的具体实施方式能够同时满足上述各种要求。而作为独立权利要求所限定的技术方案，其只需要能够相比于现有技术满足上述要求中的一个或几个即可。

根据说明书的记载，本申请的权利要求1通过组决定步骤，能够相比于现有技术以更高的准确度来决定样本的组，从而能够解决本申请所要解决的技术问题，实现发明目的。

审查员所指出的“必要技术特征”是在本申请已经解决本申请所要解决的技术问题的基础上，为了进一步实现更好的技术效果而优选的实施方式，是对本申请的技术方案的进一步改进，不属于必要技术特征。

在收到我们的意见陈述后，审查员接受了我们的争辩理由。

四、案例分析

所谓“知己知彼，百战不殆”，了解审查员的审查思路，对于审查意见的答辩来说，是非常重要的，有助于更好地有的放矢，有针对性地进行有效答复。

对于“缺少必要技术特征”的审查，审查员的审查思路一般是：判断本申请所要解决的技术问题；判断独立权利要求是否缺少解决上述技术问题的必要技术特征。基于该审查思路，涉及必要技术特征的审查意见主要分为如下三个部分：（1）本发明要解决的技术问题是什么；（2）某技术特征是解决该技术问题的必要技术特征；（3）独立权利要求缺少该必要技术特征。

相应地，在进行答复时，我们可以从如下角度来进行分析，即：

第一步：确定本申请要解决的技术问题并判断审查员认定的技术问题是否正确。

本申请要解决的技术问题不限于说明书中所明确记载的技术问题，还可以是通过阅读说明书能够直接确定的技术问题，以及根据说明书记载的技术效果或技术方案能够确定的技术问题。如果审查员确定的技术问题不满足上述要求，那么可以认为其认定的技术问题是不恰当的。但是，即使审查员确定的技术问题满足上述要求，其认定的技术问题也不一定是恰当的。

具体地，在根据说明书的记载能够确定出多个技术问题的情况下，一项独立权利要求仅需解决其中一个技术问题即可。因此，我们需要进一步判断审查员所认定的技术问题是否是该独立权利要求所要解决的技术问题。有的时候，虽然审查员认定的技术问题在说明书中有明确记载，但并非其审查意见所针对的独立权利要求所要解决的技术问题，在这种情况下，也应当认为审查员认定的技术问题是不恰当的。

第二步：基于第一步确定的技术问题，判断独立权利要求是否能够解决该技术问题。如果独立权利要求能够解决该技术问题，那么我们可以直接争辩。如果独立权利要求确实不能解决该技术问题，那么需要考虑如何进行修改，补入相应的必要技术特征。

第三步：对于审查员所指出的“必要技术特征”，进一步分析其对于第一步确定的技术问题来说，是否是必要的。如果是必要的，则需要将其补入到独立权利要求中；如果不是必要的，那么在进行意见陈述时，也应当进行具体的分析和说明。

五、小结

对于缺少必要技术特征的判断，关键在于客观、准确地认定本申请要解决的技术问题。在确定出正确的技术问题的基础上，才能提出有说服力的争辩理由。

以上为笔者对于如何答复缺少必要技术特征的审查意见的经验和体会，仅供各位同仁参考，如有不当之处，敬请斧正。