浅谈化学领域中对于审查意见中“常规技术手段”的答复

在审查意见中，审查员在创造性的评述中常常使用“常规技术手段”等认定并有时佐以如教科书或工具书等证据来评价区别技术特征，即认为区别技术特征为“公知常识”。

根据审查指南第二部分第4章3.2.1.1的规定可知，在判断创造性时，需要根据现有技术中是否给出了将区别技术特征应对用到最接近的现有技术中以解决发明实际解决的技术问题的启示来判断非显而易见性，且以下情况属于现有技术中存在上述技术启示：（1）所述区别技术特征为公知常识，例如本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段，或教科书或工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段。

据此，笔者认为，只有当区别技术特征及其作用在本领域中是公知的，并且将本领域的公知常识应用于最接近的现有技术是显而易见的，才能认定该区别技术特征为公知常识。因此，在答复审查意见时，判断审查员所提出的技术理论或证据等中是否给出了区别技术特征能够用于最接近的现有技术以解决发明实际解决的技术问题的启示，是答辩的核心问题。

更具体地，下文中列举两个案例，以期为实际答复审查意见时提供参考思路。

【案例1】：

<基本案情>
案例1被驳回，案例1请求保护一种聚酰亚胺共聚物，其由(A)成分、(B)成分、和(C)成分和/或(D)成分共聚而成。案例1与对比文件1的区别至少在于：案例1中，(D)成分选自特定的二胺化合物；而对比文件1的实施例中，使用的4,4’-亚甲基-双(2-乙基-6-甲基)苯胺并不在案例2的(D)成分的范围内。

合议组认为，案例1和对比文件1的关键技术手段均在于(A)成分和(B)成分的使用，并且给出两份公知常识证据以说明案例2的特定的(D)成分仅是一种常规选择。

<分析>
案例1的关键技术手段并不仅仅在于(A)成分＋(B)成分，而是(A)成分、(B)成分、和(C)成分和/或(D)成分。对比文件1中的技术方案也不仅使用了可对应于案例1的(A)成分和(B)成分的两种组分，还使用了4,4’-亚甲基-双(2-乙基-6-甲基)苯胺。

公知常识证据1仅泛泛提出引入柔性单元有可能得到可溶且耐高温的产品，而公知常识证据2也仅泛泛提出不同种类的二胺单体的热稳定性比较。然而，这些均是二胺化合物本身的理论功能，上述公知常识证据并没有给出聚酰亚胺的构成单体的选择对于改善案例1中所关注的“溶剂可溶性、贮藏稳定性、耐热性、机械强度之间的权衡关系”的影响的启示。

此外，案例1的各实施例之间、以及案例1的各实施例与补充实验的比较已经证明，与采用对比文件1中的4,4’-亚甲基-双(2-乙基-6-甲基)苯胺的情况相比，采用案例1的特定(D)成分，可以能够得到更好的技术效果。

复审请求人经过上述内容的说明，该案被撤销了驳回决定并最终授权。

<案例启示>
笔者认为，判断一项发明是否具有创造性时，应当将要求保护的发明的技术方案作为整体进行考虑，不能割裂区别技术特征与其它技术特征之间的相互关联。另外，也不能将区别技术特征本身的功能与其在要求保护的发明中的作用进行混淆。

【案例2】

<基本案情>
案例2请求保护一种组合物，案例2与对比文件1的区别技术特征至少在于：案例2中，颜料的覆盖物质的SP值比氟树脂（A）的SP值大0.2（J/cm³）^1/2以上且比树脂（B）的SP值小0.2（J/cm³）^1/2以上；而对比文件1中，颜料的覆盖物质的SP值大于氟树脂和聚酯树脂A二者的SP值。

审查员认为，由于公知常识中已知“SP相差越大，两种物质相容性越低”，将对比文件1中的颜料的覆盖物质的SP值调节至两种树脂的SP值之间有利于使颜料存在于两层界面及其附近，是常规技术手段，进而容易得到上述区别技术特征。

<分析>
对比文件1中，颜料的覆盖物质的SP值与氟树脂的SP值之差为21.8-18.78=3.02（J/cm³）^1/2，与聚酯树脂的SP值之差为21.8-20.48=1.32（J/cm³）^1/2。由于对比文件1中的聚酯树脂的SP值与氟树脂的SP值之差的范围为0.6-0.9，因此，将对比文件1的颜料的覆盖物质的SP值调节至两种树脂的SP值之间，实际上是缩小了其与两种树脂的SP值差。结合公知常识，在此情况下，颜料与两种树脂之间的相容性会变得更好，更不容易分离。据此可理解的是，在公知常识的教导下，反而不会将颜料的覆盖物质的SP值调节至两种树脂的SP值之间。

而且，即使已知SP值定义，也不会认为各个物质必然可以按照SP值的顺序分离地排列。因此，本领域技术人员更难以想到将颜料的覆盖物质的SP值与两种树脂的SP值的差值调节至案例2的特定范围内。

申请人经过上述内容的说明，该案被授权。

<案例启示>
笔者认为，公知常识作为现有技术的一种形式，需要考虑现有技术整体上是否存在将公知常识应用到最接近的现有技术以得到要求保护的发明且能够解决要求保护的发明实际解决的技术问题的启示。应当注意考察该公知常识在与最接近的现有技术结合时，最接近的现有技术的技术方案是否会给出与要求保护的发明相反的技术教导。