“权利要求书得不到说明书的支持”与“不具备创造性”之间说不清的关系

一件专利权的形成恰如人的一生。初胎之际，由申请人和专利代理师赋予灵魂，继而凌空试翼，经过专利局设下的重重难关，或终破楼兰，或铩羽而归。纵使一剑功成，也要时刻警觉，面对外界侵袭，或损兵折将依旧固守城池，或创业未半而中道崩殂。直至二十载后，功成身退。

作为专利代理师，工作的本质就是为专利的授权保驾护航。在实务工作中，“权利要求书得不到说明书的支持（以下简称为‘不支持’）”是种十分常见的审查意见类型。关于这一点，在审查指南中的记载是这样的：

在《专利审查指南》的第二部分第二章第3.2.1节规定，权利要求书应当以说明书为依据，是指权利要求应当得到说明书的支持。权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案，并且不得超出说明书公开的范围。如果权利要求的概括使所属技术领域的技术人员有理由怀疑该上位概括或并列概括所包含的一种或多种下位概念或选择方式不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题，并达到相同的技术效果，则应当认为该权利要求没有得到说明书的支持。

由此可见，该种审查意见针对的是过分上位地概括的技术方案，要防止实际上并不足以解决技术问题的情况被不合理地纳入到保护范围之中。

从立法层面上来看，“不支持”与“不具备创造性”这两者简直风马牛不相及，那为何笔者却就这两者展开讨论，实际上，最初将这两者扯到一起是与笔者同台竞技的审查员。在本文中，笔者将以如下的具体案例，对该问题进行详细分析。

作为该案例的背景技术，在说明书中记载道：市面上存在两种圆规，第一种圆规的针始终露出，容易造成人受伤或者针尖受损，第二种圆规具有利用弹簧力使针的顶端部突出的突出退避机构，但是存在“1. 每次使用都需操作使针升降，使用不便”、“2.针的刺穿力不稳定”这两处不足，本申请是基于这样的技术问题而提出的。

收纳针时 未收纳针时

针对本申请，审查员指出，该权利要求1中使用的功能性特征“针保护部升降机构”概括了一个较宽的范围，本申请要解决的技术问题是“在描绘圆弧时针的顶端自动地露出”，然而该功能性特征所概括的所有的方式并不都能解决该技术问题，因此，该权利要求得不到说明书的支持。

本申请目前的权利要求1中作为关键点的特征是“针保护部升降机构使所述针保护部（40）能够沿所述针的长度方向升降”，但其无法体现“自动地露出”这一点。因此，审查员将其定性为“不支持”并不过分。

从应对方案的角度来看，只要使技术方案能够充分解决技术问题，就可以消除本次的审查意见。因此，为了维持尽可能大的保护范围，笔者最先考虑到不对权利要求进行修改，而仅就说明书中提出的技术问题进行争辩。例如，弱化针对由“自动升降”所带来的使用便利性的主张，而着重强调“在对针提供保护的同时，防止针的刺穿力不稳定”。

但从以往在实务中收到“不支持”的审查意见的应对经验来看，在“不支持”的审查意见的应对后期常伴生“不具备创造性”的审查意见。因此，笔者又对审查意见书中的“相关专利文献”的检索列表中的所有专利文献都进行了查阅，结果发现，其中存在如本申请那样的“针不动，仅针保护部动”的结构。这初步印证了笔者的猜测。

于是，笔者就应对方案与审查员进行了电话沟通。果不其然，审查员表示仅修改技术问题是不够的。虽然这样足以应对本次审查意见中提到的“不支持”的问题，但现有技术中存在与本申请相似的结构，因此就算这样修改，本发明也依旧存在创造性的问题。至于本次为何只指出“不支持”的问题，是因为其认为本申请存在“不支持”的缺陷，就足以作为不授权的理由。

至此，笔者的所有猜想都得到了彻底验证。在之后的沟通交流中，笔者协助申请人与审查员之间就创造性的问题也进行了充分讨论，得到了双方都能够接受的修改方案，最终，本申请在进行相应修改后获得了授权。

最后，笔者对以上提到的这种情况进行了思考和总结，并提出以下观点：

其一、在实务中，“不支持”常伴生“不具备创造性”，若审查员认为申请中同时存在这两种问题，但仅靠其一就足以驳回申请，或者解决“不支持”的同时能解决“不具备创造性”，则其可能会仅以“不支持”为由发出审查意见。“杀鸡焉用宰牛刀”是审查员的真实心理写照；

其二、作为申请人或代理师，在应对“不支持”这一问题时，最好对申请整体进行把握，同时简单评价技术方案的创造性。切勿一开始就对权利要求进行盲目地限定，以免顾此失彼，导致后续的审查产生更多纠缠；

其三、在审查意见的应对过程中，与审查员进行电话会晤能有效地帮助我们了解到审查员的心证情况，缩短授权进程；

其四、“创造性”和“不支持”的判断过程中，都会涉及到“所解决的技术问题”的认定环节，不过两者是有差异的：关于“创造性”，“所解决的技术问题”并不一定会与申请说明书中所记载的技术问题相一致，而是需要对照审查过程中所引用的“最接近的现有技术”来重新划定区别技术特征来重新认定“实际所解决的技术问题”；而关于“不支持”，则通常直接以本申请说明书中所记载的技术问题进行认定。因此，在申请最初的说明书撰写阶段，在归纳技术问题时也应当更多去留意技术问题与技术方案是否完全匹配，一定要注意避免追求字面上的视觉效果而将技术问题写得“多而全”，这极有可能会使未来被指“不支持”的风险性增高。

以上是笔者针对“不支持”问题在实务中的一些思考，拙笔成文，望抛砖引玉。