浅谈专利创造性之“容易想到”

引言

在笔者的实际工作中，时常碰到审查意见主张一些区别特征为“容易想到”的，进而否定权利要求的创造性。对于“容易想到”的判断标准，我国的专利法、专利法实施细则以及《专利审查指南》中均没有明确规定，因此“容易想到”存在一定的主观性。“容易想到”的判断难免存在一些争议，笔者希望分享一下“容易想到”的逻辑分析和推理过程。

法律规定

《专利审查指南》中规定了判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见的“三步法”。

（1）确定最接近的现有技术。
（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题。
（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。

问题探讨

笔者认为，对于“容易想到”有几个方面的问题可以探讨。

（1）容易想到的主体，即“谁去想”

这点通常没有争议，想的主体为本领域的技术人员，是指一种假设的“人”。《专利审查指南》中规定了本领域的技术人员知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力，但他不具有创造能力。

（2）容易想到的基础，即“从哪里开始想”

“容易想到”不能够脱离对比文件公开的内容，要在对比文件的基础上去想。创造性判断中，判断者容易基于权利要求与对比文件比对后的区别特征，从而在现有技术中寻找手段，若是常见的手段，则认为该特征是容易想到的。

如此简单判断时，往往会忽略后面论述的“为什么会想”以及“如何想”。

在判断是否容易想到时，可能还需要考虑对比文件是否需要所谓“容易想到”的区别特征的补充或替换，区别特征的补充或替换是否会影响对比文件的技术方案的实施、对比文件发明目的的实现。

（3）想的动机，即“为什么会想”

本领域的技术人员将对比文件的技术方案进行改进是因为什么，这是想的前提。当区别特征实际解决的技术问题已经被指出或容易被发现时，本领域的技术人员才有动机在本领域的现有技术中寻找手段。否则即使区别特征是公知的技术手段，本领域的技术人员也没有动机设法对对比文件做出改进。

（4）容易想到的过程，即“如何想”

解决一个技术问题的方法或路径往往不是唯一的，此时，需要考虑本领域的技术人员可能会采取什么样的技术手段来解决技术问题。如果区别特征和技术问题之间的联系不是很明显，则本领域的技术人员可能不容易往区别特征这方面想。如果简单看来其它手段更简单、更容易解决技术问题，本领域的技术人员可能也不容易往区别特征这方面想。

案例分析

下面通过一个具体案例，展示是否“容易想到”的分析和推理过程。

本发明的权利要求1要求保护的技术方案为“一种龙门式超声波焊接设备，其特征在于，包括焊接组件和下刃组件，所述焊接组件能够滑动地安装于支架，所述焊接组件包括超声波换能器和焊接头；所述下刃组件包括下刃，所述下刃在所述焊接组件的移动方向上延伸，所述下刃设置有与所述焊接头相对的边刃；在所述焊接组件和所述下刃组件之间放置被焊接物，所述焊接头与所述下刃配合一次性实现被焊接物的焊合和切割。”

对比文件公开了“一种超声波裁切焊接机，其包括超声波焊接机构、与超声波焊接机构配合以裁切物料的裁切压合机构，可以使超声波焊接机构的焊接头和裁切压合机构的裁切压合头同步移动，在对二者之间的碳布进行裁切的同时对碳布的切口进行焊接封口，裁切压合头包括边刃，裁切压合头为圆盘状。”

本案的一个问题在于，在对比文件中公开的“裁切压合头为圆盘状”的基础上，区别特征“下刃在焊接组件的移动方向上延伸”是否是容易想到的。下面按照上述思路分析该区别特征是否容易想到。

第一，“谁去想”，本案中是超声波焊接设备领域的技术人员，不存在争议。

第二，“从哪里开始想”，在对比文件公开的，能够和焊接头同步移动的，圆盘状的，能够旋转的裁切压合头的基础上进一步想。

第三，“为什么会想”，本领域的技术人员为何要把能够和焊接头同步移动的，圆盘状的，能够旋转的裁切压合头改为在焊接组件的移动方向上延伸的、静止的下刃？在这一步骤中，需要判断区别特征实际解决的技术问题是否是本领域的技术人员容易从对比文件的技术方案中发现并提出的技术问题。

本发明中，通过使下刃在焊接组件的移动方向上延伸，可以省略为了使焊接头和裁切压合头同步运动而设置的使二者连接的结构，而使二者连接的结构会限制焊接滤材的宽度。如果不生产尺寸较大的滤材就难以发现对比文件存在的技术问题，也就不容易去想如何改进。

由于审查意见在评述创造性的过程中首先会看到本发明的技术方案，所以容易将“可能想到”和“容易想到”混淆，忽视发现并提出技术问题的过程。

第四，“如何想”，由于限制滤材尺寸的部件是使焊接头和裁切压合头连接的结构，为了解决这个问题最直接容易想到的是对连接结构做出改进。对比文件的附图公开的连接结构使用“C”形的框架，这能够在一定程度上预留出放置滤材的空间，因而，本领域的技术人员可能没有动机再设法进行改进。因而，可以认为对比文件没有给出改变裁切压合头的形状来解决焊接滤材尺寸受限这一问题的启示。

通过上述分析，基于对比文件的技术方案，本领域的技术人员不容易提出本发明要解决的技术问题，从而也就没有动机去想，对对比文件的方案做出改变，从而获得权利要求保护的技术方案。即便各种形状的刀刃是现有技术，对本领域的技术人员而言是显而易见的，将盘状的刃替换为在焊接组件的移动方向上延伸的刀刃，也不是在对比文件的方案的基础上容易想到的。

在“容易想到”的判断中，需要回溯到未做出本发明的时候，站在本领域的技术人员的视角，分析对比文件中是否指出或容易发现存在要解决的问题，然后再判断本领域的技术人员是否会想到使用区别特征来解决这个问题。有时候区别特征是否是常见的手段并不是关键，而是需要一条环环相扣的完整逻辑链，其中每一环节都十分重要。