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国内申请人在欧洲申请专利的一些注意事项


中国专利代理师 白玉
 
 
随着中国实体的创新能力和水平不断增强,在海外进行专利布局的需求不断增长。欧洲是中国专利申请人进行海外专利布局的主要目的地之一。因此,对于欧洲的专利实务进行一定的了解,有利于国内申请人控制风险,节省费用。本文着眼于欧洲实务中与国内实务有所区别的点,供广大国内申请人参考。

一、中国专利申请进入欧洲可采用的方式

欧洲专利局的正式语言为英语、法语和德语,提出欧洲专利申请须使用其中一种语言,当然在实务中,中国申请进入欧洲最常见的是使用英语。

1.   通过巴黎公约途径进入EP

自最早优先权日起的12个月内,申请人可以选择以下方式提交EP申请:

1)   直接递交英语(或法语、德语)申请文本。
2)   先提交外文(例如,中文)申请文本,在两个月内补交英语(或法语、德语)译文。
3) 同时提交外文(例如,中文)申请文本和其英语(或法语、德语)译文。
对于上述方式2)和3)而言,其实际上是以外文文本作为原始申请文本,其优势在于使用中文文本作为判断后续修改是否超范围的依据,以及可以根据中文文本修改其译文中的错误。

2. 通过PCT途径进入EP

自最早优先权之日起31个月内提交国际公开文本的英语、法语或德语译文。如果在上述期限内未递交符合规定的译文,欧专局会发出视撤通知书,随后会有2个月的恢复期,需缴纳一定数量的官费进行恢复。
 
二、如何节省费用
 
欧专局因审查质量高而受到申请人的欢迎。此外,其较为高昂的官费也备受关注。除了检索费和实审费外,欧专局的官费收取中比较引人注目的是权利要求超项费、申请文件超页费等。根据其规定,如果权利要求项数超出15项,对于超出的每一项,需要缴纳265欧元的官费;超过50项,则每项缴纳660欧元;如果页数超过35页,则超出的每一页需要额外缴纳17欧元。

为了避免缴纳或尽量少缴纳额外的权利要求附加费,申请人可以通过主动修改的方式减少权利要求的项数,例如,将权利要求的项数降低至15项以内可以避免缴纳附加费。由于在欧洲的专利实务中允许“多引多”的撰写方式,也允许在权利要求中包含“优选”或“任选”方案,因此,可通过将权利要求合并的方式以减少权利要求的项数。

为了尽量降低超页费,尤其是对于申请文本页数本就比较多的专利申请而言,可以考虑在进入欧洲阶段时不同时提交主动修改文本,而是在收到主动修改通知书时再提交主动修改的对照文本和替换文本。或者如果主动修改,仅修改权利要求部分而不对说明书部分进行相应修改,以节省超页费。
 
三、在欧洲阶段遇到单一性问题的处理方式
 
在实务中,经常有申请人遇到这样的情况,PCT申请在国际检索报告中被指出不具备单一性,国际检索仅针对第一组权利要求,对于其他组需要缴纳检索附加费。对此,笔者一般的意见是,单一性的问题可以在进入国家阶段之后,根据不同国家/地区的要求进行应对。例如,PCT申请在进入欧洲阶段之后,如果有单一性问题,官方会在通知书中提出该问题,届时申请人可视情况选择应对方式。以下涉及在进入欧洲阶段之后,由于单一性问题而收到的通知书种类以及相应的应对方式。

1、补充部分欧洲检索报告(Supplementary Partial European Search Report)

该报告通常首先指出该申请存在单一性问题,并具体列举出权利要求书中包含几组发明,每一组发明所包含的具体权利要求或技术方案。其次,在该报告中,审查员通常会对第一组发明进行检索并提供审查意见。

对于上述补充部分欧洲检索报告而言,申请人需在指定期限内确认是否对于未被检索的权利要求缴纳附加检索费用(EUR 1,460每1组发明),而不必答复审查意见。

如果申请人不支付额外的检索费,则部分检索报告将在规定的期限之后成为最终报告。针对最终报告,可以对审查意见进行答复。如果关于单一性的争辩理由未被接受,申请人需要在后续的审查程序中将未被检索的方案从本申请中删除,但仍可以就未被检索的方案提出分案申请。

如果申请人选择缴纳附加检索费用,检索和审查会覆盖到缴费的权利要求。如果在后续的审查期间,审查部门发现不具备单一性的审查意见不合理,则应退还附加检索费。此外,如果缴纳了附加检索费用,并且后续对这部分缴纳了附加检索费用的权利要求进行分案,那么此前缴纳的附加检索费用可以部分或者全部退还给申请人。

2、无法有效检索通知书(Invitation pursuant to Rule 63(1) EPC)

此类通知书一般见于马库什权利要求保护范围过于宽泛、且难以得到说明书实质性支持的情况。在通知书中审查员会给出不能做出有意义的检索(impossible to carry out a meaningful search)的具体理由。此外,审查员还会给出权利要求修改(缩限)建议,即给出认为能够进行检索的方案。

对于上述通知书,要求申请人提交意见陈述以说明要被检索的主题。若申请人提交的意见陈述和修改能够克服上述审查意见,审查员将基于相关主题提供检索报告。若申请人不予答复或者经申请人意见陈述和修改之后仍然不能克服上述审查意见,则审查员将基于通知书中的修改建议进行缩限后的技术方案完成检索。

3、补充欧洲检索报告(Extended (supplementary) European search report)

对于针对补充部分欧洲检索报告(Supplementary Partial European Search Report)已经缴纳附加检索费的情况,一般将会收到补充检索报告。在补充检索报告中,一般审查员会对于之前已经检索的一组权利要求和缴纳附加检索费的权利要求给出对比文件和审查意见。但如果审查员发现了进一步的不具有单一性的理由,会在补充检索报告中指出。例如,对于已经缴纳了附加检索费的一组权利要求,审查员发现该组权利要求依然包含多个不具备单一性的技术方案时,审查员会指出该问题并把检索限制在其中第一个方案。针对该审查意见,申请人可以视情况进行应对,例如,针对单一性问题进行修改或者争辩。

四、关于医药用途权利要求
 
关于医药用途权利要求的撰写方式,欧洲的实务与我国差异较大。众所周知,对于医药用途,我国采用瑞士型(Swiss-style)即制药用途权利要求的撰写方式。在我国的实务中认为,仅体现于用药行为中的特征,例如,给药对象、给药方式、给药剂量、时间间隔等与使用有关的特征,对于药物产品本身、或者制药用途权利要求不具有限定作用。

然而,在欧洲的实务中,医药用途权利要求可以例如按照如下方式撰写,其中X代表substance或composition,Y代表疾病种类。

X for use in a method for the treatment of Y;
X for use in the therapy of Y;
X for use in a method of treating Y;
X for use in the treatment of Y;
X for use as a medicament.

按照中国实务撰写的医药用途权利要求,在进入欧洲时需要按照上述方式进行修改。此外,对于欧洲的医药用途权利要求而言,用药特征被认为对于权利要求有限定作用,即上述权利要求中还可以包含例如给药对象、给药方式、给药剂量、时间间隔等用药特征。因此,对于创新点在于用药特征的技术方案,虽然较难在中国获得授权,但可以尝试在欧洲申请专利。

此外,需要注意的是,上述撰写方式仅适用于对于物质或组合物的医药用途权利要求的撰写,并不适用于其他产品。对于其他产品,如果撰写为用途限定产品的方式,则会被解释为适于某种用途的产品,例如,”Apparatus for carrying out the process ... ”,其会被解释为” Apparatus suitable for carrying out the process...”,而不能被理解为用途权利要求。若要保护其“用途”,则需撰写为用途权利要求(use claim)的形式。
 
以上是笔者基于相关经验,总结了一些在欧洲申请发明专利需要注意的一些事项。国内申请人在欧洲申请专利的过程中难免会遇到一些与中国专利实务有较大区别之处,但也不必为此焦虑,通过与中外专利代理人的及时沟通相信很多问题都可以迎刃而解。
 
 
参考资料:Guidelines for Examination in the European Patent Office(https://new.epo.org/en/legal/guidelines-epc)


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