中日外观设计专利优先权制度的注意点

一、引言

随着中国工业品设计能力持续高水平发展，中国设计走向世界的势头愈发强劲，中国企业布局全球的意愿愈发强烈。而作为为中国企业出海保驾护航最有效、最直接的方法之一的就是外观设计专利的全球布局。在外观设计专利的全球布局中，不可避免地会出现国外申请晚于首次申请的尴尬情景，此时“优先权”就是能够使时光倒流，充分保障申请人权益的制胜法宝。然而，每个国家优先权主张的规则各不相同，这就要求申请人在结合自身对于全球专利布局的需求，综合考量各国优先权主张规则的前提下，来筹备首次申请的申请文件和申请策略。
本文，笔者将尝试对中国和与其一衣带水的邻国-日本在外观设计专利优先权主张上的异同进行对比分析，若能够给读者带来些许参考价值，笔者将不胜荣幸。

二、相关法条规定

根据中国专利法第二十九条的规定可知，申请人自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权；或者自外观设计在中国第一次提出专利申请之日起六个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。

由上述内容可知，在中国，主张优先权的在后申请需要与首次申请为相同主题，并且需要自首次申请之日起六个月内提出。

对于上述“相同主题”，2010版《专利审查指南》以及2022年公布的《专利审查指南》（征求意见稿）均有类似表述“外观设计相同主题的认定应当根据在后申请的外观设计与其首次申请中表示的内容进行判断。属于相同主题的外观设计应当同时满足以下两个条件：（1）属于相同产品的外观设计；（2）在后申请要求保护的外观设计清楚地表示在其首次申请中。”

同样地，根据日本专利法的相关规定，日本主张优先权同样需要在自第一国首次申请之日起六个月内向日本提出申请，并且在后申请与首次申请需要为“相同的外观设计”（日语：同一の意匠）。

仅依照上述法条的内容，我们可能会陷入两国在优先权主张的规则方面没有较大的差异，无论是在后申请的提出时间还是对在后申请的主题要求（即，与首次申请“相同”）都十分一致或相近的巨大“陷阱”中。为了撕下这个“陷阱”的伪装，充分保护申请人的权益，让我们一同探究下中日两国审查员在实务中是如何把握的吧！

三、具体案例分析

例1：

首次申请：折叠式手机的外观设计，仅记载了折叠状态下的形状的视图，没有记载打开状态下的内侧的形状。

主张优先权的在后申请：将打开状态的内侧用虚线表示，将折叠状态下表示的部分设为要求保护的部分。

对于上述例1，若在后申请是向中国提出的申请，最终将以该在后申请的内侧设计未清楚地表现于首次申请中为由，认定其与首次申请不属于相同产品的外观设计。也就是说，即使新增的内容是以虚线绘制的不要求保护的部分，也会因为该虚线部分未表现于首次申请中，而影响在后申请在中国的优先权主张的成立。

而与之相反，上述例1在日本的实务中恰恰是能够被接受的。根据日本实务，综合判断首次申请的记载，能够知道首次申请仅要求保护折叠状态下所表示的部分，并且折叠状态下所表示的部分所占整体产品的位置、范围等也是明确的。因此，即使以打开状态的视图，并将折叠状态下未显示的部分以虚线绘制的方式来进行申请，也能够想到该两件申请的保护范围是一致的，应该判断为该两件申请是“相同的外观设计”，在后申请能够享受相应的优先权。

例2：

首次申请：折叠式手机的外观设计，记载了打开状态下的形状的视图，并将打开状态的内侧用虚线表示，将除内侧以外的部分设为要求保护的部分。

主张优先权的在后申请：将打开状态的内侧用实线表示，以整体外观的形式进行申请。

对于上述例2，若在后申请是向中国提出的申请，根据中国实务该申请是能够被接受的，因为无论是否将视图中的虚线修改为实线，在后申请的视图中所显示的全部外观设计均清楚地显示于首次申请中，因此，会认可其优先权主张的成立。

而与之相反，上述例2在日本的实务中是不能够被接受的。根据日本实务，首次申请中的虚线于在后申请中被修改为实线（或首次申请中的实线被修改为虚线），将导致其保护范围与首次申请不一致，因此不能认定该在后申请与首次申请为“相同的外观设计”，故不认可其优先权的主张。

四、笔者总结

由上述两个例子可以推导出以下观点：针对优先权主张，在判断在后申请与首次申请是否“相同”时，中国实务侧重于审查在后申请是否清楚显示于首次申请中，而日本实务则侧重于审查在后申请的保护范围是否与首次申请实质相同。

根据上述观点，能够想到是，申请人在中国进行首次申请后，向日本进行外观设计专利申请并主张首次申请的优先权时，考虑到日本对于优先权主张的审查主要基于前后两者保护范围是否实质相同，为了后续在日本布局时满足现地的各种需求，可以在中国首次申请时对不同的改进点提交多件局部外观设计，另外对于重要外观设计，可以同时进行整体外观设计和局部外观设计的申请，并确保在后申请与首次申请要求保护的范围完全一致。

需要说明的是，在中国引入局部外观设计制度后，根据目前的审查实践，其允许在自申请日起两个月的主动修改期内将整体外观设计修改为局部外观设计、将局部外观设计修改为整体外观设计或者变更局部外观设计中的要求保护的范围。但在进行上述主动修改后主张优先权向日本提出申请的情况下，可能会对优先权主张产生不利影响。例如，在申请人在中国于首次申请的申请日提交了一件整体外观设计申请，并在自申请日起的两个月内进行了主动修改，将整体外观设计修改为局部外观设计，并随后主张优先权向日本提交与主动修改一致的局部外观设计申请的情况下，由于日本实务并不认可同件产品的整体外观与局部外观是相同的外观设计，因此导致日本如何认定优先权存在不确定的问题。另外，据我们了解，日本审查员目前对此种情况也持十分困惑的态度。

反之，申请人向中国提交外观设计申请时欲主张外国首次申请的优先权的情况下，考虑到中国判断优先权成立与否时侧重于审查在后申请是否清楚显示于首次申请中，因此在首次申请中应该尽可能全面清楚地显示该产品的外观设计。另外，进入中国后可根据实际需要灵活选择整体外观或局部外观申请等。

综上，为了确保外观设计申请的优先权成立，申请人需要了解首次申请国和待进入国家或地区的制度，以避免由于存在制度上的区别，而可能出现优先权不成立的风险。例如，在首次申请的阶段就考虑清楚各国所需要的最终保护范围，合理布局首次申请。