以案例浅谈选择发明的撰写和审查意见答复思路

选择发明，是指从现有技术中公开的宽范围中，有目的地选出现有技术中未提到的窄范围或个体的发明。本文结合案例，探讨在撰写选择发明、以及答复选择发明创造性的审查意见时的一些思路。

（一）关于选择发明的撰写

在进行选择发明创造性的判断时，选择所带来的预料不到的技术效果是考虑的主要因素（参照《专利审查指南》第二部分第四章第4.3节）。在审查实务中，在判断选择发明的创造性时，往往严格要求说明书给出足以证明相对于现有技术具有预料不到的技术效果的实施例。

然而，审查中使用什么现有技术是审查员经过检索来决定的，在申请当初就记载在说明书中的实施例和比较例能不能证明相对于审查员所使用的现有技术具有预料不到的技术效果会存在很大的不确定性。

尤其是在受到广泛研究而存在大量现有技术的技术领域，构成选择发明的可能性相对较高。对于这样的发明，最好在撰写专利时预先进行现有技术调查，并根据调查结果设立实施例和比较例。而且，在构成选择发明的情况下，对于实施例和比较例对选择范围的边界的证明效力，相较于一般专利申请而言，具有更高的要求。因此，需要在撰写阶段合理地设置充分的实施例和比较例。

（2019）最高法行再60号案中，示出了实施例未能证明相对于现有技术具有预料不到的技术效果的一种情形。

该案中，证据2或3中公开了普拉格雷的游离碱及其药学上可接受的盐。涉案专利技术方案相对于证据2和证据3，主要在于优选了盐酸盐和马来酸盐两种可药用盐。

被申请人（专利权人）主张，本专利为选择发明，普拉格雷的盐酸盐和马来酸盐相对于普拉格雷游离碱具有预料不到的技术效果，亦可间接证明盐酸盐和马来酸盐相对于证据2或3中公开的“药学上可接受的盐”具有预料不到的技术效果。

对此，最高院认为，本案的争议焦点是本专利相对于现有技术是否具有预料不到的技术效果。最接近现有技术是证据2和3记载的其他普拉格雷药学上可接受盐。在案现有证据均无法证明本领域技术人员会对普拉格雷游离碱与普拉格雷药学上可接受盐的效果有基本一致的预期，本专利说明书也未就选择普拉格雷游离碱进行比对提供充足理由，在此情况下，本专利将普拉格雷盐酸盐、马来酸盐与普拉格雷游离碱的效果进行对比，不足以证明普拉格雷盐酸盐、马来酸盐相比证据2、证据3所公开的其他药学上可接受盐具有预料不到的技术效果。

涉案专利的说明书中记载了“酸加成盐的酸部分的例子有：硫酸、盐酸、硝酸、磷酸等无机酸，或三氟乙酸、马来酸、甲磺酸、对甲苯磺酸等有机酸，优选盐酸或马来酸”，但仅给出了使用盐酸盐或马来酸盐的实施例。假设涉案专利的说明书中进一步给出了使用其他盐（例如硝酸盐）的实施例，则有希望通过实施例的对比来证明相比证据2、证据3所公开的其他药学上可接受盐具有预料不到的技术效果。

在撰写时，通常会像涉案专利这样分层设置请求保护的范围、优选的范围、以及具体的实施例。此时，根据现有技术调查的结果，给出一个或多个处于优选范围外且效果相对差的实施例，能够期待在审查或确权过程中作为主张具有预料不到的技术效果的依据。

（二）关于答复审查意见

在专利审查中，在评价创造性时一般遵循“三步法”。尽管选择发明的创造性判断有其特有的规定，但在审查实务中，遵循“三步法”评述选择发明的审查意见也并不少见。

“三步法”即确定最接近的现有技术；确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；判断要求保护的发明对本领域普通技术人员而言是否显而易见（参照《专利审查指南》第二部分第四章第4.3节）。

以“三步法”评述创造性时，并不像选择发明那样要求具备预料不到的技术效果。因此，如果审查意见依照“三步法”来评述，对于专利申请人而言，首选依然是基于“三步法”主张创造性。

（2017）京73行初3242号中，示出了作为选择发明无法证明带来预料不到的技术效果，但基于“三步法”应认定区别技术特征非显而易见的情形。

该案中，作为现有技术的对比文件1是使用至少70wt%并优选大于98wt%的硫酸抽提氟化氢，涉案专利申请的权利要求1是使用75-85%重量的硫酸水溶液萃取氟化氢。

被诉的复审决定中认为，本领域技术人员从经济成本角度考虑能够想到在对比文件1公开的范围基础上先尝试较低范围硫酸，这是本领域技术人员能够经过有限次试验而得出。

专利申请人提起行政诉讼，主张权利要求1限定的“75-85%重量的硫酸水溶液”相对于对比文件1是选择发明并具备创造性。

行政诉讼一审判决（（2017）京73行初3242号）中，一审法院认为原告（专利申请人）未能证明权利要求1限定的“75-85%重量的硫酸水溶液”相对于现有技术对比文件1的硫酸浓度范围而言具有预料不到的技术效果，此种情况下被诉的复审决定按照“三步法”的思路对权利要求1限定的硫酸浓度范围是否具备创造性进行判断，符合《专利审查指南》的要求且对原告并无不利后果。

针对权利要求1限定的硫酸浓度范围是否显而易见，一审法院认为，在本申请说明书已经记载从高浓度硫酸到低浓度硫酸能降低硫杂质含量和TOC杂质含量且在实施例1（与使用93%重量的硫酸的比较实施例1的对比）已经明确80%重量的硫酸能降低硫杂质含量和TOC杂质含量的情况下，本领域技术人员能够合理预期权利要求1限定的75-85%重量的硫酸浓度范围相对于高浓度硫酸也能取得类似的技术效果。对比文件1教导了硫酸浓度降低会影响纯化目的，因而限定选择至少70wt%并优选大于98wt%的硫酸；对比文件1没有教导选择75-85%重量的硫酸可以降低硫杂质及TOC杂质含量，本领域技术人员也不能预期使用较稀的硫酸能够实现上述效果。因此，权利要求1限定的“75-85%重量的硫酸水溶液”特征相对于对比文件1和本领域常规技术手段而言并非显而易见的，具备创造性。

国家知识产权局对于一审判决结果表示不服并提出上诉。二审判决（（2019）最高法知行终216号）中，最高人民法院基本仍然支持了一审法院的上述观点，认为对比文件1和现有技术没有公开“75-85%重量的硫酸水溶液”这一区别特征及其能解决本发明实际解决的技术问题的启示。

在该案中，在原告将权利要求1的“75-85%重量的硫酸水溶液”作为选择发明主张创造性的情况下，实施例1与比较实施例1的对比不能证明权利要求1相对于现有技术对比文件1的硫酸浓度范围（至少70wt%并优选大于98wt%）而言具有预料不到的技术效果。

另一方面，在一审法院和二审法院基于“三步法”评述创造性的情况下，基于实施例1与比较实施例1的对比，可以合理预期证明权利要求1限定的“75-85%重量”整个范围具有与实施例1类似的技术效果。

由此可见，选择发明的创造性判断时，对实施例证明技术效果的要求显然比“三步法”更严苛。因此，在审查意见依照“三步法”的情况下，专利申请人顺着“三步法”的思路就是否非显而易见进行争辩是更为有利的，而没有必要主动承认是选择发明。

当然，在的确构成选择发明、且被审查意见直接指出的情况下，专利申请人也就难以利用“三步法”，仍然要面对如何证明预料不到的技术效果的问题。

在难以证明的情况下，根据具体情况，可以缩限权利要求的范围，以使该范围内的全部技术方案得以被证明具有预料不到的技术效果；或者，可以补入其它区别特征，使其不再是选择发明，然后依照传统的“三步法”来处理。

（三）总结

以上，根据案例，探讨了在撰写阶段如何预防选择发明难以证明技术效果的问题、以及如何答复涉及选择发明的审查意见的一些思路。在实务中，通常需要从技术领域和发明的特征出发，以可接受的成本在进行相对充分的现有技术调查的基础上适当调整说明书的撰写以及实施例的设计，从而在审查乃至确权过程中能够提供可行的修改以及有力的争辩理由。