基于具体案例浅谈对同族审查的敏感性以及向客户报告的内容

前言

在专利申请的审查实务中，经常会遇到审查意见参考了国外的同族审查的情况。本文通过一个实际案例具体分析代理人在处理OA时对该情况的判断及处理，以及对向客户报告的内容的把握。

一、案情简介

某案涉及一种单电池的制造方法，其是交替地层叠分隔件和电极而成的单电池的制造方法。本案原始公开的权利要求1限定了如下内容：将第1电极接合于连续地输送来的第1分隔件的一个面，将第2电极接合于第1分隔件的另一个面，将第2分隔件接合于第1电极和第2电极中的一者，……在第2电极的接合点的上游侧或下游侧检测第1电极的位置来进行校正。

在第一次审查意见中，审查员提出了如下观点：

·说明书中记载的特征“正负极片同时提供给输送的隔膜，形成单电池”是定义的必要条件；（以下称为观点1）

·本领域技术人员不清楚如何检测第1电极的位置以及如何校正该位置，从而导致权利要求1保护范围不清楚。（以下称为观点2）

对于上述审查意见，笔者在确认了说明书中记载的技术方案后发现，“正负极片同时提供给输送的隔膜而形成单电池”并不是对于本申请的发明点所需要特别强调的技术特征，因此并不清楚审查员认为该特征是必要技术特征的内在逻辑。而且，基于说明书的内容也无法准确把握审查员所说的“如何检测……如何校正……”所对应的具体技术方案。因此，笔者猜测上述审查意见是否参照了同族审查意见或者同族修改内容。

在确认本案的各同族的审查过程时，笔者发现本申请的欧洲同族在修改时追加了“正负极片同时提供给输送的隔膜”的相关内容（对应上述观点1），并且，追加了位置检测部和对准机构的表述（对应上述观点2）。而且，本申请的欧洲同族已经获得授权。因此，笔者判断审查员是希望本案进行与欧洲同族相似的修改。

就此，笔者与审查员进行了电话会晤，并在电话会晤中重点确认了如下内容：

·审查意见是否参考了欧洲同族的审查过程

·若基于欧洲同族的授权权利要求进行修改本案是否有望获得授权

由于审查员认可了参照欧洲同族修改的方案，基于电话会晤的内容，笔者在代理人意见中提供了如下信息：

·对于审查意见的具体分析及猜测（由于笔者认为观点1中的特征并不是围绕本申请的发明点的必要技术特征，因此基于此提供了争辩方案）

·电话会晤的内容及授权前景（基于此提供了修改方案，即，欧洲同族的修改内容）

针对笔者的报告内容，客户在回复中同意了参照欧洲同族进行修改的方案，并且，充分认可了在专利审查中积极与审查员进行沟通而高效地处理案件的行为。

另外，本案在进行修改后已获得授权。

二、分析及小结

首先，针对审查意见本身，在理解了发明方案却还是对审查意见的具体内容存在疑义时，在直接与审查员进行沟通之前，可以先考虑审查员是否参考了同族的审查内容或修改方案。如此，可以从其他角度理解审查意见所表达的意思，从而更准确地把握审查员的意图。

而且，若存在明确的修改方案（例如参照同族进行修改），可以在电话会晤中提供并向审查员确认以节约后续的审查程序。当然，是否可以在电话会晤中提出修改案、可以提出什么样的修改案还要基于客户的具体要求。例如有的客户希望我们在电话会晤中仅提出客户提供的修改案，有的客户甚至不希望我们在电话会晤中提出修改方案。该点还要基于不同的客户要求来进行应对。

其次，对于提供给客户的OA答复意见，除了报告结论（争辩还是修改、具体修改方案、审查员是否支持等）之外，还可以简单叙述我方分析与沟通的过程。如此，比起简单陈述结论，也能让客户了解作为专利代理师的工作内容，从而对我们的工作进行更准确的评价。