以案例浅谈在涉及商业秘密的情况下如何答复说明书公开不充分

专利法第26条第3款规定，说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。对于评判标准“能够实现”，《专利审查指南》中规定，所属技术领域的技术人员能够实现，是指所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容，就能够实现该发明或者实用新型的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果。因此，判断“能够实现”既需考虑说明书记载的内容，亦需考虑所属技术领域技术人员的知识和能力。

本文结合下述案例探讨如何在审查员质疑说明书中关于一种原料的制备方法的记载出现矛盾、实施例中使用的商购来源的该原料的详细信息属于商业秘密不能提供给审查员的情况下，说服审查员根据本申请说明书记载的内容能够获得该原料，从而认可本申请的说明书公开充分。

<基本案情>

该案例涉及一种树脂组合物，其含有（i）氰酸酯化合物（A）与聚丁二烯（B）的反应产物、和/或（ii）该氰酸酯化合物（A）的聚合物与该聚丁二烯（B）的反应产物，并且含有马来酰亚胺化合物（C）。

说明书第102-103段中记载了：作为包含氰酸酯化合物（A）及聚丁二烯（B）的状态的具体例，可列举出Lonza公司制的ULL-950S等。上述（i）的反应产物不限定于以下，例如，可以通过将氰酸酯化合物（A）及聚丁二烯（B）混合后，使用各种公知的自由基引发剂进行热聚合等来获得。

说明书第141段中还记载了：例如，将氰酸酯化合物（A）、聚丁二烯（B）、马来酰亚胺化合物（C）及上述其他任意成分依次配混至溶剂中，充分搅拌，由此能够容易地制备本实施方式的树脂组合物。

审查员在OA1、OA2和驳回决定中均认为，说明书中一方面给出了氰酸酯和聚丁二烯混合后采用自由基引发剂进行热聚合获得反应产物，一方面又认为可以将氰酸酯和聚丁二烯在溶剂中直接搅拌即可，前后矛盾。实施例中唯一使用的ULL-950S在本领域中仅是一种多官能异氰酸酯，本申请没有验证该反应产物的存在。

<分析>

本申请所解决的技术问题是提供介电特性优异、并且耐热性也优异的树脂组合物、以及使用了该树脂组合物的预浸料、覆金属箔层叠板、树脂片及印刷电路板。

本申请中明确记载了对于树脂组合物中的氰酸酯化合物(A)及聚丁二烯(B)的存在状态，与氰酸酯化合物(A)及聚丁二烯(B)的简单的混合物不同…。本领域技术人员不会简单的认为“…依次配混至溶剂中，充分搅拌”仅是指单纯的搅拌和混合，结合本申请的氰酸酯化合物(A)与聚丁二烯(B)的反应产物的反应机理，本领域技术人员会想到在搅拌期间加入自由基引发剂使其进行聚合反应，而不仅仅是搅拌和混合。

关于实施例中使用的ULL-950S，作为一种来自Lonza公司的市售品，其具体组成属于商业秘密，由于商业上的约定，申请人没有在说明书中公开ULL-950S的相关资料(分析数据等)。实际上，类似于本申请这种情况、使用涉及商业秘密的其他公司的产品进行研究，并基于其结果进行专利申请的情况是大量存在的。尽管如此，申请人基于说明书充分公开的原则，不仅公开了产品“ULL-950S”属于氰酸酯化合物（A）与聚丁二烯（B）的反应产物，而且还公开了其详细内容，即其为双酚A型氰酸酯82.7质量%及非改性聚丁二烯17.3质量%的反应产物（聚丁二烯中，包含1,2-加成物64质量%、1,4-加成物36质量%），所公开的内容足以使本领域技术人员实施本发明。本申请的实验数据也证实了本申请的技术方案得到了介电特性优异、并且耐热性也优异的树脂组合物、以及使用了该树脂组合物的覆金属箔层叠板。

对于说明书记载的内容的理解应站位本领域技术人员从说明书的整体上进行理解。本申请说明书和实施例已经对氰酸酯化合物（A）与聚丁二烯（B）的反应产物的制备方法或商购来源做了清楚记载。说明书第141段表达的是氰酸酯化合物（A）、聚丁二烯（B）、马来酰亚胺化合物（C）以及其他任意成分都作为树脂组合物的组分，虽然该段未公开加入自由基引发剂，但该段仅是对树脂组合物组分的列举，不能表明氰酸酯化合物（A）、聚丁二烯（B）中未加入引发剂进行反应。因此，说明书第141段的表述并不会导致本领域技术人员无法实现本申请的技术方案。

“谁主张谁举证”是普遍适用的证据分配原则，在申请人已经说明了ULL-950S的来源、组成等信息的情况下，再次将实施例中使用的市售品的组成进行举证的负担推给申请人是不合适的。审查员提供的若干证据也仅仅是提到ULL-950S是多官能氰酸酯树脂，“树脂”则表明该物质不仅是氰酸酯，还可能含有其他聚合单体或组分，没有证据证明其仅是多官能异氰酸酯，也没有证据证明其不含聚丁二烯。因此，审查员并没有给出充分的证据来证明ULL-950S不是氰酸酯化合物（A）与聚丁二烯（B）的反应产物，实际上在没有充分证据来质疑的情况下，审查员应该认可本申请是公开充分的。

最终，合议组接受了上述争辩理由，认为本申请实施例中明确给出了ULL-950S的组成，其与现有技术的认知一致，并且根据本领域普通技术知识，按照本申请说明书所述的自由基聚合方法可以获得该反应产物，则不应要求本申请采用各种测试方法来验证该原料的存在。本申请说明书对原料的制备方法或商购来源进行了清楚的记载，在没有任何反证的情况下，应当认为本申请的技术方案清楚且明确。

<案例启示>

判断说明书是否公开充分应该站在本领域技术人员的角度、基于本领域技术人员的普通知识来判断。结合本案，显然的是，在简单搅拌下氰酸酯与聚丁二烯不会发生有效的化学反应，这是本领域技术人员普遍掌握和知晓的技术知识。对于本领域技术人员而言，其在阅读本申请说明书之后，不会认为本申请的反应产物是在反应原料通过简单混合的情况下形成的，相反根据其普通知识，本领域技术人员能够知晓该反应产物的制备必然是在反应助剂，例如必要的反应引发剂的存在下才实现的，而不会机械地认为只是通过简单混合来实现。

在实现发明技术方案的原料属于商业秘密的情况下，如果说明书中清楚地记载了该原料的商购来源或获得方法，并且实验数据证明了该发明的技术方案能够解决其要解决的技术问题，则说明书对该发明的技术方案作出了清楚完整的说明，本领域技术人员能够实现其技术方案，该发明的说明书公开充分。