浅谈涉及新颖性推定原则的审查意见的答复

《专利审查指南》中对于包含性能、参数特征的产品权利要求的新颖性的审查，规定了以下原则：

应当考虑权利要求中的性能、参数特征是否隐含了要求保护的产品具有某种特定结构和/或组成。如果该性能、参数隐含了要求保护的产品具有区别于对比文件产品的结构和/或组成，则该权利要求具备新颖性；相反，如果所属技术领域的技术人员根据该性能、参数无法将要求保护的产品与对比文件产品区分开，则可推定要求保护的产品与对比文件产品相同，因此申请的权利要求不具备新颖性，除非申请人能够根据申请文件或者现有技术证明权利要求中包含性能、参数特征的产品与对比文件产品在结构和/或组成上不同。上述原则也被简称为“新颖性推定原则”。

对于包含性能、参数特征的产品权利要求，审查员经常会依据新颖性推定原则而做出权利要求不具备新颖性的审查意见。在下文中，笔者将结合实务经验，浅谈对于这类审查意见的答复策略。

对于这类审查意见，《专利审查指南》实际上已经给出了答复思路，即“根据申请文件或者现有技术证明权利要求中包含性能、参数特征的产品与对比文件产品在结构和/或组成上不同”。而在实践中，并不拘泥于证明权利要求的产品与对比文件产品在结构和/或组成上不同，有充分的理由和/或证据表明权利要求的产品与对比文件产品存在不同也是可行的。

那么，如何证明权利要求的产品与对比文件产品不同就成了答复这类审查意见时要思考的关键问题。以下，笔者简单分享几个思路。

1、提供实验数据

如果条件允许的话，可以向审查员提供实验数据来直接证明对比文件的产品没有落入权利要求的范围内。具体而言，可以针对对比文件的产品按照本申请记载的方法对相关性能、参数进行测试，并在答复审查意见时提供测试结果。由于对比文件产品的测试结果没有落入权利要求所限定的性能、参数的范围内，因此可以直观地证明权利要求的产品与对比文件产品不同。

2、逻辑推理

在有些情况下，虽然对比文件没有公开本申请中涉及的性能、参数，但是公开了与本申请中的性能、参数相关的其他特征，这时可以尝试依据本领域的技术知识进行逻辑推理，以说明对比文件的产品不具有本申请限定的性能、参数。

例如，权利要求涉及一种粘合剂，并限定了其在下述条件下的粘合力（α）为1N/25mm以上，

粘合力（α）：制成在基材上形成有由粘合剂形成的粘合剂层的粘合片时，粘附于SUS-BA板的被粘物并在23℃、50%RH环境下静置30分钟后的、对被粘物的剥离速度300mm/分钟下的180度剥离强度（N/25mm）。

审查意见中认为：无法根据权利要求中限定的粘合力（α）将本申请与对比文件的粘合剂区分开，因此指出权利要求不具备新颖性。

在分析对比文件时发现，其实际上公开了粘合片的粘合力为0.01N/25mm，该粘合力是将粘合片贴合于碱性玻璃的非锡处理面，在23±2℃、65±5％RH条件下，以剥离速度300mm/分钟测定的180°剥离粘合力。

对比文件中的粘合力与本申请的粘合力（α）的测试条件不同，二者不能直接进行比较。但是对比文件中使用的碱性玻璃的非锡处理面和本申请中使用的SUS-BA板均是无机光滑表面，因此虽然对比文件与本申请对于粘合力的测定方法稍有不同，但是这种不同并不会导致测得的粘合力的数值有较大差异。而对比文件中的粘合力的数值明显小于本申请，由此可以确定，对比文件的粘合片的粘合力（α）并不能落入本申请的范围内。

3、分析产品的结构、组成

实际上，权利要求中的性能、参数特征必然与产品的结构和/或组成相关，因此也可以直接从分析本申请与对比文件的产品的结构、组成入手。

如果说明书中明确记载了权利要求中的性能、参数特征与产品的结构和/或组成之间的关系的话，可以根据本申请说明书的记载来判断对比文件的产品是否在结构和/或组成上与本申请的产品存在区别。不过在很多情况下，说明书中可能没有明确记载权利要求中的性能、参数特征与产品的结构和/或组成之间的关系。在这种情况下，则需要对本申请加以详细的分析，例如可以将本申请中记载的实施例与比较例进行对比，从而确定权利要求中的性能、参数特征与产品的结构和/或组成之间的关系，然后再判断对比文件产品的结构和/或组成是否与本申请存在区别。

例如，本申请要求保护一种光固化性粘合片，并限定其具有具备以下的（1）~（3）的全部特性的粘合层Y，

（1）凝胶率即光照射前凝胶率X1处于0~60%的范围内；

（2）波长390nm下的透光率为89%以下、且波长410nm下的透光率为80%以上；

（3）具有通过波长405nm的光的照射而进行固化的光固化性。

审查意见中认为：对比文件公开的光固化性粘合片的原料体系、制备过程与本申请相似程度高，根据权利要求中的性能、参数特征无法将本申请与对比文件的产品区分开，因此指出权利要求不具备新颖性。

虽然本申请说明书中没有明确记载上述（1）~（3）的特性与光固化性粘合片的组成和/或结构之间的关系，但是在对比本申请的实施例1与比较例1时发现，二者的区别仅在于光引发的种类不同，由此可以确定权利要求中的性能、参数特征隐含了要求保护的产品中包含特定的光引发剂。而对比文件产品中的光引发的种类与本申请比较例1相同，因此可以确定权利要求与对比文件的产品在组成上存在区别。

4、分析产品的制备方法

在一些情况下，权利要求中的性能、参数特征是由于在产品的制备时使用了特定的方法而带来的，在这种情况下，可以从制备方法入手进行分析，判断本申请与对比文件产品是否存在区别。

例如，权利要求涉及一种共聚聚酯薄膜，并限定所述共聚聚酯薄膜的25℃的储能模量为2500MPa以下、且120℃的储能模量为10MPa以上。审查意见中认为：对比文件的共聚聚酯薄膜的组成和制备过程与本申请相同，根据权利要求中限定的储能模量无法将权利要求与对比文件的产品区分开，因此指出权利要求不具备新颖性。

本申请记载了共聚聚酯薄膜储能模量与共聚聚酯的共聚成分的种类和含量有关，并且还与制造该薄膜时的拉伸条件和之后的热固定条件有关。经过比较发现，对比文件的薄膜制造方法中，拉伸条件和之后的热固定条件均与本申请不同，再结合本申请说明书和比较例的记载可知，利用对比文件中的拉伸条件和之后的热固定条件无法得到本申请要求保护的共聚聚酯薄膜。由此可以确定，本申请与对比文件的共聚聚酯薄膜存在区别。

以上简单分享了几种答复策略，为了更容易地阐明观点，对相关案例进行了简化，实际中的情况往往要复杂许多，需要对本申请和对比文件进行详细的分析，以找到证明本申请与对比文件产品不同的方式。

上述四种策略笔者在实践中都有过尝试，所分享的案例中的争辩也都得到了审查员的认可，不过笔者认为这四种策略各有利弊，需要根据实际情况来选择使用哪种策略。

第1种策略比较直观，可能更容易得到审查员的认可，但是对于申请人而言有一定的难度。因为进行实验时，往往首先需要制备对比文件的产品，除非对比文件是申请人的在先申请，否则在原料、设备等方面很难与对比文件保持一致，因此难以获得对比文件的产品。

第2种策略由于能够提供充足的理由来说明权利要求与对比文件产品不同，因此往往也能够被审查员接受。但是由于只有在对比文件公开了与本申请中的性能、参数相关的其他特征的情况下才能够进行相应的逻辑推理，因此该策略的运用需要一定的机缘。

后两种策略具有一定的通用性，适用的情况较多，但是由于要争辩权利要求中的性能、参数特征是由产品的特定组成、结构和/或制备方法带来的，因此存在审查员后续要求在权利要求中进一步限定组成、结构和/或制备方法的风险，因此要根据实际情况谨慎采用。