结合实例浅谈新颖性的单独对比原则

《专利审查指南》第二部分第三章3.1节规定了专利申请判断新颖性时的“单独对比”原则：“应当将发明或者实用新型专利申请的各项权利要求分别与每一项现有技术或者申请在先公布或者公告在后的发明或者实用新型的相关技术内容单独地进行比较，不得将其与几项现有技术或者申请在先公布或者公告在后的发明或者实用新型内容的组合、或者与一份对比文件中的多项技术方案的组合进行对比。即，判断发明或者实用新型专利申请的新颖性适用单独对比的原则”。

在专利申请和审查过程中，上述原则较少被谈及，这可能是因为申请人通过对权利要求进行修改而使其具备新颖性相对容易。然而，在专利授权后的无效阶段，往往经常涉及到新颖性的单独对比原则。这可能是因为无效阶段检索现有技术的难度颇高，如果检索到公开了同样的发明创造，无疑会是专利无效挑战的利好消息。而在研发密集领域，有时检索到的专利文献恰好属于抵触申请，仅能用来评价对象专利的新颖性。这时，其中公开的相关内容与对象专利的对比是否符合新颖性的“单独对比”原则，则影响着相关内容能否发挥其威力。

在实践中，如果对比文件的相关部分均为针对同一附图的描述，通常可以认为相关部分的内容属于同一项技术方案。然而，如果相关部分分布于文件中的不同位置、不同附图中，是否还能与对象案件进行新颖性对比？笔者认为，关键在于如何判断分散的相关部分是否实质上紧密关联为同一个技术方案。以下笔者尝试通过三个不同的案例进行说明。

案例1

在第12570号无效决定中，对象专利涉及一种重型越野汽车，无效请求人主张权利要求1相对于证据6不具备新颖性。证据6是作为现有技术的教科书《汽车构造》，共108页。无效请求人具体主张了：“证据6第40页公开了权利要求1前序部分的特征，第435页图18-19、第436页公开了油气悬挂装置，第346页、第347页图B公开传动装置的类型与布置，第456页、第457页图19-13公开转向传动机构”。然而，上述内容散见于教科书的多个章节部分，“是对各种不同类型、型号的汽车的各种不同部件的说明”，无效请求人也未对以上多处公开内容是否紧密关联为同一个技术方案进行任何陈述。合议组最终认定其不符合新颖性判断的“单独对比”原则。

案例2

在最高人民法院于2024年2月22日发布的知识产权法庭成立五周年100件典型案例（“五年百案”）中，第70件案例“电泳漆添加剂”案也涉及新颖性的“单独对比”原则，并入选了较为权威的“人民法院案例库”。针对被诉决定是否违反新颖性的单独对比原则，人民法院案例库中给出的裁判要旨提出：“如果本领域技术人员对一份现有技术文献作整体性解读后可以直接地、毫无疑义地确定，记载于该文献不同部分的技术内容之间存在属于同一技术方案的逻辑关系，将该不同部分的技术内容共同构成的技术方案作为新颖性判断的比对对象，不违反单独比对原则”。更具体地，最高院认为：在新颖性判断中遵循单独对比原则的意义在于，能够确保与专利保护的技术方案进行对比的现有技术（或抵触申请）属于申请日之前已客观存在的技术方案，而不在于该技术方案在现有技术文献中的记载方式。“如果本领域技术人员对一份现有技术文献进行整体性地解读后可以直接地、毫无疑义地确定，那些记载于该文献不同部分的各技术内容之间存在着归属于同一技术方案的逻辑关系，则可以认定由前述各技术内容共同构成的整体技术方案即为该现有技术文献公开的技术方案，将专利权利要求与上述各技术内容共同构成的整体技术方案相比较，不违反单独对比原则”。

具体到“电泳漆添加剂”一案，在专利审查的“驳回决定”和“复审决定”中，国家知识产权局均认为权利要求1相对于对比文件1不具备新颖性。申请人对上述认定是否符合新颖性的单独对比原则提出了质疑。

最高院二审认为，“被诉决定所引用对比文件1的说明书第[0015]、[0016]、[0020]、[0034]、[0038]段中的相关内容，系该专利方法实施过程中所涉及的涂料组合物的成份、配比、制备过程以及涂料如何形成涂层的工艺方法等技术内容，这些技术内容虽然没有在对比文件1中予以集中记载，而且属于从各具有可选步骤中分别择取的部分技术内容，但本领域技术人员在系统性地解读对比文件1后容易理解，上述分散在各段中的技术内容，系对比文件1所要保护的专利技术方案的各组成部分，彼此之间存在着归属于同一技术方案的逻辑关系”、“对比文件1所涉及组成、制备方法等技术特征的多种选择构成了本领域技术人员可以预期的有限多个具体的技术方案，被诉决定引用对比文件1的多个段落涉及的技术特征组成一个单独、完整的技术方案，只是属于该有限多个具体技术方案中的一个，而并非将不同技术方案的特征进行再次组合，因此被诉决定关于新颖性的判断没有违反单独对比原则”。

案例3

在案例3中，对象专利涉及一种驱动电路，对比文件1为技术方案高度相关的抵触申请。如果将对比文件1的图17A与图21A所公开的电路图结构进行截取组合，则正好公开了对象专利权利要求1的技术方案。乍一看，这不符合新颖性的单独对比原则，但是否完全无法尝试用对比文件1评述新颖性呢？

对比文件1的图4A-21B均属于实施方式2。图4A公开了作为基础电路结构的6个晶体管，图17A公开了基础电路+新增的晶体管1-7，而图21A公开了基础电路+晶体管3、8-9。

进一步查看对比文件1可知，其附图4A-21A系按照晶体管递增的方式说明了电路结构的逐次改进。对比每个附图的具体电路结构，可以清楚确定其相对于前一图的电路结构所新增的晶体管。

图6A公开了增设的晶体管1、2。说明书中还公开了如下内容：

（1）在图4A、6A中，可以增设晶体管3，且晶体管3的增设在图7A中示出；

（2）在图4A、6A、7A中，可以增设晶体管4，且图10A例示了在图7A中增设晶体管4的结构；

（3）在图4A、6A、7A、10A中，可以增设晶体管5；

（4）在图4A、6A、7A、10A、11A中，可以增设晶体管6；

（5）在图4A、6A、7A、10A、11A、13A中，可以增设晶体管7；

（6）图17A具体示出了在图4A中增设晶体管1-7的结构；

（7）在图4A、6A、7A、10A、11A、13A、15A、17A、18A、19A、20A中，可以增设晶体管8，并且图21A中示出除晶体管8外还增设了晶体管9。

根据对比文件1的上述公开内容可以确定，从图4A直至图21A逐步添加了晶体管1-9，其实质上公开了在包括先前所有晶体管时新添加每一个晶体管的技术方案。尽管在图21A中仅示出了晶体管3、8、9，但结合文字公开的内容，笔者认为能够确定其与在前电路图（包括图17A）之间归属于同一技术方案的逻辑关系。

尽管最高院五年百案中的上述案件是涉及化学领域的专利复审案件，但经过筛选入选了人民法院案例库，其给出的裁判要旨是各级法院所需要参考的。该案也为其他领域涉及新颖性判断的案件提供了一种思路，即，在能够充分说明对比文件不同部分之间的紧密联系、因而确定对比文件各部分实质上公开了客观存在的同一项技术方案的情况下，可以尝试将这些不同部分组合为同一技术方案来评价新颖性。

附录：

案例3的图17A

案例3的图21A