浅谈被视为非正常申请专利行为后的应对

为了规范申请专利行为，维护专利工作的正常秩序，国家知识产权局于2023年底发布了《规范申请专利行为的规定》，其中指出，提出或者代理提出专利申请的，应当遵守法律、行政法规和部门规章的有关规定，遵循专利法立法宗旨，恪守诚实信用原则，以真实发明创造活动为基础，不得弄虚作假，不得违反《中华人民共和国专利法实施细则》第十一条的规定实施非正常申请专利行为。

审查人员在对专利申请是否符合专利法实施细则第十一条的规定进行审查的实际过程中，偶尔会出现将正常申请专利行为误判为非正常申请专利行为的情况。这种误判有可能会损害申请人的合法权益，也可能会影响其后续的创新积极性和市场布局。

笔者认为，在申请人或其委托的代理机构确认该非正常申请专利行为认定属于误判的情况下，可以积极提交意见陈述和相关证明材料进行申诉，以期消除误会，使专利申请重新进入正常审查流程。

通常，当一件专利申请被初步认定为非正常申请时，申请人将收到国家知识产权局下发的“审查业务专用函（非正常）”或受到相关单位的通知，其中将会写明非正常申请专利行为初步认定理由。

接下来，笔者将结合《规范申请专利行为的规定》第三条中所称的非正常申请专利行为，从意见陈述撰写和佐证材料提供两方面，对常见的非正常申请专利行为认定理由进行简要的应对分析。

（一）所提出的多件专利申请的发明创造内容明显相同，或者实质上由不同发明创造特征、要素简单组合形成的；

意见陈述：可以对比说明多件专利申请在技术层面的区别点，包括要解决的技术问题、技术方案、技术特征、有益效果等多方面的不同，必要时可以通过列表的形式更为直观地进行对比论述。同时，可以从技术层面解释说明专利申请的发明构思，例如为了解决技术问题，技术方案中不同的技术特征是如何相互配合并发挥作用的。

佐证材料：可以考虑提供与不同专利申请分别对应的研发活动记录、实验数据，以及在撰写之初研发部分提供给专利部门或代理机构的不同的技术交底书等。

（二）所提出专利申请存在编造、伪造、变造发明创造内容、实验数据或者技术效果，或者抄袭、简单替换、拼凑现有技术或者现有设计等类似情况的；

意见陈述：首先可以说明专利申请的具体产生过程，以证明其真实性，然后可以对比说明专利申请与现有技术的技术区别点，例如技术特征的拆分对比等，同时也可以说明专利申请的具体技术方案中的各个技术特征是如何相互配合并发挥作用的。

佐证材料：可以提供专利申请相关的研发记录、实验数据、数据分析报告等。

（三）所提出专利申请的发明创造内容主要为利用计算机技术等随机生成的；

意见陈述：可以说明专利申请在研发阶段的人为主导性，并同时说明计算机技术是如何作为辅助性手段而被应用的。

佐证材料：可以考虑提供详细的研发过程记录，包括研发团队的组成、项目立项书、任务分工、技术讨论内容、项目关键节点的会议讨论记录等，以及计算机技术产生的具体的辅助性成果等。

（四）所提出专利申请的发明创造为明显不符合技术改进、设计常理，或者变劣、堆砌、非必要缩限保护范围的；

意见陈述：可以从技术层面阐述专利申请是如何进行技术改进的，符合怎样的技术或设计原理，技术方案的各技术特征之间是如何相互配合作用的，相比现有技术具体实现了哪些方面的有益效果；同时，可以阐述在撰写权利要求时所进行的考虑，例如权利要求的布局思路，权利要求中各级技术方案的保护范围是如何层层递进的等。

佐证材料：可以考虑提供更多的或更具体的实验数据、测试结果，如有必要，可以提供技术验证报告等能够证明专利申请中在技术上实际可行且能够获得声称地有益效果的证明材料。

（五）申请人无实际研发活动提交多件专利申请，且不能作出合理解释的；

意见陈述：可以说明专利申请具体是在怎样的经济支持及人员配备下做出的，并对真实的研发活动进行梳理，例如这些研发活动的具体内容、时间、地点、参与人员等关键信息。

佐证材料：可以提供经济证明、研发活动记录以及研发团队和人员证明等，例如研发经费审计报告、实验数据、技术讨论会议纪要、研发日志、研发人员的简历、职责分工等。

（六）将实质上与特定单位、个人或者地址关联的多件专利申请恶意分散、先后或者异地提出的；

意见陈述：首先可以说明涉及到的多件专利申请的具体情况，例如技术内容（尤其是技术问题和/或技术方案）上的独立性，以及申请人及其研发活动层面上的独立性等，进一步可以说明多件专利申请的申请时间和申请地点的合理性，例如是否具有研发进度的先后，不同的市场布局需求，或者具有不同的合作方等。

佐证材料：可以提供不同申请人之间的法律关系证明，与不同合作方的合作协议，以及市场需求分析报告等。

（七）出于不正当目的转让、受让专利申请权，或者虚假变更发明人、设计人的；

意见陈述：可以说明专利申请权转让、受让的背景和具体原因，例如是否有技术合作、商业战略等层面的需求；同时，可以说明涉及到的发明人、设计人对专利申请的具体贡献等。

佐证材料：可以提供含有明确双方的权利义务、转让价格以及支付方式等条款的专利申请权转让或受让的正式合同及协议；同时，也可以提供发明人、设计人在专利申请中的具体贡献证明，例如归属明确的实验记录、设计草图、实验报告等。

对申请人而言，被误判为非正常申请专利行为无疑是一次挑战，但通过积极应对、合理申诉，申请人完全有可能维护自身权益并继续推进创新活动。在寻求知识产权保护的道路上，除了保持对法律的敬畏之心，还要勇于维护自身合法权益，这也许是每一位创新者应有的态度。