浅谈最接近的现有技术的正确认定

一、前言

根据专利法第二十二条第一款的规定，授予专利权的发明和实用新型应当具备新颖性、创造性和实用性。而根据专利法第二十二条第三款，创造性，是指与现有技术相比，发明具有突出的实质性特点和显著的进步，实用新型具有实质性特点和进步。

可见，进行创造性判断时，如何正确认定“现有技术”非常重要。根据专利法第二十二条第五款的规定，现有技术是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。然而，技术的发展日新月异，无论什么领域，想要囊括所有的“申请日以前在国内外为公众所知的技术”作为创造性判断的基础几乎是不可能的任务。与此相对，“现有技术”的认定标准过于宽松又会导致无法正确评估发明的技术贡献，有损申请人与公众之间的利益平衡。

对此，专利审查指南第二部分第四章提出了以认定“最接近的现有技术”为逻辑起点的判断方法（通称“三步法”），包括以下三个步骤：（1）确定最接近的现有技术，（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题，（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。进而，审查指南中对于最接近的现有技术进行了定义并给出了些许例示。但尽管如此，在实务中，如何正确认定最接近的现有技术仍然存在难点，甚至会导致“事后诸葛亮”的结论。以下，笔者抛砖引玉，尝试结合具体案例进行说明。

二、案例介绍

1、本发明

本发明涉及一种透明导电性薄膜，其沿着厚度方向依次具备透明树脂基材和透光性导电层，所述透光性导电层为结晶质膜，其中，透光性导电层在与所述厚度方向正交的面内第一方向具有的第一压缩残留应力和在与所述厚度方向和所述面内第一方向分别正交的面内第二方向具有的第二压缩残留应力的比率为特定数值以下。

2、对比文件1和2

在审查意见通知书中，审查员引用了两篇对比文件，分别为对比文件1和对比文件2。

对比文件1公开了一种有机发光器件，其具备基板、第1电极、有机发光层、有机功能层、透光性导电膜和第2电极，其中，作为基板，公开了各种金属基板、塑料基板等，经计算，其若干实施例中透光性导电膜的Y方向的残留应力与X方向的残留应力之比均与本发明的压缩残留应力的比率重叠（其中，X和Y方向可与本发明的面内第一方向和面内第二方向对应）。

对比文件2中公开了一种结晶化薄膜，其具备透明薄膜基材和结晶化铟锡复合氧化物层。

3、审查员的认定

审查员以对比文件1为最接近的现有技术，认为本发明与对比文件1的区别在于所述透光性导电层为结晶质膜。审查员认为基于该区别特征本发明实际解决的技术问题是选择透光性导电层的具体结晶类型，而对比文件2公开了一种应用于图像显示装置的透明ITO薄膜，该技术特征在对比文件2中所起的作用与在本发明中所起的作用相同，都是给出用于显示装置的透明导电薄膜的类型。

4、“最接近的现有技术”的认定对创造性判断的影响

然而，对比文件1要解决的技术问题在于提供构成为通过在电极与有机发光层之间配置透光性导电膜而能够抑制骤冷的产生、并且抑制其下的有机功能层的膜不良的产生的有机发光器件，该有机发光器件必须具有“基板/第1电极/有机发光层/有机功能层/透光性导电膜/第2电极”这样的多层结构。本发明解决的是在树脂制基材薄膜上直接层叠结晶质透光性导电层的特定结构时会出现的电阻值变动（结晶稳定性）问题，本发明通过使得压缩残留应力的比率为特定数值以下来解决该问题。进而，在基板和透光性导电膜之间至少夹着“第1电极/有机发光层/有机功能层”的“有机发光器件”事实上没有必要担心基材的应力对透明导电层的影响。

可见，对比文件1的有机发光器件与本发明的透明导电性薄膜属于完全不同的领域，所要解决的技术问题、技术效果或者用途也完全不同，基于这样的现有技术，本领域技术人员真的能容易想到本发明么？不得不提出质疑。

其实，审查指南中已经给出了解答：最接近的现有技术是指现有技术中与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案，但何为最密切相关，审查指南中给出了如下的例示：例如可以是（1）与要求保护的发明技术领域相同，所要解决的技术问题、技术效果或者用途最接近和/或公开了发明的技术特征最多的现有技术，（2）虽然与要求保护的发明技术领域不同，但能够实现发明的功能，并且公开发明的技术特征最多的现有技术。应当注意的是，在确定最接近的现有技术时，应首先考虑技术领域相同或相近的现有技术，其中，要优先考虑与发明要解决的技术问题相关联的现有技术。

对比文件1既不属于上述（1），也不属于上述（2），其技术领域与本发明相差甚远。因此，审查员引用这样的对比文件1作为最接近的现有技术是不符合审查指南的规定的。

再转向对比文件2，其与本发明技术领域相同，与其相比，本发明的区别在于：透光性导电层在与所述厚度方向正交的面内第一方向具有的第一压缩残留应力和在与所述厚度方向和所述面内第一方向分别正交的面内第二方向具有的第二压缩残留应力的比率为特定数值以下。对此，对比文件1和2均未给出有关特定范围内的压缩残留应力的比率与改善结晶稳定性之间存在关联的技术启示。

笔者在答复审查意见时着重陈述了上述的观点并最终成功获得了授权。

三、总结

以上通过具体案例简单介绍了如何正确地认定“最接近的现有技术”及其对创造性判断的影响。简而言之，通过三步法判断创造性的整个过程是建立在正确认定“最接近的现有技术”的基础上的。对此，技术领域、所要解决的技术问题、技术效果或者用途都很重要，单纯仅机械地依赖公开了多少“技术特征”来认定“最接近的现有技术”只会导致“事后诸葛亮”的创造性评判结论，是不合理的。