浅析中国专利保密审查制度中“技术方案的实质性内容”的相关问题

1、前言

《专利法》规定了：“任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。……对违反本条第一款规定向外国申请专利的发明或者实用新型，在中国申请专利的，不授予专利权”^[1]。《专利法实施细则》对前述规定中的“在中国完成的发明或者实用新型”的含义做了进一步解释：“专利法第十九条所称在中国完成的发明或者实用新型，是指技术方案的实质性内容在中国境内完成的发明或者实用新型”^[2]。然而，在具体判断某个发明创造是否符合保密审查的规定时，可能存在以下难点：

由于专利法、专利法实施细则和审查指南中缺少对“技术方案的实质性内容”相对明确的判断标准，由此引出第一个难点：如何判断“技术方案的实质性内容”。

另外，随着企业与跨国子公司或研发中心之间技术合作的加深，发明创造由中国和外国发明人共同完成的情况也越来越普遍，由此引出另一个难点：如何判断由中国和外国发明人共同完成的“技术方案的实质性内容”的完成地。

笔者对涉及上述问题的现有观点进行了检索，仅在国家知识产权局条法司原司长尹新天编著的《中国专利法详解》中、部分涉及“违反保密审查”无效条款的无效决定中找到了一些相关观点，未找到涉及上述问题的最高院判决。因此，下述的分析仅是基于目前检索到的观点作出的。

2、如何判断“技术方案的实质性内容”

对于该问题，国家知识产权局条法司原司长尹新天在其编著的《中国专利法详解》一书中认为：“《专利法实施细则》第八条第一款所述‘实质性内容’是指发明人创造出的最接近现有技术不曾披露的内容，因此应当与独立权利要求特征部分记载的内容相对应”^[3]。

此外，案例1和案例2对于该问题也给出了一些思路：

案例1：在针对申请号为201720389490.8、优先权日为2017年1月10日、申请日为2017年4月14日、发明名称为“一种可伸缩的传动总成装置及升降立柱”的实用新型专利权无效宣告请求案的第55586号无效决定中，合议组虽然对于“技术方案的实质性内容”没有进行明确认定和说明，但本案作为2022年度专利复审无效十大案件之一，同时也是我国专利法引入“保密审查条款”后以该理由宣告专利权无效的典型案件，国家知识产权局官网于2023年6月20日发布了针对本案的评析。其中，对于何为“技术方案的实质性内容”给出了如下观点：“对于何为技术方案的实质性内容，要从发明创造的内容和申请文件的技术方案角度进行判断，一方面，所述实质性内容应当体现在诉争权利要求中，尤其是独立权利要求中，另一方面，所述实质性内容原则上应当属于现有技术中未曾披露过的内容”^[4]。

案例2：在针对申请号为201110435720.7、申请日为2011年12月23日、发明名称为“自平衡式两轮电动车”的发明专利权无效宣告请求案的第36667号无效决定中，合议组指出，“……鉴于请求人提交的证据不能证明本专利权利要求1-5的技术方案是属于在中国境内完成的发明创造，因此合议组对请求人所主张的本专利违反专利法第20条第1款的无效理由不予支持”^[5]。

案例1中的观点与《中国专利法详解》一书中的观点存在类似之处：即技术方案的实质性内容应当是未被现有技术公开的；不同之处在于：案例1的观点中将“技术方案的实质性内容”扩大整个权利要求中、尤其是独立权利要求中，而不仅限于独立权利要求的特征部分。在案例2中，合议组将整个权利要求的技术方案认定为“技术方案的实质性内容”。

综合以上观点，笔者认为，在判断“技术方案的实质性内容”时，可以考虑将“权利要求（尤其是独立权利要求）的技术方案中未被现有技术披露的内容”认定为技术方案的实质性内容。

3、如何判断由中国和外国发明人共同完成的“技术方案的实质性内容”的完成地

对于该问题，《中国专利法详解》一书中提到：“张三和李四对‘实质性内容’作出的贡献都记载在独立权利要求的特征部分，其中一部分在中国作出，另一部分在外国作出，当如何判断？诚然这种情况不是不可能发生，但实属凤毛麟角。果真发生，那就接着判断谁的贡献更为重要”^[3]。

另外，案例3和案例4对于上述情形的判断也给出了一些思路：

案例3：针对申请号为201310076845.4、优先权日为2012年3月9日、申请日为2013年3月11日、发明名称为“表面清洁设备”的发明专利权无效宣告请求案的第565112号无效决定中，合议组指出，“上述美国正式申请的发明人包括两位美国人和三位中国人，说明他们对于发明的完成都有贡献，目前没有证据表明上述美国正式申请包括由上述三位中国人独立完成的发明；……。此外，虽然美国正式申请包括了相比于美国临时申请新增的内容，但是在没有相关证据的前提下，应当认为该新增的部分是基于五位发明人共同作出的贡献而得到，无法进一步划分哪些部分是由哪位或哪几位发明人作出的贡献而得到，更无法确定哪些部分是在何处完成的发明”^[6]。

案例4：针对申请号为201310322066.8、优先权日为2012年12月6日、申请日为2013年7月29日、发明名称为“一种用于体外医疗诊断装置的测试卡”的发明专利权无效宣告请求案的第41283号无效决定中，合议组在无效决定要点中指出，“如在不同地方各有研发，可能还需要考虑实质性内容贡献的比重，即发明实质性内容形成地等等”^[7]。

综合上述观点，笔者认为，在判断由中国和外国发明人共同完成的“技术方案的实质性内容”的完成地时，可以考虑从“中国和外国发明人分别对技术方案的实质性内容的贡献度”这一角度进行判断，以贡献更重要或贡献更大的一方的完成地作为技术方案的实质性内容的完成地。

4、小结

在判断“技术方案的实质性内容”时，可以考虑将“权利要求（尤其是独立权利要求）的技术方案中未被现有技术披露的内容”认定为技术方案的实质性内容。在判断由中国和外国发明人共同完成的“技术方案的实质性内容”的完成地时，可以考虑通过“中国和外国发明人分别对技术方案的实质性内容的贡献度”进行判断，以贡献度更大的一方的完成地作为技术方案的实质性内容的完成地。需要说明的是：上述判断方式仅是基于目前检索到的观点作出的，并非基于国家知识产权局或最高院作出的正式、权威的解释或说明，因此可能会在业内存在一定争议。因此，上述判断方式仅作为相关人员在判断上述问题时的参考。

此外，考虑到针对上述问题的判断方式尚无明确的规定，并且发明创造的研发过程或技术方案本身有时会非常复杂，由此导致“技术方案的实质性内容”或“中、外发明人的贡献度大小”难以准确判断，为了保险起见，如果申请人基于申请策略等因素的考虑拟先在外国申请专利，建议申请人先在中国进行保密审查，待保密审查通过后再向外国进行申请。

另外，对于申请人而言，在研发过程中要注意尽可能建立完整的研发档案，注意留存项目进度规划、团队沟通邮件、产品图纸等能够体现研发进展和相关完成人的资料，以便在需要判断或证明技术方案的实质性内容以及完成地时提供相应的支持。

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参考文献

[1]《专利法（2020）》第19条第1款

[2]《专利法实施细则（2023）》第8条

[3]《中国专利法详解》,尹新天著，知识产权出版社，2011年3月第1版

[4] https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/6/20/art_2648_185802.html

[5]第36667号无效决定

[6]第565112号无效决定

[7]第41283号无效决定