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中国专利代理师  石宝方

1. 引言

关于发明及实用新型专利在无效宣告程序中允许的修改方式，在专利审查指南的第四部分第三章的4.6这一节中，明确了“发明或者实用新型专利文件的修改仅限于权利要求书”，并进一步明确了“修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正”。

其中，“权利要求的进一步限定”作为在2017年4月1日的修订中新引入的修改方式，在专利审查指南中仅仅规定了“权利要求的进一步限定是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围”。

鉴于专利审查指南对“权利要求的进一步限定” 的理解与适用没有进一步细化的规定，因此通常参照国家知识产权局做出的无效决定或者法院的判例来掌握其尺度。
 
2. 判例介绍

下面，通过最高院发布的一个判例，笔者试着探讨一下最高院对“权利要求的进一步限定”的认定所采用的判断逻辑。

在（2021）最高法知行终556号案例中，专利权人在无效宣告程序中如下表那样对权利要求进行了修改。为了便于读者理解，下表中省略了部分权利要求和特征，同时做了字符化处理。
 

 
对此，国家知识产权局不接受修改后的权利要求2、4，并以其他权利要求不具备创造性为由宣告对象专利全部无效。关于不接受修改后的权利要求2、4的理由，合议组指出：修改后的权利要求1系将原权利要求2、3合并到原独立权利要求1中，修改后的权利要求2系将原权利要求4合并到原独立权利要求1中。但是原权利要求1在经过进一步限定式的修改之后，已经成为一项技术特征增多、保护范围缩小的新权利要求1，此时原权利要求1已经不再存在，因此新权利要求2的修改不再被接受。同理，新权利要求4的修改也不应被接受。

专利权人不服，向北京知识产权法院提起诉讼，北京知识产权法院驳回了专利权人的诉讼请求。专利权人不服，向最高人民法院提起上诉。最高人民法院在做出的判决（（2021）最高法知行终556号）中认定，修改后的权利要求2作为审查基础应予接受，而国家知识产权局不接受修改后的权利要求4的认定并无不当。

同样是向独立权利要求要求中补入从属权利要求的附加技术特征，最高人民法院为什么接受了修改后的权利要求2，而拒绝接受修改后的权利要求4。从对权利要求2、4的这种“区别对待”，能够发现最高人民法院对“权利要求的进一步限定”的一些认定思路。

针对修改后的权利要求2，最高人民法院的认定逻辑是，修改后的权利要求2与原权利要求4的保护范围完全一致，单纯的权利要求序号变化、从属权利要求和独立权利要求撰写方式的简单转换等不实质影响保护范围的撰写调整，不构成对权利要求的修改。故修改后的权利要求2即为原权利要求4，并非通过“权利要求的进一步限定”得到的新的权利要求，因此，其是当然的审查基础。

针对修改后的权利要求4，最高人民法院的认定逻辑是，修改后的权利要求4在包含原权利要求5的所有技术特征的基础上，新增了源于原权利要求2、3、8或者原权利要求4、8的附加技术特征。因此，修改后的权利要求4是通过“权利要求的进一步限定”修改得到的新的权利要求。同理，修改后的权利要求3也是通过“权利要求的进一步限定”修改得到的新的权利要求。根据专利审查指南规定的无效宣告程序中的权利要求修改应当以回应无效宣告理由为限的审查理念，在针对原权利要求5的无效宣告理由已通过将该权利要求5进一步限定为修改后的权利要求3给予了回应，且修改后的权利要求3已被接受时，对该原权利要求5的另行修改（即：修改后的权利要求4）因已不再具有回应对象，故可不予接受。 
 
3. 逻辑整理

根据最高人民法院对这两个权利要求能否接受的认定过程，可以将“权利要求的进一步限定”的判断逻辑归纳成下表。
 

 

“权利要求的进一步限定”的判断逻辑

 
4. 结语

上面通过最高院发布的一个判例探讨了最高院对“权利要求的进一步限定”的一些认定逻辑，希望对读者有所帮助。

另外，无效程序中的修改当然也要符合专利法第33条的规定，即，不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，这是不言自明的。