从几起案例探讨商标模仿和抢注的对策

一、前言：

尽管近年来中国政府对恶意模仿和抢注商标的行为加大了打击力度，但模仿或抢注知名企业商标的行为在实务中仍然比较常见，这些模仿或抢注行为既有被中国主管机构依法驳回的，也有因权利人举证不力和现行法律存在的问题而最终获准注册的案例。本文旨在通过分析几起典型案例为企业在防止商标被恶意模仿或抢注提供参考意见。

二、恶意模仿依法被驳回的案例

案例1：本田技研工业株式会社（下称本田会社）诉国家工商总局商评委等商标行政纠纷一案

（1）行政阶段

力帆实业（集团）股份有限公司（下称力帆公司）于1999年4月15日提出第1503034号“力帆·轰达”商标注册申请，指定使用在第12类摩托车、陆地车辆发动机、小型机动车等商品上。该商标公告后，本田会社提出异议，商标局认为：本田会社的“HONDA”商标在我国大量销售的汽车和摩托车商品上进行了连续使用，加之本田会社对该商标的广泛宣传，“HONDA”已为我国消费者所知晓和熟悉。力帆公司在第12类的“摩托车、陆地车辆发动机、小型机动车”等商品上申请注册的“力帆·轰达”虽单纯由中文构成，但其中的“轰达”一词容易被视为本田会社商标“HONDA”的中文对应音译。因此，消费者容易将被异议商标与本田会社加以不恰当的联系，从而导致误认误购。因此，商标局裁定本田会社所提异议理由成立，第1503034号“力帆·轰达”商标不予核准注册。

力帆公司不服，向商评委提出复审，商评委认为：被异议商标“力帆·轰达”与本田会社商标“HONDA”相比较，其文字组成完全不同，前者为中文文字商标，后者为外文文字商标，两商标文字整体呼叫及含义也有明显区别，且在市场上，本田会社的“HONDA”商标通常为汽车行业及相关公众理解为“本田”，而不会将其理解为“轰达”或其他对应中文。因此，被异议商标中的“轰达”文字与本田会社的“HONDA”商标并未形成对应关系，两商标不会引起消费者的混淆误认。同时，被异议商标与本田会社商标指定使用的摩托车、汽车等商品，并非普通日常消费用品，消费者在认购该商品时会以较高的注意力，不易将被异议商标“力帆·轰达”与被申请人“HONDA”商标相混淆，因此，两商标未构成使用在相同或类似商品上的近似商标。另，本田会社认为其“HONDA”商标构成了驰名商标，但其提交的在案证据不足以证明其主张，对本田会社的该项主张，商标评审委员会不予支持。最后，商标评审委员会裁定第1503034号“力帆·轰达”商标予以核准注册

（2）诉讼阶段

本田会社不服商评委的裁定，向北京市一中院提起行政诉讼。北京市一中院认为：本案的焦点问题为被异议商标与引证商标是否构成类似商品上的近似商标。依据最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款规定，商标法第五十二条第（一）项规定的商标近似，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。根据该法律规定，对于文字商标是否近似的判断要从文字的字形、读音和含义三方面进行判断，并且要考虑是否容易使相关公众产生混淆、误认。而对于识别文字商标而言，商标的呼叫即读音起着很重要的作用。本案中，引证商标“HONDA”系纯英文字母组合商标，中国的相关公众一般不能识别引证商标的中文含义，因此其具有较强的显著性。而引证商标的发音接近于汉语拼音“Hong Da”,因此被异议商标中的“轰达”与引证商标的读音近似。并且，本田会社提交的证据可以证明引证商标在被异议商标申请日之前在中国具有一定的知名度，因此被异议商标与引证商标使用在类似商品上容易使相关公众对商品来源或者对商品来源之间是否存在关联关系产生混淆、误认。综上，被异议商标与引证商标构成使用在类似商品上的近似商标。2009年6月23日北京市一中院判决撤销商评委的裁定。

案例2：米其林集团总公司（下称米其林公司）诉国家工商总局商评委等商标行政纠纷一案

（1）行政阶段

星光发时装行（下称星光发）于1999年3月2日提出第1396179号“米祺林mi qi lin及图”商标注册申请，指定使用在第25类服装商品上。该商标公告后，米其林公司提出异议，商标局裁定被异议商标予以核准注册。米其林公司不服，向商评委提出复审，商评委认为：本案的焦点问题在于被异议商标申请日之前第519749号“米其林”商标（引证商标一）是否构成《商标法》第十四条规定的驰名商标以及被异议商标是否属于商标法第十三条第二款规定的不予注册并禁止使用的情形。米其林公司提交的证据，大部分证据或形成时间晚于被异议商标申请日，或形成于中国大陆地区之外。其提交的证据尚不足以证明引证商标早于被异议商标申请日在中国构成了驰名商标。鉴于上述情形，且考虑被异议商标指定的服装等商品与引证商标指定的轮胎等商品在功能用途、消费对象、销售渠道等多方面相差较远，被异议商标的注册不致损害米其林公司的利益，故被异议商标未构成商标法第十三条第二款规定的不予注册并禁止使用的情况。另外，被异议商标与米其林公司在先注册的第25类衣服等商品上的第632255号“MICHELIN”商标（引证商标二）在整体外观、构成要素、呼叫等方面均不相同，未构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。综上，米其林公司所提异议复审理由不成立，被异议商标予以核准注册。

（2）诉讼阶段

米其林公司不服商评委的裁定，向北京市一中院提起行政诉讼。针对本案的两大焦点，北京市一中院认为：米其林公司提交的证据不足以证明引证商标一在被异议商标申请日前已经广为中国的相关公众所知晓，其主张引证商标一在被异议商标申请日前已属于驰名商标的主张缺乏事实依据。

但就被异议商标是否与引证商标二构成近似，北京市一中院认为：被异议商标由汉字“米祺林”、字母“Mi Qi Lin”和图形组成的组合商标，其中文字部分为主要识别和认读部分。虽然引证商标2没有中文文字，但由于米其林公司字号中的“MICHELIN”翻译为对应的中文即为“米其林”，“米其林”属于“MICHELIN”一种常用的音译形式，被异议商标中的“米祺林”与“MICHELIN”的发音近似，与“MICHELIN”常用音译形式“米其林”发音相同、字形近似。被异议商标中的字母“Mi Qi Lin”和引证商标2“MICHELIN”相比，虽然二者之间存在大小写以及“Qi”和“CHE”的区别，但由于二者发音近似，二者之间的区别并不显著，容易导致相关公众难以区分。据此，认定被异议商标与引证商标二构成类似商品上的近似商标。2009年3月20日北京市一中院判决撤销商评委的裁定。

分析及对策：

以上案例1中，本田会社的主张获得了商标局的认可，但商评委撤销了商标局的裁定。案例2中，商标局和商评委均未支持米其林公司的主张。但在诉讼阶段，权利人均获得了法院的支持。通常，商标局和商评委作为专门负责商标授权和确权的行政机关，在案件审理中，更注重对商标本身的关注。上述两个案例中，如果严格地按照《商标审查和审理标准》（下称《标准》）来判断，被异议商标与引证商标被判定为近似可能存在较大的难度，这也是案例1中商评委撤销商标局作出“力帆·轰达”与“HONDA”构成近似的原因，以及在案例2中商标局和商评委均裁定被异议商标与引证商标不构成近似的主要原因。

但无论是“HONDA”还是“米其林”，毋庸置疑，这两件商标在中国市场具有较高的知名度。被异议的两件商标不同程度上都存在对权利人商标模仿的痕迹，尤其是案例2中的被异议商标显然是对权利人的商标的刻意模仿。如果仅机械的依照《商标审查和审理标准》判断未构成类似商品上的近似商标，这对权利人而言有失公平。

从以上案例来看，尽管法院并没有在案件中直接认定权利人的商标属于驰名商标，但事实上法院在判断近似与否的问题上充分考虑了权利人商标的知名度。因为，根据我所多年的实践经验来看，在案例1中，由于相同的拼音对应的汉字可能有多个，一般仅读音相同，很难直接被认定为构成近似商标。在案例2中，基于外文商标对应的中文翻译的发音与汉字商标发音近似而判定构成近似商标，事实上属于对近似判断标准的扩大适用。以上案例行政机关与法院在商标近似判断标准尺度把握的不同，提醒权利人要尽可能的利用法律提供的每道程序维护自身的合法权益。如上所述，通常商标局和商评委在商标近似与否的判断上主要参照《商标审查和审理标准》（下称《标准》），同时也考虑商标本身的知名度以及商标使用在商品或服务上造成消费者混淆误认的程度。《标准》详细列举了构成近似的各种情形，但由于实际情况的复杂性和商标近似判断标准在事实上呈动态的特点，《标准》所列内容难免有较大的局限性。

法院在案件审理中参照《商标审查和审理标准》的同时，更多的适用《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（下称《解释》）以及《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》（下称《意见》）等。《解释》和《意见》对商标近似与否的判断上提供了更为宽泛的标准。这就使得法院在判断商标近似与否的问题上可以对商标的知名度、显著性以及所使用商品的关联程度给予更多的考量。

《解释》和《意见》在商标近似判断上作出如下规定：

《解释》第九条：第五十二条第（一）项规定的商标近似，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。

《解释》第十条：人民法院依据商标法第五十二条第（一）项的规定，认定商标相同或者近似按照以下原则进行：

（一）以相关公众的一般注意力为标准；

（二）既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标主要部分的比对，比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行；

（三）判断商标是否近似，应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。

《意见》第十六条规定：人民法院认定商标是否近似，既要考虑商标标志构成要素及其整体的近似程度，也要考虑相关商标的显著性和知名度、所使用商品的关联程度等因素，以是否容易导致混淆作为判断标准。

另外，值得权利人注意的是，根据中国《行政诉讼法》、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》的相关规定以及行政诉讼实践，在行政诉讼中，法院审查的是行政机关基于行政阶段权利人提交的证据而作出的行政决定是否符合法定程序和适用法律是否正确。对于诉讼阶段权利人提交的证据，如果非新产生或行政阶段由于不可抗力原因而难以取得的证据，法院一般不予采信。这也提醒权利人在行政阶段要尽可能多地搜集有利证据，以免后续阶段提交的证据不被法院采信。

三、法院最终核准注册的商标案例

案例3：刘建佳与索尼爱立信移动通信产品（中国）有限公司（下称索尼爱立信（中国）公司）商标行政纠纷案

（1）行政阶段

刘建佳（广州市索爱数码科技有限公司董事长）于2003年3月9日提出第3492439号“索爱”商标注册申请，指定使用在第9类影碟机、扩音器、电话机等商品上。索尼爱立信（中国）公司于2005年针对该商标向商评委提出撤销注册申请。基于以下理由，商评委裁定维持争议商标的注册：

① 该商标不属于《商标法》第十条一款八项规定的有其他不良影响的标志。该条款中“其他不良影响”主要是指对我国社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响的标志。本案中，索尼爱立信（中国）公司提交的证据不足以证明争议商标对社会公共利益和公共秩序产生不良影响。

② 该商标也未构成《商标法》第十三条第一款规定的“复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标”的情形。索尼爱立信（中国）公司提交的证据不足以证明其“索爱”商标在争议商标申请日前已成为未在中国注册的驰名商标。

③ 索尼爱立信（中国）公司提交的证据也不足以证明刘建佳构成《商标法》第三十一条规定的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形。

（2）诉讼阶段

北京市一中院

索尼爱立信（中国）公司不服商评委的裁定，向北京市一中院提起行政诉讼。北京市一中院对商评委对争议商标未构成《商标法》第十条一款八项和第十三条第一款所规定情形予以认可。但基于以下理由，北京市一中院判决申请人构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”，从而判决撤销商评委作出的争议裁定：

① 尽管索尼爱立信（中国）公司认可其没有将“索爱”作为其未注册商标进行宣传，但消费者的认可和媒体的宣传共同作用，已经达到了索尼爱立信（中国）公司自己使用“索爱”商标的实际效果，故“索爱”实质上已经成为该公司在中国使用的商标。

②《商标法》第三十一条其立法目的在于限制违反诚实信用原则，恶意抢注他人未注册商标的行为。本案中，在争议商标申请注册前，已有相关媒体对索尼爱立信公司和索尼爱立信（中国）公司的“索爱”手机和其他电子产品进行宣传、报导。而且，作为业内具有较高知名度的索尼公司和爱立信公司共同成立的索尼爱立信公司以及在后成立的索尼爱立信（中国）公司，其知名度也高于其他同时间成立的一般企业。上述情况对于多年从事“电子行业”的刘建佳而言，其显然是应当知道的。因此，刘建佳在知道索尼爱立信公司和索尼爱立信（中国）公司拥有的“索爱”商标及其影响力的情况下，仍然在电话机等商品上注册争议商标，其行为明显具有不正当性。

北京市高级法院

刘建佳不服原审判决，向北京市高级法院提起上诉。北京高院对商评委和北京一中院对争议商标未构成《商标法》第十条一款八项和第十三条第一款所规定情形同样予以认可。但在争议商标是否构成《商标法》第三十一条的规定的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形，北京高院认为：

① 索尼爱立信（中国）公司所提争议商标的注册构成反不正当竞争法第五条第（二）项规定的行为，体现于商标法第三十一条“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

② 根据商标法第三十一条的规定，被抢注的商标是指他人已经使用并有一定影响的商标。商标法实施条例第三条规定，商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。因此，被抢注的商标应当由被抢注人自己在商业活动中予以了使用。由于索尼爱立信（中国）公司未将“索爱”作为商标进行商业性的使用，因此，原审判决关于“‘索爱’这一简称被中国相关公众、媒体采用并广泛使用，且这种称谓已被广大消费者感知并一致认同，成为‘索尼爱立信’公认的简称，与之形成了唯一的对应关系及‘索爱’已被广大消费者和媒体认可并使用，具有了区分不同商品来源、标志产品质量的作用，这些实际使用效果、影响自然及于索尼爱立信公司和索尼爱立信（中国）公司，其实质即等同于他们的使用”的认定缺乏法律依据。

案例4：泉州市天线宝宝食品有限公司（下称天线宝宝食品公司）与英国拉格道尔公司商标行政纠纷案

（1）行政阶段

天线宝宝是英国广播公司（BBC）与英国拉格道尔公司共同制作的幼儿节目，在全球儿童节目中有着广泛的影响力。泉州市泉盛食品厂于2002年11月5日提出第3357976号 “天线宝宝”商标注册申请，指定使用在第29类食品用胶、果冻、食品用果胶等商品上。后该商标转让给天线宝宝食品公司。英国拉格道尔公司于2004年针对该商标向商评委提出撤销注册申请。商评委认为天线宝宝食品公司明知或应知“天线宝宝”为他人所创作，并具有较强独创性和显著性，仍将其作为商标申请注册,明显具有不正当地借用他人知名作品声誉的故意,其行为违背了诚实信用的社会主义公共道德准则,不仅损害了拉格道尔公司的合法权益，而且破坏了社会公序良俗，且易使消费者对商品来源产生误认而产生不良社会影响，违反了《商标法》第十条一款八项的规定，由此裁定撤销争议商标。

（2）诉讼阶段

天线宝宝食品公司不服商评委的裁定，向北京市一中院提起行政诉讼。北京一中院认为《商标法》第十条一款八项规定的“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的”标志不得作为商标使用，是指该标志可能对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响。如果该标志的注册仅损害特定民事权益，可以依据《商标法》规定的救济方式和相应程序，另行解决。本案争议商标“天线宝宝”为单纯的中文商标，其在文字构成方面和使用在核定商品上，未对我国的政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生不良影响。而被诉裁定仅以争议商标的注册违背了诚实信用原则、损害拉格道尔公司的合法权益为由，即认定争议商标的注册破坏了社会公序良俗，易使消费者对商品来源产生误认而产生不良社会影响，混淆了特定主体民事权益与社会公共利益和公共秩序的关系，属于对《商标法》第十条第一款第(八)项的错误适用，故依法撤销了商评委作出的裁定。

分析及对策：

以上案例3中，尽管早在争议商标申请日前，“索爱”已被广大消费者和媒体作为“索尼爱立信”、“Sony Ericsson”的简称认可并使用，具有了区分不同商品来源、标志产品质量的作用，“索爱”确定指向索尼爱立信（中国）公司。但由于索尼爱立信（中国）公司并未将“索爱”进行商标注册申请，被他人捷足先登，从而造成了维权的困难。

在该案例中，索尼爱立信（中国）公司未直接在商业活动中对“索爱”进行商标意义上的使用，但广大消费者和媒体已经认可并广泛使用“索爱”。这种权利人自己未使用，仅由他人使用的事实能否实质上形成商标的使用，这一问题在一审法院和二审法院认定完全相反。这正是一审法院和二审法院最终做出不同判决的根本原因。当然，仅就本案而言，我们认为二审法院的认定更符合《商标法》有关“商标使用”的立法精神。

对于多数企业而言，对实际使用或计划使用的商标，一般都会进行商标注册申请。但是对于一些在实际商业活动中，在相关消费群体中约定俗成的商标的简称或缩写，尤其是当该简称或缩写并未获得该企业认可的情况下，企业很有可能疏于对这类型商标或标识的法律保护。以上案例提醒企业有必要对在实际商业活动中或在相关消费群体中已经约定俗成的其商标的简称、缩写等采取必要的保护措施，尽可能避免出现案例3中的情况。

另外，在案例3中，笔者留意到北京高院认定《反不正当竞争法》第五条第（二）项规定的行为，体现于商标法第三十一条中。当事人双方对此都不持异议。国家工商管理总局制定的《关于禁止仿冒知名商品特有的名称、包装、装潢的不正当竞争行为的若干规定》规定“知名商品特有名称是指知名商品独有的与通用名称有显著区别的商品名称。但该名称已经作为商标注册的除外。”从该规定来看，北京高院所认定的“知名商品的特有名称本质为已经使用并有一定影响的商标”，笔者认为还有进一步探讨的余地。也就是说，知名商品的特有名称可以理解为知名商品所特有的名称，但应该不仅仅局限于商标，其外延应该比商标要宽一些。那么，如果在消费者中约定俗成的名称已经与知名商品建立特定的关系，该名称是否可以定义为“知名商品的特有名称”，并依据《反不正当竞争法》寻求相应保护。

以上案例4中，“天线宝宝”是儿童节目作品名称，被他人申请注册为商标。尽管这种行为违反了诚实信用的原则，但由于该名称既不是注册商标也未在商业活动中进行商标意义的使用，被他人在先注册后，权利人难以通过《商标法》获得法律保护。另外，尽管该作品在中国受《著作权法》的保护，但《著作权法》并不直接保护作品名称。在该案例中，尽管权利人采取了法律措施，但最终也未能成功撤销该商标。被抢注的商标使用在第29类食品等商品上，对权利人的影响可能还会相对较小。如果该名称被抢注在第28类玩具等商品上，则权利人作为儿童节目制作商而言，这对于其后续和周边产品的开发而言就会极为不利，有可能给权利人造成巨大的经济损失。从这一案例，仅以影片制作商为例，对于其重要的作品名称等应当采取必要的法律保护措施，如在第28类玩具、第25类童装、第16类儿童读物、第9类游戏软件、第44类游戏软件开发等相关类别上提出商标注册申请，更好的保护企业的知识产权。

四、总结：

综合分析和比较以上四件案例，可以说案例1和案例2中，权利人的主张最终获得法院的支持的重要原因是被模仿的商标指定使用在与引证商标相同或类似的商品上，关于商标本身近似与否，法院可以在综合考虑案件各种因素之后，在自由裁量权的范围内适当从宽或从严。上述案例3和案例4中情况较为特殊，请求人均未在实际商业活动中对其享有知识产权权利性质的名称进行商标意义上的使用，这种情况下，通过《商标法》获得保护存在较大的难度。另外，在实务中，大量存在的是在非类似商品或服务上抢注他人具有一定知名度的商标。

在非类似商品或服务上，他人具有一定知名度的商标遭到模仿或抢注后，这类型商标的保护在中国一直处境尴尬。目前，中国《商标法》对这类商标的法律保护较弱。对于这类商标，在非类似商品或服务上或者侵权人具有明显恶意但相关证据不足的情况下，无法通过《商标法》第9条、第13条、第15条、第28条和第31条进行有效对抗。而这对于花费了巨大的人力和财力设计独特性的商标并通过坚持不懈的努力推广品牌并获得社会公众的认可的权利人而言有失公平，对于知识创新和智力成果的保护也是不利的。与驰名商标类似，具有较高知名度和显著性较强的商标凝聚了权利人更多的智力创造和商业价值，应当获得比普通商标更为宽泛的保护。

值得说明的是，对于具有一定知名度和显著性较强的商标保护不力的状况已经引起了社会的广泛关注，中国政府也试图通过立法解决这一问题。2003年以来，国家工商总局受国务院的委托，承担了《商标法》第三次修改的具体工作。最近的2009年《商标法（修订送审稿）》第34条规定：

申请商标在相同或者类似商品上与他人在中国在先使用的商标相同或者近似，申请人因与该他人间具有合同、业务往来、地域关系或其他关系而明知该他人商标存在的，不予注册。

申请注册的商标是抄袭他人在不相同或者不类似商品上有较强显著性且具有一定影响的注册商标，容易误导公众的，不予注册。

该条款的引入无疑将有助于对这类商标的保护。我们相信，《商标法》第三次修改的最终完成对于这类型商标的保护无疑会提供更完善的途径。我所将对继续关注《商标法》第三次修改对于这类型商标的保护，如有新的进展，我所将尽快与客户进行实务上的探讨。

（2011年）