关于商标授权中对于在先商号权的保护问题——TDK株式会社v.诺佳公司商标异议行政判决分析

【关键词】

在先权利商号权商品关联性

【判决要点】

在先商号具有较高知名度，使用该商号的商品与被异议商标指定使用的商品具有较强关联性，尤其是在被异议商标文字部分与在先商号完全相同的情况下，使用被异议商标容易导致相关公众的混淆误认，从而损害在先商号权，违反《商标法》第三十一条的规定。

一、引言

经过商标异议程序、商标异议复审程序、行政诉讼一审程序和行政诉讼二审程序，我所代理的TDK株式会社与泉州诺佳电讯有限公司（下称“诺佳公司”）之间的商标异议案件在近4年的博弈后终于告一段落，最终北京高级人民法院支持了我方TDK株式会社的诉求，撤销了此前北京市第一中级人民法院的一审判决和商标评审委员会的商标异议复审裁定，并判令商标评审委员会重新做出复审裁定。

回顾本案，其间先后涉及了类似商品的认定、驰名商标认定、商标授权中对于著作权、商号权等在先权利的保护等多个法律问题。而从北京市高级人民法院的终审判决可以看出，商标授权过程中对于在先商号权的保护问题成为了本案的关键，本文就基于该问题对上述案件做一分析。

二、案情介绍

诺佳公司于2002年10月17日在中国申请第3338546号“TDK及图”商标（以下称“被异议商标”，见下图），指定使用在第11类“照明器、热焊枪、热水器、冰箱、风扇（空气调节）、自来水或煤气设备和管道的调节附件、水龙头、卫生器械和设备、水净化装置、暖器”等商品上。被异议商标初审公告后，TDK株式会社对其提出了异议申请，之后商标局做出异议裁定，裁定被异议商标与TDK株式会社在第7、9、14、16等类别在先注册并在中国具有一定影响力的商标（以下称“引证商标”，见下图）的英文和图形部分完全相同，使用在“冰箱”等产品上易导致消费者的混淆和误认，从而产生不良影响，因此不予核准被异议商标注册。

被异议商标引证商标

诺佳公司对该异议裁定不服，向商标评审委员会提出异议复审申请。其主要理由为被异议商标与引证商标的指定商品属于非类似商品，而引证商标并未构成《商标法》第十三条第二款所指的驰名商标，因此被异议商标与引证商标的共存不会导致消费者的混淆和误认，被异议商标的注册应予核准。

TDK株式会社在规定期限内做出答辩，主张“TDK”商标是其独创的商标，同时也是该公司的商号，该商标和商号经长期的使用已经在中国相关公众中具有了很高的知名度和影响力，在此情形下，诺佳公司注册与TDK株式会社的商标和商号相同的被异议商标，使用在照明器等商品上必然导致消费者的混淆和误认。

2011年12月27日，商标评审委员会做出复审裁定，对“TDK”商标为驰名商标不予认定，并认为难以认定被异议商标的注册侵犯了TDK株式会社的在先商号权，从而裁定被异议商标予以核准注册。

TDK株式会社对该裁定不服，向北京市第一中级人民法院提起诉讼。在一审诉讼期间，TDK株式会社明确：所主张在先权利的商号权主要涉及“电子元器件”商品。而北京市第一中级人民法院在判决中认为，TDK株式会社主张的“电子元器件”商品与被异议商标指定使用的商品在功能、用途等方面差异较大，不属于类似商品，TDK株式会社主张被异议商标的注册侵犯了其在先商号权而不应获准注册的理由缺乏事实依据，最终判决维持商标评审委员会的裁定。

TDK株式会社不服一审判决，又向北京市高级人民法院提起上诉。在二审诉讼期间，TDK株式会社进一步强调了关于在先商号权的主张，并在庭审过程中结合相关证据详细向法院阐明了其享有在先商号权，且该商号在被异议商标申请注册前就已在中国具有了极高的知名度和影响力的事实。同时强调，被异议商标的文字部分与该商号完全相同，其指定使用的商品与TDK株式会社的“电子元器件”商品具有极强的关联性，在此情形下，被异议商标的注册与使用极易导致相关公众的混淆误认。

最终北京市高级人民法院支持了TDK株式会社的诉讼主张，判决撤销商标评审委员会的复审裁定以及原审判决，并判令商标评审委员会重新做出复审裁定。而在二审判决书中，针对商标授权过程中对于在先商号权的保护的问题进行了指导性的阐述。

三、法律问题分析

通过以上的案情介绍，我们可以看出，本案中，对于在先商号权的保护问题是一个关键。《商标法》第三十一条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”该条中所指的在先权利，应当是在争议商标申请注册日之前已经取得的，除商标权以外的其他权利，包括著作权、外观设计专利权、姓名权、肖像权等，也包括商号权。在二审判决中关于此点做了如下阐述：

在审查判断争议商标是否损害在先权利时，对于《商标法》已有特别规定的在先权利，应按照《商标法》的特别规定予以保护；《商标法》虽无特别规定，但根据《民法通则》等其他法律的规定属于应予保护的合法权益的，应当根据相应的规定给予保护。《反不正当竞争法》第五条第（三）项规定，经营者不得采用擅自使用他人的企业名称、引人误认为是他人的商品的不正当手段从事市场交易，损害竞争对手。《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第六条第一款规定：“企业登记主管机关依法登记注册的企业名称，以及在中国境内进行商业使用的外国（地区）企业名称，应当认定为反不正当竞争法第五条第（三）项规定的‘企业名称’。具有一定的市场知名度、为相关公众所知悉的企业名称中的字号，可以认定为反不正当竞争法第五条第（三）项规定的‘企业名称’。”根据上述法律及司法解释的规定，作为企业名称最显著识别部分的商号属于《商标法》第三十一条规定的在先权利。

由此可见，二审法院对于《商标法》第三十一条规定的在先权利中包括在先商号权这一点也做出了明确的认定。

通常，依据《商标法》第三十一条规定保护的作为在先权利的商号，是指与系争商标核定使用的商品或服务相同或类似的商品或服务上，在先使用并已产生一定知名度且容易导致相关公众混淆或误认的商号。

但在本案中，被异议商标指定使用的“照明器、热焊枪、热水器、冰箱、风扇（空气调节）、自来水或煤气设备和管道的调节附件、水龙头、卫生器械和设备、水净化装置、暖器”等商品依据中国《类似商品和服务区分表》（以下称“《区分表》”）属于第11类，而TDK株式会社的“电子元器件”商品属于第9类，二者并不属于相同或类似商品。对此，我方作为TDK株式会社的代理人，主要从以下三个方面进行了主张，强调了被异议商标与TDK株式会社的商号共存将会导致相关公众的混淆和误认。

1、在先商号的独创性。如果商号所使用的文字并非常见的词语，而是没有确切含义的臆造词汇，则可以认定其具有独创性。本案中，“TDK”是TDK株式会社独创的字母组合，其源于TDK株式会社1935年创立之初时的公司英文名称——Tokyo Denki Kagaku Kogyo K.K.（东京电气化学工业株式会社），该字母组合是TDK株式会社首创使用的，具有极强的显著性。

2、在先商号的知名度。认定在先商号在相关公众中是否具有知名度，应从商号的登记时间、使用该商号从事经营活动的时间跨度、地域范围、经营业绩、广告宣传情况等方面来考察。本案中，“TDK”是TDK株式会社自1983年开始使用至今的商号，同时也是TDK株式会社在中国成立多年的多家关联公司的商号。在案证据显示，TDK株式会社的产品销往包括“海信”、“明基”、 “摩托罗拉”、“海尔”、“华为”、“飞利浦”、“TCL”等多家知名电子厂商，涉及通信、照明等多个行业，在电子元器件业界获得了很高的评价。同时，在多个报纸杂志中，都有关于TDK株式会社的报道。由此可见，“TDK”商号在被异议商标的申请日前已经在中国取得了极高的知名度。

3、被异议商标指定使用的商品与在先商号权人提供的商品的关联程度。本案中，被异议商标的指定商品与TDK株式会社的“电子元器件”商品虽然依据《区分表》并不属于类似商品，但并非商品依据《区分表》不相类似就不能适用《商标法》第三十一条给予在先商号权以保护。商标与商号同属于商业标识，其最主要的功能在于区分商品来源。在考察商标与商号是否构成冲突，最根本的判断原则应是考虑是否会造成相关公众对产品来源的误认和混淆。鉴于TDK株式会社的在先商号的极高知名度以及该知名度所辐射的行业领域与被异议商标的指定商品具有较强的关联性，同时被异议商标的文字部分与TDK株式会社的商号完全相同，消费者在看到被异议商标时，必然会受TDK商号先入为主的影响，会自然的联想到TDK株式会社，误将使用被异议商标的商品当做是TDK株式会社或其关联公司的产品，认为该产品是TDK株式会社所经营的系列产品之一，或认为该产品是经TDK株式会社授权生产并使用这一商标的，或是与TDK株式会社之间存在其他某种法律上的或是生产经营上的联系。

同时，我方还向法院提出，应充分考虑《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》（法发〔2010〕12号）中的有关原则，从保护消费者和同业经营者的利益，有效遏制不正当抢注行为，尽可能消除商业标志混淆的可能性的角度出发，适当从严掌握商标授权确权的标准，对TDK株式会社具有较高知名度和较强显著性的在先商号权给予保护。

我方的主张得到了二审法院的支持。二审法院最终认定被异议商标的申请注册损害了TDK株式会社的在先商号权，违反了《商标法》第三十一条的规定。其具体认定如下：

虽然被异议商标指定使用的“照明器、热焊枪、热水器、冰箱、风扇（空气调节）、自来水或煤气设备和管道的调节附件、水龙头、卫生器械和设备、水净化装置、暖器”等商品在功能、用途等方面与“电子元器件”等商品存在一定差异，在“电子元器件”等商品往往是生产“照明器、热焊枪、热水器、冰箱、风扇（空气调节）、自来水或煤气设备和管道的调节附件、水龙头、卫生器械和设备、水净化装置、暖器”等商品所需的零配件，二者在整个生产环节上具有较强的关联性，尤其是在被异议商标文字部分与在先商号完全相同的情况下，在上述商品上使用与TDK株式会社在先使用并具有一定影响的商号相同或近似的商标，容易导致相关公众的混淆误认，从而损害TDK株式会社的在先商号权。

二审法院在本案中的上述认定，与最高人民法院在（2011）知行字第37号行政诉讼再审案件中的观点一致。再次表明了，在商标授权确权案件时，审查判断相关商品是否类似，应当考虑商品的功能、用途、生产部门、销售渠道、消费群体等是否相同或者具有较大的关联性，两个商标共存是否容易使相关公众认为商品或服务是同一主体提供的，或者其提供者之间存在特定联系。《区分表》可以作为判断类似商品或在服务的参考，但商品和服务的项目更新和市场交易情况不断变化，类似商品和服务的类似关系并不是一成不变的，不能机械、简单地以《区分表》为依据或标准，而应当考虑更多的实际要素，结合个案的情况进行认定。

四、小结

1、在先商号权属于《商标法》第三十一条规定的在先权利，而在具体的案件中，应当根据在先商号所具有的独创性、知名度，以及双方商品或服务的关联程度，来确定在先商号权的保护范围。

2、如在先商号具有一定知名度，且系争商标的注册与使用容易导致相关公众的混淆和误认，致使在先商号权人的利益可能受到损害的情况下，应当判定系争商标的申请注册损害了在先商号权。

3、不应简单、机械地依据《区分表》来确定双方商品或服务是否构成相同或类似，并以此作为是否给予在先商号权以保护的前提条件。最根本的判断原则应是考虑商标与在先商号的并存是否会导致相关公众对商品来源产生混淆和误认。

（2013年）