从新百伦商标侵权案看商标反向混淆

今年4月24日，广州市中级人民法院（以下称“广州中院”）针对美国知名运动品牌“New Balance”在中国的商标侵权纠纷案作出一审判决，判决“New Balance”在中国的总代理新百伦贸易(中国)有限公司（以下称“新百伦中国公司”）构成对他人“新百伦”商标专用权的侵犯，须停止侵权并赔偿商标权人高达9980万元的侵权赔偿金。该案是广州中院有史以来判决侵权额度最高的案件，且依法认定恶意“反向混淆”行为，构成侵犯他人注册商标专用权，引起社会的广泛关注。

我们都知道，“New Balance”品牌于1906年在美国马拉松之城波士顿创立，是世界知名的运动鞋品牌，被公认为世界“四大跑鞋”之一。其在1989年进入中国市场，产品销售依靠代理商完成，在中国最早使用的中文译名为“纽巴伦”，后因该中文名称被其代理商抢注，改名为“新百伦”。2006年，新百伦贸易(中国)有限公司（以下称“新百伦中国公司”）成立，主要负责在国内销售“New Balance”品牌的运动鞋系列产品，在产品和相关宣传中大量使用了“新百伦”标识。该品牌的运动鞋系列产品在中国大受好评，占据了极高的市场份额，拥有广泛的消费群体。

而事实上，第4100879号“新百伦”商标早在2004年6月4日就被中国广州的商人周乐伦提出注册申请，指定使用在第25类“服装、鞋（脚上的穿着物）、运动衫”等商品上。该商标在获得初审公告后，被“New Balance”的商标权人美国新平衡运动鞋公司（以下称“新平衡公司”）提出异议，新平衡公司认为“新百伦”是对“New Balance”的摹仿，不应核准注册。而该异议理由并未获得商标局的支持，2011年7月18日，商标局裁定异议理由不成立，“新百伦”商标2008年1月7日获得了注册。

2011年7月，周乐伦向新百伦中国公司提出侵权之诉，主张其对“新百伦”享有在先商标权，新百伦中国公司销售标识“新百伦”商标的运动鞋的行为构成商标侵权。周乐伦诉称，其早在1996年就在中国注册了“百伦”商标（据悉，该商标申请人并非周乐伦，周乐伦是通过转让程序受让了该商标，成为该商标的权利人，商标号为865609。），后又注册了本案“新百伦”商标，这些商标都在其设立的企业所生产的男鞋上使用，在很多大型商场都设有销售专柜。

对此，新百伦中国公司反驳称，其将“新百伦”作为“New Balance”的中文名称使用，没有将“新百伦”作为企业字号在商品上突出使用，且其使用时间早于周乐伦，属于善意使用，并且其使用并没用造成相关消费者的混淆和误认，因此不构成商标侵权。

最终，广州中院作出一审判决，判决新百伦中国公司构成商标侵权，应当停止侵权并向周乐伦赔偿其总获利数额的50%，即人民币9980万元。目前，尚没有被告新百伦中国公司上诉的公开消息。

和此前的“蓝色风暴”案、“龙太子”案相同，本案是又一件典型的“反向混淆”案。所谓“反向混淆”，是相对于“正向混淆”而言。正向混淆是传统的商标混淆，指的是使用他人在相同或类似商品上已经注册的商标，导致消费者误认其提供的商品来源于在先商标注册人。而在反向混淆中，虽然在后的商标使用人使用了与他人已经注册的商标相同或近似的商标，但是消费者并不会误认为其提供的商品与在先商标权人有关，相反，通过在后使用人的商标使用行为，会导致消费者误认为在先商标权人提供的商品来源于在后使用人或二者存在特定联系，也就是说，反向混淆中的混淆，是在先注册商标与在后使用商标相混淆。为什么会有这种情况发生呢？原因在于，在反向混淆中，在后的商标使用人通常是具有较高知名度和影响力的大企业，而在先的商标注册人则往往实力较弱，其难以通过强有力的市场营销手段以及大规模的广告宣传使得其商标在短时间内获取极高的知名度。但是，在后的使用人由于实力雄厚，在市场上本身就具有一定的影响力，拥有较为稳定的消费群体，其使用的商标往往能够在较短时间内在消费者中产生的知名度，从而让消费者形成该商标所标识的商品来源就是该使用人，而非真正的商标权人的错误认知。因此，在发生反向混淆时，在先商标权人往往会陷入不能自主使用其注册商标，不仅无法进一步拓展市场，连现有的市场也极易失去的不利境地。换而言之，在该种情形下，造成在先注册商标失去其基本的识别功能，该商标权人利用该注册商标谋求市场声誉、塑造品牌形象的空间和价值受到极大抑制。

本案中，广州中院认为，被告新百伦中国公司通过公开渠道能够轻易获知原告周乐伦的在先商标注册申请信息，并且在案证据表明，被告的关联公司新平衡公司曾对原告的“新百伦”商标提出异议，这说明，其知晓原告的商标注册情况。在明知情况下，仍然在销售和宣传中大量使用“新百伦”字样，而非规范使用其企业名称，该行为难谓正当，有悖于诚信，不应判定为善意使用。被告的行为使得消费者误认为原告提供的商品来源于新百伦公司，与“New Balance”有特定关联，从而导致了消费者的混淆和误认，并割裂了作为商标权人的原告和其注册商标之间的特定联系，损害了原告的合法权益。据此，广州中院判决商标侵权成立，判令被告新百伦中国公司承担侵权责任。

第三次商标法修改后，关于商标侵权，导入了混淆的概念。但并未明确规定混淆的方向，而通常意义上的混淆大多指的是正向混淆，绝大多数的商标侵权案件也都属于传统的正向混淆，即在后使用他人已经注册的商标，导致了与他人注册商标相混淆的情形。并且通常情况下，正向混淆中的在后使用人往往具有傍名牌的主观故意。与此相对，反向混淆中，在后使用人并不是意图让消费者误认为自己的商品与在先商标权人具有关联，而是想将在先商标窃为己有。那么，反向混淆中，商标使用人的恶意是否应当作为考虑的要件呢？

我们知道，传统意义上的混淆，即正向混淆中，不以侵权人具有恶意为必要条件。也就是说，即使是善意的使用，如果使用的商标与他人的注册商标相同或近似，易于造成混淆，则仍然成立侵权。基于这一理论，笔者认为，反向混淆中，同样不应以商标使用人具有恶意为成立侵权的要件之一。虽然在这类案件中，在后商标使用人通常具有恶意，即意图通过大量使用形成市场认知度，割裂在先的商标权人与该注册商标的联系，从而将该商标据为己有，本案亦属于此种情形。在本案中，广州中院认为“新百伦”并非“New Balance”的音译或意译，其意译应为中文“新平衡”，新百伦公司也称其关联公司“New Balance Athletic Shoe，Inc.”为“新平衡运动鞋公司”，产品之前名称为“纽巴伦”，故“新百伦”并非“New Balance”的唯一音译，因此，应认定新百伦公司使用“新百伦”标识的行为存在主观恶意。但实践中，不能完全排除在后使用人在不知晓在先商标注册的情况下使用商标的可能性，在此情况下，如果将恶意作为要件之一考虑，则会出现产生混淆却不成立侵权的情况，这明显对在先商标权人不公。禁止反向混淆的目的之一就是为了保护小型企业的在先商标权，维护公平、平等的竞争环境。当然，笔者认为，在考虑侵权赔偿责任和金额时，是否具有恶意应当作为必须考量的因素之一。

如上所述，反向混淆中，在后的商标使用人往往是具有较高影响力的大型企业，这些企业在推出一个品牌或者使用一件新的商标时，应当有意识的排查侵权可能性。在现今的网络信息社会中，通过简单的查询即能得知一个商标是否已被他人注册，因此这些企业也应当具备排查的能力。作为大企业，对于他人已经注册的商标，应当有意识的主动避让，更不应在明知的情况下执意大量宣传和使用，试图蚕食他人注册商标，否则极有可能为此付出惨痛的代价。

从本案中我们得到启示，企业应当有一套完整的商标战略，不仅要在取得权利、行使权利上下足功夫，在避免侵权风险上也应当给予足够的重视。对于自己打算使用的商标，在使用前一定要先进行查询并及早注册。特别是外国企业，在进入中国市场前，就应当初步确定本土品牌的中文对应商标，并进行全面调查，确认该中文商标是否已有在先注册或使用。一旦发现他人已注册或使用了相同或近似的商标，则应当进一步确认是否能够排除该在先权利，如果难以排除，则应当尽可能改换其他中文商标，以避免侵权的风险。

（2015年）